CA Lyon, 16 mars 2023, RG 19/03615

N° RG 19/03615 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMHS

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 09 avril 2019

( chambre 10 cab 10 H)

RG : 13/01906

SA ANTONIO PUIG (APSA)

SAS NOMS DE CODE

C/

Société EDCO EINDHOVEN B.V.

SAS GIFI DIFFUSION

SAS GIFI MAG

SAS GIFI MAG ([Localité 10])

SAS GFI MAG (D'[Localité 9])

SAS GIFI MAG ([Localité 4])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTES :

SA ANTONIO PUIG (APSA) ESPAGNE, venant aux droits de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI),

[Adresse 5]

[Localité 1]

SAS NOMS DE CODE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société EDCO EINDHOVEN B.V.

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES - SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SAS GIFI DIFFUSION

[Adresse 15]

[Localité 12]

SAS GIFI MAG

[Adresse 15]

[Localité 12]

SAS GIFI MAG

[Adresse 2]

[Localité 10]

SAS GIFI MAG

[Adresse 14]

[Localité 9]

SAS GIFI MAG

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentées par la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON,avoat postulant, toque : 205

Et ayant pour avocat plaidant la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2022

Date de mise à disposition :12 mai 2022 prorogée au 30 juin 2022, puis 29 septembre 2022, 15 décembre 2022 et 16 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société Beauté Prestige International (ci-après la société BPI), en tant que titulaire d'une licence exclusive mondiale délivrée par les sociétés Jean-Paul Gaultier (JPG) et Gaulme pour la création, la fabrication et la commercialisation des articles de parfumerie et cosmétiques sous la marque JEAN-PAUL GAULTIER, commercialisait notamment le parfum, l'eau de toilette et la lotion après rasage « Le Mâle ».

À ce titre, elle était notamment titulaire de :

- la marque figurative française n° 95587225 déposée à l'INPI le 7 septembre 1995 en classes 3, 18 et 25, marque tridimensionnelle consistant en un flacon en forme de tronc masculin sans bras, à la musculature marquée, de couleur bleutée, dont la partie supérieure au-dessus de la taille est rayée de bandes blanches et comportant un bouchon cylindrique métallique,

- des droits sur les modèles de flacon n° 942417-001 et 002 déposés à l'INPI le 25 avril 1994, flacons en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleutée pour le premier, surmontés d'un bouchon cylindrique métallique.

La société Noms de code est une filiale française commune des sociétés Antonio Puig SA (APSA), société de droit espagnol, Gaulme et JPG. Elle est titulaire de l'un des droits revendiqués qui sera évoqué ci-après, consistant dans la marque tridimensionnelle n° 3467921, déposée en classe 3 le 7 décembre 2006 à l'INPI.

Par acte du 4 janvier 2016 et avenant confirmatif du 20 septembre 2016, la société BPI a cédé à la société APSA, dans le cadre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle et autre actifs, notamment :

- le modèle n° 942417 déposé à l'INPI le 25 avril 1994,

- la marque figurative française n° 95587225 déposée à l'INPI le 7 septembre 1995,

- les droits d'auteur dont la société BPI est titulaire concernant le flacon « le Mâle » de Jean-Paul Gaultier (contrat du 1er février 2016),

- les actions en justice pendantes.

La société Gifi diffusion est la centrale d'achat du groupe Gifi, chargée notamment des importations de marchandises destinées à être vendues dans les magasins à l'enseigne éponyme, spécialisés dans la vente d'objets à prix réduits destinés à la personne et à la décoration de la maison.

La société Gifi Mag exploite un certain nombre de magasins situés en France, chacun d'eux constituant un établissement secondaire de l'établissement principal qui se situe à [Localité 12].

Le 30 janvier 2013, des agents de la recette centrale des douanes et droits indirects d'[Localité 10] ont mis en retenue des flacons de parfum : 11 flacons dans le magasin Gifi d'[Localité 10] et 12 dans celui d'[Localité 9] (Cantal). Ces flacons faisaient partie d'un lot de 2 400 parfums identiques provenant de la société néerlandaise Edco Eindhoven BV qui les avait importés de Chine. Les flacons représentent un torse masculin s'évasant dans la partie supérieure, le contenu est d'une teinte bleu ciel tirant sur le vert, le vaporisateur est équipé d'un bouchon chromé muni d'un éperon amovible et l'emballage représente en superposition le biceps d'un homme avec en arrière-plan son regard constitué par l''il et son sourcil. Ils supportent la dénomination du produit « PURE LOOKS eau de toilette ».

Ayant été informée de ces mises en retenue de parfums pouvant être des produits contrefaisants du parfum « le Mâle » de la marque déposée JEAN-PAUL GAULTIER, la société BPI et la société Noms de code ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Lyon une ordonnance les autorisant à faire procéder à la saisie-contrefaçon réelle de deux exemplaires détenus par l'administration des douanes.

Par actes d'huissier de justice du 11 février 2013, ces deux sociétés ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag en contrefaçon de droits d'auteur, de modèles et de marques figuratives françaises afin essentiellement :

- qu'il leur soit fait interdiction sous astreinte de détenir et de vendre des produits contrefaisants,

- que soit ordonnée la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisants et leur remise aux demanderesses afin de destruction,

- de voir condamner les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag à leur verser 100'000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon,

- à titre très subsidiaire, de voir dire qu'il s'agissait d'actes de concurrence déloyale et prononcer les mêmes condamnations,

- de voir ordonner la parution de la décision sollicitée.

La société de droit hollandais Edco Eindhoven BV, qui avait importé et vendu les produits litigieux, est intervenue volontairement à l'instance et la société APSA a indiqué venir aux droits de la société BPI.

Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Edco Eindhoven BV,

- déclaré la société APSA irrecevable en sa demande en contrefaçon des droits d'auteur revendiqués sur le flacon Jean-Paul Gaultier 'le Mâle' lotion après-rasage,

- déclaré la société APSA recevable en sa demande de contrefaçon sur les modèles numéros 942417-001 et 002 mais l'en a déboutée, ainsi que des demandes d'interdiction, de confiscation et de réparation y afférent,

- débouté les sociétés Gifi mag et Gifi diffusion de leurs demandes reconventionnelles en nullité des marques n° 95587225 et 3467921,

- dit que la marque n° 3467921 est opposable à la société de droit hollandais Edco Eindhoven BV,

- déclaré recevable la demande en contrefaçon de la marque n° 3467921 formée par la société Noms de code,

- déclaré recevable la demande en contrefaçon de la marque n° 95587225 formée par la société APSA,

- débouté la société Noms de code de sa demande en contrefaçon de la marque n° 3467921, en ce compris les demandes d'interdiction, de confiscation et de réparation y afférent,

- débouté la société APSA de sa demande en contrefaçon de la marque n° 95587225, en ce compris les demandes d'interdiction, de confiscation et de réparation y afférent,

- déclaré recevable la demande en concurrence déloyale de la société Noms de code,

- déclaré irrecevable la demande en concurrence déloyale formée par la société APSA,

- débouté la société Noms de code de sa demande en concurrence déloyale,

- débouté les sociétés APSA et Noms de code de leurs demandes de publication judiciaire,

- débouté la société de droit hollandais Edco Eindhoven BV de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné les sociétés APSA et Noms de code aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et au paiement aux sociétés Gifi mag, Gifi diffusion et Edco Eindhoven BV, d'une indemnité de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les sociétés APSA et Noms de code ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2019.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2020 par les sociétés APSA et Noms de code qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société APSA recevable à agir sur le fondement des modèles n°942417-001 et n°942417-002,

- dit que la marque n° 3467921 était opposable à la société de droit hollandais Edco Eindhoven BV,

- déclaré la société Noms de code recevable en sa demande de contrefaçon de la marque n°3467921,

- déclaré la société APSA recevable en sa demande de contrefaçon de la marque n°95587225,

- débouté la société de droit hollandais Edco Eindhoven BV de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- juger que la société Antonio Puig (APSA), société de droit espagnol au capital de 6.352.500 euros enregistrée au RCS de Barcelone sous le numéro C.I.F A-08.158.289, ayant son siège [Adresse 5] vient aux droits de la société Beauté prestige international (BPI), en exécution des contrats des 4 janvier et 1er février et 20 septembre 2016,

- juger que les sociétés Gifi n'ont pas justifié d'un approvisionnement conforme à la réglementation légale concernant le défaut d'indication de la dénomination « PURE LOOKS » sur les factures et ce, en infraction des articles 215 et 215 bis du Code des Douanes ni au sens de l'article L.441-3 du Code de Commerce et qu'en conséquence dire que, les produits PURE LOOKS sont des produits contrefaisants par application de l'article L 713-4 du CPI,

- juger la société APSA recevable à agir sur le fondement des droits d'auteur, des marques et des dessins et modèles,

- juger que les sociétés intimées se sont rendues coupables de contrefaçon de droits d'auteur dont la société APSA est titulaire sur le flacon « LE MÂLE » et ce en infraction aux articles L.111-1 et L 335-2 du CPI,

- juger que les sociétés intimées se sont aussi rendues coupables de contrefaçon des droits de dessin et modèle n° 942417-001 et n° 942417-002 dont la société APSA est titulaire sur le flacon « LE MÂLE », et ce, par infraction aux articles L.521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

- juger que les intimées se sont également rendues coupables de contrefaçon de marque figurative française déposée par la société BPI à l'INPI sous le numéro 95587225 le 7 septembre 1995 et par la société Noms de code sous le numéro 3467921 le 7 décembre 2006 et ce en infraction aux articles L 713-3, L 716-1 et suivants du CPI,

En conséquence,

- interdire aux intimées, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir en vente et/ou de vendre des produits contrefaisant les droits d'auteur de la société APSA et/ou les droits de marque et/ou de modèle des sociétés APSA et Noms de code,

- ordonner la confiscation de l'intégralité des produits contrefaisant les droits des sociétés APSA et Noms de code et leur remise aux intimées aux fins de destruction aux frais des défenderesses,

- condamner les intimées in solidum à la somme de 200 000 euros, à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon des droits d'auteur et modèle dont la société APSA est titulaire et des marques appartenant aux sociétés APSA et Noms de code au bénéfice de ces dernières, selon la répartition suivante : 150 000 euros pour la société APSA et 50.000 euros pour la société Noms de code,

- À titre très subsidiaire, et si par extraordinaire la cour n'estimait pas que les intimées ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société APSA, il lui plaira de :

- juger qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale par application de l'article 1382 et suivants du code civil devenu l'article 1240 du code civil compte tenu du risque de confusion existant et

- prononcer les mesures d'interdiction, de confiscation telles que mentionnées ci-dessus et de condamnation des intimées in solidum à une somme de 200 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi au bénéfice de la société APSA,

- ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution à intervenir dans 5 journaux ou magazines au choix des appelantes et aux frais avancés des intimées in solidum et dans une limite de 5 000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 25 000 euros HT,

- débouter les sociétés Gifi et Edco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner également les intimées in solidum à une somme de 25 000 euros chacune par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de saisie-contrefaçon comprenant les honoraires des huissiers, dont distraction au profit de Maître Romain Laffly, Lexavoue Lyon, avocat, sur son affirmation de droit,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2020 par la société de droit hollandais Edco Eindhoven BV qui demande à la cour de :

- recevoir la société néerlandaise Edco dans l'ensemble de ses arguments fins et moyens et déclarer ceux-ci bien fondés,

- débouter la SA Antonio Puig (APSA) et la SAS Noms de code de leur appel principal comme infondé,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Edco Eindhoven BV à l'encontre du jugement rendu le 9 avril 2019 par le TGI de Lyon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et déclaré la société Antonio Puig SA recevable en sa demande de contrefaçon sur les modèles n° 942417-001 et 002,

- l'infirmer de ces chefs et le confirmer pour le surplus,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société APSA irrecevable en ses demandes sur ses demandes relatives aux droits d'auteur,

- juger en tout état de cause l'absence de titularité de droits d'auteur pour défaut d'originalité et l'absence de contrefaçon,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société APSA de l'ensemble de ses demandes relatives à la contrefaçon de droits de dessins et modèles,

- prononcer la nullité des modèles n° 942417-001/002 déposés le 24 mars 1995 en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, dans la rédaction que lui donne aujourd'hui l'ordonnance du 25 juillet 2001,

- dire et juger que la société Noms de code ne peut se prévaloir de la marque n° 3467921, le modèle PURE LOOKS/KINDLOOKS ayant été commercialisé avant le dépôt de la dite marque,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés APSA et Noms de code de l'ensemble de ses demandes relatives à la contrefaçon des marques n° 95587225 et 3467921,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés APSA et Noms de code de l'ensemble de leurs demandes relatives à la concurrence déloyale,

-constater que les appelantes ont agi avec une mauvaise foi des plus confondantes dès lors qu'elles n'ignoraient en rien que :

' dans son arrêt en date du 15 mai 2012, la cour d'appel de Lyon a dit que la société BPI devenue la société espagnole Antonio Puig SA (APSA) ne pouvait se prévaloir de droit d'auteur sur le modèle de flacon "Le Mâle" et que les modèles revendiqués étaient nuls.

' la Cour de cassation par un arrêt en date du 28 juin 2011, a confirmé que le produit KINDLOOKS ne contrefaisait pas la marque tridimensionnelle n° 95 58 72 25 de la société BPI devenue la société espagnole Antonio Puig SA (APSA)

- constater qu'en indiquant aux services des douanes que le produit PURE LOOKS dont elle n'ignorait pas qu'il correspondait au flacon KINDLOOKS constituait une contrefaçon, en taisant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2011 dans le cadre de sa requête aux fins de saisie contrefaçon puis en assignant les sociétés Gifi, les appelantes ont engagé une procédure parfaitement blâmable,

- dire et juger que ce faisant, elles ont commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ainsi qu'un abus de procédure sanctionné par l'article 32-1 du code de procédure civile, et doivent de ce fait être condamnées à payer in solidum à la société Edco des dommages et intérêts proportionnels à la faute ainsi commise, qui doivent donc de ce fait être fixés à 150 000 euros HT,

- condamner solidairement les sociétés APSA et Noms de code à payer à la société Edco

15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés APSA et Noms de code aux frais et dépens d'appel et de première instance, avec recouvrement direct au profit de Me Rose, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2020 par les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag qui demandent à la cour de :

Sur la contrefaçon de droits d'auteur :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société APSA irrecevable en ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur,

Subsidiairement,

-débouter la société APSA de l'intégralité des demandes qu'elle formule sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur.

Sur la contrefaçon de dessins et modèles

A titre incident,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société APSA recevable en sa demande de contrefaçon sur les modèles n°942417-001 et 942417-002,

Subsidiairement,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société APSA de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de dessins et modèles,

Sur la contrefaçon de marques

A titre incident,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société APSA recevable en sa demande de contrefaçon de la marque n°95587225,

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les sociétés Gifi mag et Gifi diffusion de leurs demandes reconventionnelles en nullité des marques n°95587225 et 3467921,

- prononcer la nullité de l'enregistrement des marques n°95587225 et 3467921,

- débouter les sociétés APSA et Noms de code de l'intégralité des demandes qu'elles formulent au titre de la contrefaçon de marques.

Subsidiairement,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Noms de code de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société APSA de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque,

Sur la concurrence déloyale

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré la société APSA irrecevable en l'intégralité de ses demandes sur le terrain de la concurrence déloyale,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Noms de code de l'intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

Subsidiairement,

- débouter la société APSA de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre de la concurrence déloyale,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés APSA et Noms de code de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les sociétés APSA et Noms de code de leurs demandes de publication judiciaire,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné les sociétés APSA et Noms de code aux entiers dépens de première instance ainsi qu'au paiement aux sociétés Gifi diffusion et Gifi mag de la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés APSA et Noms de code à payer aux sociétés Gifi diffusion et Gifi mag la somme de 15 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,

Subsidiairement,

- dire et juger que la société Edco devra relever et garantir les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

Condamner la société Edco à payer aux sociétés Gifi diffusion et Gifi mag la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 octobre 2020.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

La cour relève par ailleurs, à l'instar du premier juge, à la lecture de leur extrait Kbis, que le siège social des sociétés Gifi diffusion et Gifi mag est situé à [Adresse 13] et que cette dernière comprend plusieurs établissements secondaires, dont ceux du Puy en Velay, d'[Localité 10] et d'[Localité 9] ; que des assignations ont été délivrées en février 2013 à l'initiative des sociétés BPI et Noms de code, aux sociétés Gifi diffusion et Gifi mag « de Villeneuve sur Lot », sur le lieu de leurs sièges sociaux, mais également aux sociétés Gifi mag « du Puy en Velay », Gifi mag « d'[Localité 10] » et Gifi mag « d'[Localité 9] », établissements secondaires.

Ces derniers ne sont pas dotés de la personnalité juridique et il convient ainsi de considérer, comme le tribunal, que seules les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag ont été effectivement attraites devant le premier juge ou en cause d'appel, seules valablement intimées avec la société de droit hollandais Edco Eindhoven BV par les sociétés BPI et Noms de code.

La cour constate enfin que la disposition par laquelle le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Edco Eindhoven BV n'a pas été critiquée par les appelantes aux termes de leur déclaration d'appel et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun appel incident des intimées ; elle est donc devenue irrévocable.

Les sociétés APSA et Noms de code allèguent à titre principal plusieurs contrefaçons à l'encontre des intimés, tenant d'abord dans la contrefaçon de droits d'auteur concernant « le flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE lotion après rasage », ensuite dans la contrefaçon de deux modèles déposés sous les n° 942417-001 et 002, le 25 avril 1994, par la société BPI et enfin dans la contrefaçon de deux marques enregistrées l'une au bénéfice de la société Noms de code et l'autre au bénéfice de la société APSA ; elles réclament de ces chefs des mesures d'interdiction, de confiscation et de réparation s'y rapportant.

Avant de décliner les différentes contrefaçons selon leur nature, elles font état, à titre liminaire, de l'existence des contrefaçons alléguées au seul constat de l'irrégularité des factures d'approvisionnement.

La nullité des marques susvisées est réclamée à titre reconventionnel par les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag.

À titre subsidiaire, les appelantes concluent à l'existence d'actes de concurrence déloyale et elles réclament de ce chef les mêmes mesures d'interdiction, de confiscation et de réparation sur ce fondement que les mesures réclamées au titre de leurs demandes principales.

La cour observe par ailleurs que les demandes fondées sur les différentes contrefaçons et celles formées au titre de la concurrence déloyale ont été contestées par les défenderesses dans leur recevabilité devant le premier juge avant d'être discutées au fond et qu'il en est de même en cause d'appel.

C'est ainsi que dans un souci de présentation claire et respectueuse de la nature principale ou subsidiaire des demandes qui lui sont présentées, la cour examinera d'abord la question de l'existence des contrefaçons issue de l'irrégularité des factures d'approvisionnement

Sera ensuite éventuellement abordée la question de la contrefaçon des droits d'auteur, se divisant elle-même dans l'examen de la recevabilité des demandes et dans l'hypothèse de leur recevabilité, celui de l'existence des actes de contrefaçon et des mesures devant être prises à titre de sanction ou en indemnisation.

Avant même que soit abordée la question de la contrefaçon des deux modèles, la cour devra examiner la demande en nullité desdits modèles formée par la société Edco Eindhoven en cause d'appel.

Sera ensuite éventuellement examinée la question de la contrefaçon des deux modèles revendiqués par les appelantes, divisée en un examen de la recevabilité des demandes avant que puisse être abordé éventuellement l'examen du bien fondé des demandes et des sanctions.

La cour procédera ensuite à l'examen de la demande en nullité des marques en cause, soulevée à titre reconventionnel par les intimées.

Pourra alors éventuellement être abordée la question de leur contrefaçon, avec de nouveau un débat sur la recevabilité des demandes suivi d'un éventuel débat au fond.

Les demandes subsidiaires en concurrence déloyale seront enfin éventuellement examinées par la cour en dernier lieu, au cas où il n'aurait pas été fait droit aux demandes principales des appelantes sur le terrain des contrefaçons.

Seront enfin abordées la demande de publication de la décision, la demande en garantie présentée par les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag, et les demandes accessoires tenant dans l'octroi de dommages-intérêts pour abus de procédure ou d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

I Sur les contrefaçons nées de l'irrégularité des factures d'approvisionnement :

Les sociétés appelantes présentent à titre liminaire au début de la partie « Discussion » de leurs conclusions, un paragraphe intitulé « Sur le défaut d'indication de la dénomination « PURE LOOKS » sur les factures d'approvisionnement » aux termes duquel elles considèrent, au visa de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, que les contrefaçons qu'elles allèguent, sans distinction entre celles relevant de la contrefaçon des droits d'auteur, celles relevant de la contrefaçon de dessins ou modèles ou celles relevant de la contrefaçon de marques, seraient établies par la simple irrégularité des factures d'approvisionnement qui feraient référence à un produit « KINDLOOKS » alors que les flacons saisis sont dénommés « PURE LOOKS ».

La cour constate que la retenue opérée par l'administration des douanes le 30 janvier 2013, portait sur des flacons de parfums « PURE LOOKS », importés de Chine par la société Edco Eindhoven BV et livrés en provenance des Pays Bas puis répartis dans l'ensemble des magasins du groupe Gifi sur le territoire national.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 février 2013 mentionne que la facture remise à l'huissier de justice instrumentaire faisait cependant état d'un montant de 24 948 euros correspondant notamment à 2 376 produits « KINDLOOKS » en provenance de Chine et non de produits « PURE LOOKS ».

La cour constate ainsi que la facture d'approvisionnement ne correspond pas à la dénomination des produits livrés, alors même que les produits «  KINDLOOKS » seuls visés sur la facture ont fait l'objet par le passé, de décisions de justice les considérant contre contrefaisants.

Si la non conformité des factures d'approvisionnement peut être sanctionnée par les dispositions du code des douanes ou celles du code de commerce ainsi que le rappellent à juste titre les sociétés APSA et Noms de code, ces dernières, comme le relèvent à juste titre les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag, n'exposent pas en quoi cette différence de dénomination sur les factures des produits saisis serait constitutive à elle seule, des contrefaçons qu'elles invoquent au titre des droits d'auteur, des dessins et modèles et des marques, l'article L.713-4 qu'elles visent à ce titre ne concernant d'ailleurs que les marques, dans un chapitre consacré à la définition des droits conférés par leur enregistrement.

La demande des intéressées tendant à voir reconnaître l'existence des contrefaçons alléguées à ce seul titre, doit donc être rejetée.

II Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur :

Le tribunal a considéré que la société BPI ne peut être considérée comme présumée titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre revendiquée à la date de l'assignation, qu'elle ne justifie pas davantage d'une cession de ces droits à son profit et qu'elle n'a donc pu de ce fait transmettre des droits dont elle n'était pas titulaire à la société APSA qui doit ainsi être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de droits d'auteur revendiqués sur le flacon JEAN PAUL GAULTIER « LE MALE » lotion après rasage.

Sur la recevabilité de la société APSA en sa demande en contrefaçon de droits d'auteur :

La société APSA prétend, en ce qu'elle vient aux droits de la société BPI, bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur concernant le flacon « LE MALE » lotion après rasage, vendu sous la marque JEAN-PAUL GAULTIER, puisque la société BPI a commercialisé ce flacon sous ce nom depuis 1995, date de sa première commercialisation ; elle ajoute que ces droits d'auteur lui ont été transmis, avec le droit de poursuivre les instances en cours, selon contrat du 9 avril 2015 et avenant confirmatif du 20 septembre 2016.

Elle considère à l'inverse de ce qui a été jugé par le tribunal, que la société BPI était seule chargée, conformément au contrat de licence mondial qu'elle avait conclu, de la fabrication et de la vente des produits et notamment de ceux portant la marque JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE et avait une obligation d'exploitation.

Elle ajoute que l'ensemble des éléments qu'elle produit (contrat de licence, factures, attestations, dossiers de presse...) démontre que l'exploitation par la société BPI des droits d'une oeuvre sous son nom était de notoriété publique et qu'elle était paisible et non équivoque.

Les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag invoquant le défaut de qualité à agir de la société APSA en contrefaçon de droits d'auteur, soutiennent que ne sont produits au dossier que les deux contrats de cession confirmatifs des 6 janvier et 1er février 2016 qui font référence à deux contrats des 9 avril 2015 et 4 janvier 2016 qui ne sont pas produits ; qu'au titre des seuls documents ainsi produits, la créance cédée qui doit nécessairement être identifiée pour permettre la transmission de son accessoire constitué par l'action en justice correspondante, n'est nullement identifiée.

Elles ajoutent, concernant notamment les droits d'auteurs, que les contrats ne font état que d'un transfert effectif de propriété de droits d'auteurs, sans évoquer le droit d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours.

Elles font par ailleurs valoir que les contrats de cession de créances produits n'ont jamais été signifiés aux sociétés Gifi et leur sont donc inopposables, aucun élément ne permettant enfin de constater, ni que l'atteinte prétendue à ses droits par la société APSA serait actuelle ou postérieure aux constatations opérées en février 2013, ni que les sociétés Gifi auraient poursuivi la commercialisation postérieurement aux contrats susvisés.

Elles invoquent enfin l'absence de démonstration par la société APSA, d'une exploitation paisible et non équivoque du flacon litigieux par la société BPI, les pièces produites en ce sens se trouvant dépourvues de caractère probant en ce que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, en ce qu'elles ne peuvent être situées dans le temps ou en ce qu'elles concernent des périodes bien postérieures à 1995, sans faire apparaître l'existence de la société BPI dont l'exploitation ne pourrait au plus, n'apparaître que comme ponctuelle.

La société Edco Eindhoven BV indique s'associer aux moyens soulevés par les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag.

Sur ce :

Le premier juge a très justement considéré qu'en l'absence de dispositions spéciales relatives à la qualité pour agir en matière de contrefaçon de droits d'auteur, il convient de se référer aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, en vertu desquels l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Une personne morale ne peut être investie, à titre originaire, des droits sur une 'uvre de l'esprit protégée au titre du droit d'auteur qu'à la condition de prouver l'existence d'une 'uvre collective. Dès lors qu'une telle qualification n'est ni alléguée, ni retenue, l''uvre doit nécessairement être attribuée à une ou plusieurs personnes physiques. La personne morale qui revendique des droits patrimoniaux les tient donc nécessairement d'une personne physique ou d'une personne morale à laquelle ces droits ont été cédés. Il appartient dès lors à la personne morale, sauf à se prévaloir de la présomption prétorienne de titularité des droits d'auteur du fait de l'exploitation d'une 'uvre, de prouver l'existence d'une cession de droits à son profit.

S'agissant de la présomption prétorienne de titularité des droits d'auteur du fait de l'exploitation d'une oeuvre, la jurisprudence retient avec constance qu'en l'absence de revendication de l'auteur ou de ses ayants droit et quand bien même il serait identifié, l'exploitation paisible et non équivoque d'une 'uvre de l'esprit par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''uvre des droits d'auteur. Cette présomption simple peut être combattue. Le bénéfice de la présomption de titularité de droits d'auteur revient à celui qui rapporte la preuve d'actes d'exploitation paisible et non équivoque, sans qu'il n'ait à justifier de l'existence d'une cession de droits à son profit.

Les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag contestent la recevabilité de la demande de la société APSA en ce qu'elle tient ses droits de la société BPI qui a introduit l'action en justice ; la recevabilité de la titularité des droits de la société BPI doit donc, ainsi que l'a très justement considéré le tribunal, être appréciée avant la question de l'éventuelle cession de droits au bénéfice de la société ASPA.

Les sociétés appelantes invoquent la présomption de titularité des droits d'auteur au bénéfice de la société BPI du fait de l'exploitation qu'elle aurait faite sous son nom et depuis 1995 du « flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE lotion après rasage » sur lequel les droits d'auteur sont revendiqués. (page 6/107 des conclusions des appelantes)

Le premier juge a très justement considéré que dans la mesure où le droit d'auteur se trouve revendiqué sur un flacon, le fait que la société BPI ait signé un contrat de licence sur la marque JEAN-PAUL GAULTIER « LE MALE » est indifférent et ne justifie pas la production des contrats de cession d'origine aux débats.

Pour établir l'exploitation paisible et non équivoque de l'oeuvre, la société APSA renvoie aux pièces n° 10, 11, 12, 13, 21, 22, 45, 47, 92, 93, 95, 101 et invoque de nombreuses décisions de justice en ce sens.

Le premier juge a très justement considéré dans des termes pertinents que la cour adopte, que les pièces 11 intitulée « attestation [O] concernant le chiffre d'affaires réalisé par BPI avec la ligne « LE MALE », 47 intitulée « attestation comptable concernant le chiffre d'affaires réalisé par BPI depuis 1995 concernant LE MALE », également rédigée par M. [O], 12 intitulée « attestation [O] concernant les dépenses publicitaires et promotionnelles consacrées à la ligne LE MALE, 13 intitulée « dossier de presse concernant LE MALE de Jean-Paul Gaultier », 22 intitulée « liste des prix et récompenses du flacon CLASSIQUE et LE MALE à compter de 1995" et 45 intitulée « premières factures de commercialisation correspondant au flacon LE MALE » et associée aux photographies de la pièce 46 intitulée « documentation commerciale LE MALE », étudiées isolément ou de façon combinée, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une exploitation paisible et non équivoque du flacon litigieux par la société BPI.

Les nouvelles pièces invoquées en cause d'appel (10, 21, 92, 93, 95, 98 et 101) et produites au soutien des moyens des appelantes, tendant à voir reconnue la présomption de titularité des droits d'auteur au profit de la société BPI, ne permettent pas plus d'établir, prises isolément ou de façon combinée avec l'ensemble des autres éléments, l'exploitation paisible et non équivoque alléguée dans la mesure où :

- la pièce 10 intitulée « attestation de M. [N] concernant la marge BPI » concerne la marge brute dégagée pour les produits « JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE eau de toilette vapo 125 ml » et non le flacon LE MALE après rasage,

- la pièce 98 intitulée « attestation du commissaire aux comptes de BPI le cabinet KPMG concernant le chiffre d'affaires de BPI de 2013 à 2015 pour la ligne JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE » ne concerne que les « parfums JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE »,

- la pièce 21 intitulée « contrat de licence » ne concerne que la licence exclusive d'exploitation des marques, concédée le 12 juillet 2001, par les sociétés Gaulme et Jean-Paul Gaultier à la société BPI,

- la pièce 92 intitulée « extrait profil Linkedin Monsieur [B] [O] » ne remet pas en cause le fait que ce dernier, même en sa qualité de dirigeant de la société, était un préposé de la société BPI quand il a rédigé ses attestations constituant les pièces 11, 12 et 47,

- il en est de même pour la pièce 93 intitulée « extrait Kbis société BPI au 20 novembre 2012" qui ne fait que confirmer la qualité d'administrateur de l'intéressé au sein de la société BPI en 2012,

- la pièce 101 intitulée « complément de dossier de presse », consiste dans une collecte d'articles de presse édités par « La Tribune » le 17 janvier 1997, « Challenge » en juin 2000, « France couture » en juin 2000, un éditeur inconnu à une date inconnue, « Capital » en juillet 1996 et « Le Figaro » en avril 2015, et n'apporte aucun élément précis sur l'exploitation par la société BPI des droits d'auteur litigieux, se bornant essentiellement à vanter les mérites de M. Jean-Paul Gaultier et des sociétés créées autour des produits de marque JEAN-PAUL GAULTIER.

L'ensemble des pièces produites au dossier de la cour ne permet donc pas d'établir, au-delà d'une exploitation ancienne et ponctuelle, datée de l'année 1995, alors que les faits de contrefaçon allégués ont été constatés en 2013, soit plus de 18 années plus tard, une exploitation paisible et non équivoque du flacon litigieux sous le nom de la société BPI.

La société BPI ne saurait donc être présumée titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre revendiquée à la date de l'assignation.

Dès lors qu'elle ne justifie pas non plus d'une cession de droits d'auteur à son profit, elle n'a pu transmettre à la société APSA des droits dont elle n'était pas titulaire.

Le premier juge a ainsi à juste titre, considéré que la société APSA était irrecevable en sa demande concernant les droits d'auteur revendiqués sur le « flacon JEAN-PAUL GAULTIER LE MALE lotion après rasage » et le jugement mérite confirmation de ce chef.

III Sur la demande en nullité des modèles n° 942417-001 et 002 :

Il ressort des documents produits aux dossiers des parties que la société BPI a déposé à l'INPI, le 25 avril 1994, deux modèles de flacon en la même forme de tronc masculin sans bras et surmonté d'un bouchon cylindrique en métal, dont l'un de couleur bleutée.

modèle n° 942417-001 modèle 942417-002

La cour constate que devant le premier juge, la société Edco Eindhoven BV n'a formé aucune demande en nullité des modèles ; en cause d'appel, elle réclame à la cour de prononcer la nullité des modèles n° 942417-001/002 déposés par la société BPI le 24 mars 1995, au visa de l'article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001.

La société Edco Eindhoven BV soutient que les modèles ont été annulés par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 10 mai 2012, ajoutant que le modèle « CALVO » antériorise l'ensemble des droits de modèles revendiqués.

La société APSA expose que la société Edco Eindhoven ne peut prétendre que le modèle CALVO antérioriserait les modèles revendiqués par la société BPI, en ce qu'il a été jugé comme non antérieur et en ce qu'il est sans le moindre rapport avec le modèle LE MALE de JEAN-PAUL GAULTIER ; elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2012 invoqué par l'intimée pour soutenir sa demande, a été cassé par un arrêt du 10 septembre 2013 de la Cour de cassation, la validité des modèles ayant été consacrée depuis à plusieurs reprises par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2015 et la cour d'appel de Bordeaux le 3 septembre 2018.

Sur ce :

La société Edco Eindhoven ne peut sérieusement invoquer, à l'appui de sa demande en nullité des modèles susvisés, la reproduction in extenso de la motivation d'un arrêt rendu le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Lyon alors même que force est de constater que cet arrêt a été cassé, pour manque de base légale s'agissant de la question afférente à la nullité du modèle, par un arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2013.

La cour d'appel de Paris à qui il était demandé de prononcer la nullité du modèle déposé, a considéré qu'elle n'était pas valablement saisie de cette demande dans un arrêt du 30 janvier 2015 et la cour d'appel de Bordeaux a par ailleurs, par arrêt du 3 septembre 2018, considéré que le modèle de flacon ainsi déposé par la société BPI était protégeable, en rejetant le moyen tiré de l'absence de nouveauté et/ou d'originalité invoquée ; la jurisprudence ainsi invoquée par la société Edco Eindhoven BV ne peut donc en aucun cas suffire à justifier que soit prononcée la nullité du modèle de flacon déposé par la société BPI.

La société Edco Eindhoven précise enfin que l'annulation des modèles est d'autant plus justifiée que le modèle « CALVO » antériorise l'ensemble des droits de modèles revendiqués ; la cour constate toutefois, que la seule photographie d'un flacon dont aucun élément ne permet de s'assurer ni de l'origine, ni de la date à laquelle elle a été prise et ni de la date à laquelle cet objet aurait été commercialisé, ne saurait suffire à démontrer le défaut de nouveauté du modèle revendiqué.

La demande en nullité des modèles n° 942417-001 et 002 doit donc être rejetée.

IV Sur les demandes en contrefaçon de modèles :

- sur la recevabilité de la demande en contrefaçon présentée par la société APSA:

Le tribunal a déclaré recevable la société APSA en sa demande de contrefaçon de modèles ; il a, constatant que la transmission totale de propriété au profit de la société APSA est inscrite au registre INPI, satisfaisant en cela aux dispositions de l'article L.513-3 du code de la propriété intellectuelle et que la communication intégrale à l'INPI ou la communication aux tiers du contrat de cession en intégralité n'était pas exigée par la loi, considéré que les documents transmis suffisaient à délivrer une information claire et exhaustive s'agissant de la transmission des droits, s'accompagnant aux termes du contrat de cession, du transfert du droit d'ester en justice et de l'intégralité des actions en cours afférentes aux modèles n° 942417-001 et 002.

La cour constate que si les parties intimées concluent aux termes des dispositifs respectifs de leurs conclusions d'appel, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la société APSA en sa demande de contrefaçon sur les modèles n° 942417-001 et 002, aucune demande tendant à voir cette dernière déclarée irrecevable en cette demande et celles afférentes n'est présentée à la cour, seulement saisie d'une demande en nullité desdits modèles formée par la société Edco Eindhoven et d'une demande subsidiaire de la société APSA tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité des demandes formées sur ce fondement.

En l'absence de demande présentée de ce chef, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a déclaré recevable les demandes relatives à la contrefaçon de modèles de la société APSA, les développements consacrés à cette question par les société intimées étant inopérants.

- sur la contrefaçon de modèles :

Le tribunal a rejeté les demandes présentées par la société APSA au titre de la contrefaçon de modèles en considérant que l'impression visuelle d'ensemble qui se dégage des flacons n'est pas la même de sorte que l'observateur averti ne sera pas amené à considérer que les deux flacons litigieux « PURE LOOKS » sont une déclinaison des flacons protégés au titre des modèles n° 942417-001 et 002.

La société APSA développe ses moyens pour justifier la réalité de la contrefaçon des deux modèles déposés en pages 85 à 90/107 de ses conclusions ; elle soutient que des éléments caractéristiques tenant à un buste d'homme sans bras, sans tête, particulièrement musclé, surmonté d'un vaporisateur cylindrique métallique en métal argenté, de couleur bleue pour le premier et noire pour le second, sont retrouvés sur les flacons « KINDLOOKS » saisis ; que l'impression d'ensemble est identique, un observateur averti pouvant croire, compte tenu des ressemblances flagrantes, qu'il s'agit d'une déclinaison bon marché du modèle revendiqué, portant ainsi par ailleurs atteinte à son image de marque.

Elle invoque l'exceptionnelle notoriété du flacon « LE MALE » depuis près de 25 ans, constatée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 30 janvier 2015, contre lequel le pourvoi formé a été rejeté et précise que le flacon « KINDLOOKS » est offert à la vente sur différents sites internet comme un équivalent du produit « LE MALE » de JEAN-PAUL GAULTIER.

Elle ajoute enfin que la simple différence de couleur des modèles (bleue pour le premier modèle protégé et noire pour le second) ne constitue qu'un détail insignifiant compte tenu de la spécificité des formes reproduites et de l'exceptionnelle notoriété du flacon « LE MALE » de JEAN-PAUL GAULTIER.

Les sociétés Gifi diffusion et Gifi mag reprennent à leur bénéfice la motivation du jugement critiqué qui démontre que l'impression visuelle d'ensemble qui se dégage des deux flacons est d'autant plus différente que leurs couleurs, certes dans les nuances de bleu, ne sont pas identiques.

Elles ajoutent que le flacon revendiqué au titre du modèle n° 942417-001 est en verre translucide d'un bleu profond alors que le flacon « PURE LOOKS », en verre dépoli blanc, contient un liquide coloré bleu vert, ce qui induit des différences importantes ; qu'en outre, le flacon « PURE LOOKS » est revêtu d'un ornement en forme d'éperon au niveau du vaporisateur qui est particulièrement distinctif et renforce encore davantage la vision fantasmée d'un corps d'homme puissant.

La société Edco Eindhoven reprend également à son bénéfice la motivation retenue par le premier juge et celle du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2013 s'agissant du produit « KINDLOOKS » qu'elle considère identique au produit « PURE LOOKS ».

Sur ce :

En application de l'article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ».

L'article L.513-5 du même code dispose que « La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ».

Pour caractériser une contrefaçon de dessins et modèles, le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l'observateur averti une impression visuelle globale différente du modèle revendiqué de sorte qu'il importe peu que les modèles litigieux présentent, en part