TJ 75056, 6 mai 2026, RG 25/01858

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Alexandra NERI #J0025
- Me Denis SCHERTENLEIB #A0948
- Me Amandine METIER #P512

■

3ème chambre
3ème section

N° RG 25/01858

N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6T

N° MINUTE :

Assignation du :
10 février 2025

JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026

DEMANDERESSES

Société [E] PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street
CAMBRIDGE, MA02139 (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Société [W] [T], LP
800/850 Ridgeview Drive
HORSHAM, PENNSYLVANIE 19044 (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Société [Z] GmbH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34,
CH-6300, ZUG (SUISSE)

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

DÉFENDERESSE

S.A.S. [Q] FRANCE
35 rue du Val de Marne
75013 PARIS

représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0948

Décision du 06 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/01858 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6T

PARTIE INTERVENANTE

THE UNITED STATES OF AMERICA, intervenante volontaire
U.S. Department of Justice, 1100 L Street,
NW, Washington D.C., 20530 ( ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

représentée par Maître Amandine METIER de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P512

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge ;

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, puis prorogé au 06 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés de droit américain [E] Pharmaceuticals, Inc (ci-après “la société [E]”), [W] [T], LP (ci-après “la société [W]”) et la société de droit suisse [Z] GmbH International (ci-après " la société [Z] ") se présentent comme des sociétés pharmaceutiques, spécialisées dans la recherche, le développement et la commercialisation de traitements innovants.
Les États-Unis d'Amérique se présentent comme titulaires:- du brevet EP 2 251 344 (" EP 344 ") divisionnaire du brevet EP 1 355 910 déposé le 25 janvier 2002 et issu d’une demande internationale WO2022/059130 (PCT/US2002/001907) (« WO130 »), délivré le 30 mars 2016 et dont le titre est « Formulation des composés d’acide boronique »;
- du brevet EP 3 078 667 (" EP 667 ") divisionnaire du brevet EP344, délivré le 21 novembre
2018, et dont le titre est « Formulation de composés d’acide boronique ».

La société [E] indique détenir sur ces brevets des droits d’exploitation exclusifs en vertu d’une licence concédée le 2 décembre 2002 par les États-Unis d'Amérique, qui a fait l’objet d’un acte confirmatif du 26 avril 2019 inscrit au registre national des brevets le 30 avril 2019.
La société [W] expose être sous-licenciée exclusive de ces brevets en vertu d’un contrat du 30 juin 2003 conclu entre la société Millenium et la société Ortho Biotech [T], LP - également Centocor Ortho Biotech [T], LP, devenue [W] [T], LP, à la suite d'un changement de dénomination sociale, lequel a fait l’objet d’un acte confirmatif du 3 mai 2019, inscrit au registre national des brevets le 15 mai 2019. Elle indique avoir à son tour concédé le 1er avril 2004 une sous-licence exclusive à la société [Z], laquelle a fait l’objet d’un acte confirmatif du 16 mai 2019, inscrit au registre national des brevets le 6 juin 2019.
Ces brevets portent sur le bortézomib, un inhibiteur du protéasome, commercialisé sous le nom VELCADE® et autorisé en monothérapie ou en association, dans le traitement en oncologie de différentes indications du myélome multiple et du lymphome à cellules du manteau. Les sociétés [W] et [Z] commercialisent en Europe ce médicament sous les formes « 3,5 mg, poudre pour solution injectable » et « 1 mg, poudre pour solution injectable».
Ces brevets ont expiré le 25 janvier 2022.
La société [Q] France est spécialisée dans les médicaments génériques. Elle s’est vue délivrer le 10 juillet 2018, selon la procédure dite de “reconnaissance mutuelle”, une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique de la spécialité de référence VELCADE® sous la dénomination « [U] [Q] 3,5 mg, poudre pour solution injectable » qui a ensuite été automatiquement inscrite au répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 26 octobre 2018.
Informée de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché pour la spécialité arguée de contrefaçon, la société [E] a, par courrier de son conseil du 17 avril 2019, notifié à la société [Q] ses droits sur les brevets EP 344 et EP 667 et fait valoir que tout lancement des spécialités génériques en France avant le 26 janvier 2022 serait susceptible de contrefaire ces brevets.
La société [Q] a déclaré la commercialisation de la spécialité à compter du 28 octobre 2019.
C’est dans ces conditions que les sociétés Millenium, [W] et [Z] ont assigné la société [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 en contrefaçon de toutes les revendications des brevets EP 344 et EP 667.
Les États-Unis d’Amérique sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 14 mai 2025 au soutien des prétentions des sociétés [E], [W] et [Z].
La société [Q] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2025 aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés Millenium, [W] et [Z].
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2025, les parties ont demandé au visa de l’article 807-1 du code de procédure civile le renvoi de l’examen des fins de non recevoir au tribunal et la clôture partielle de l’instruction relativement à ces prétentions telles que visées dans l’acte contresigné par avocats notifié avec leurs conclusions.
Par ordonnance du 16 décembre 2025 ont été prononcés la clôture partielle de l’instruction et le renvoi de l’affaire au tribunal aux fins de jugement partiel sur les prétentions tirées des fins de non recevoir, tel que visées à l’acte contresigné par avocats, conformément à l’article 807-1 du code de procédure civile.
Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la société [Q] demande au tribunal de:
A titre principal

JUGER IRRECEVABLES à agir en contrefaçon des sociétés [E] PHARMACEUTICALS Inc., [W] [T] LP et [Z] GmbH INTERNATIONAL;

CONDAMNER les sociétés [E] PHARMACEUTICALS Inc., [W] [T] LP et [Z] GmbH INTERNATIONAL au paiement de 60.000 euros à la société [Q] FRANCE SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire

JUGER IRRECEVABLES les demandes indemnitaires de [E] PHARMACEUTICALS Inc., [W] [T] LP et [Z] GmbH INTERNATIONAL;

RESERVER les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens relatifs au présent incident.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, les sociétés [E], [W] et [Z] demandent au tribunal de:
Débouter la société [Q] FRANCE de ses demandes visant à déclarer irrecevables les sociétés [E] PHARMACEUTICALS INC., [W] [T], LP ET [Z] GMBH INTERNATIONAL pour défaut de qualité à agir en contrefacon des brevets européens EP 2 251 344 et EP 3 078 667 ;

Juger les demandes formées par les sociétés [E] PHARMACEUTICALS INC., [W] [T], LP ET [Z] GMBH INTERNATIONAL recevables ;

Juger la demande indemnitaire des sociétés [E] PHARMACEUTICALS INC., [W] [T], LP ET [Z] GMBH INTERNATIONAL fondée sur un effet tremplin recevable et non-prescrite ;

Juger l’intervention volontaire accessoire de THE UNITED STATES OF AMERICA recevable;

En tout état de cause :

Débouter la société [Q] FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter la société [Q] FRANCE de sa demande de condamnation in solidum à payer la somme de 60.000 (soixante mille) euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile;

Condamner [Q] FRANCE à payer la somme de 40.000 (quarante mille) euros à chacune des sociétés [E] PHARMACEUTICALS INC., [W] [T], LP ET [Z] GMBH INTERNATIONAL en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends au titre de l'article 699 du Code de procédure civile;

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, les États-Unis d’Amérique demandent au tribunal de:
Débouter la société [Q] France de l’ensemble de ses demandes et fins de non recevoir;

Juger les demandes formées par les sociétés [E] Pharmaceuticals Inc., [W] [T], LP et [Z] GmbH International recevables ;

Juger l’intervention volontaire accessoire de The United States of America recevable ;

En tout état de cause :

Débouter la société [Q] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Réserver les dépens.

MOTIVATION

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

I - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Millenium, [W] et [Z] soulevée à titre principal

Moyens des parties

La société [Q] fait valoir que la société [E] ne dispose plus de la qualité à agir en raison de l’expiration des brevets depuis le 25 janvier 2022 qui entraîne l’ extinction de la licence, sa qualité à agir s’appréciant au jour de sa demande en justice, le contrat de licence ne stipulant pas que son droit d’agir aux termes de la clause 11.02 perdure à l’expiration de la licence. Elle ajoute que l’expiration de la licence de la société [E] entraîne celle des sous-licences concédées aux sociétés [W] et [Z].
La société [Q] soutient par ailleurs que l’action en contrefaçon étant une action attitrée, la loi applicable à la qualité à agir doit être déterminée par les règles de conflit de lois relatives aux droits substantiels et non par la loi nationale (ou du for) du juge saisi car la loi applicable à la détermination de la titularité des droits invoqués est conditionnée par le droit substantiel invoqué. Il en résulte selon elle que la qualité à agir de la société [E] est régie par le droit applicable au contrat de licence qui désigne le droit fédéral des États-Unis tel qu’appliqué par les tribunaux fédéraux du District de Columbia. Elle expose qu’une fois la qualité à agir appréciée en vertu de ce droit, pourra être déterminé le droit d’agir en vertu de l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que la licence concédée à la société [E] ne lui permet pas d’ester en justice en vertu du § 281 (chapitre 29) du titre 35 du code des États-Unis tel qu’interprété par les tribunaux américains, qui prévoit que seul le breveté peut ester en justice pour obtenir réparation d’une contrefaçon de son brevet et que le licencié ne peut agir seul en contrefaçon de brevet que si le contrat lui a transmis l’intégralité des droits substantiels et des droits équivalents aux droits du breveté, ce qui n’est pas le cas selon elle du contrat de licence concédé à la société [E] qui ne lui a pas transmis le droit exclusif d’ester en justice, mais seulement un “droit prioritaire”. Elle en conclut que la société [E] est irrecevable à agir en contrefaçon, faute de disposer de droits équivalents à celui du breveté.

Elle affirme que seuls des droits non exclusifs ont été concédés à la société [E] sur les brevets EP 344 et EP 667 dans la mesure où ces brevets ne portent pas selon elle uniquement sur le composé bortezomib qui est seul concerné par l’exclusivité, entrant dans le “domaine d’utilisation sous Licence I”, mais sur une association du composé bortezomib avec une fraction dérivée du mannitol, entrant dans le “domaine d’utilisation sous Licence II”, pour lequel aucune exclusivité n’est concédée. L’absence d’exclusivité est confirmée selon elle par la modification de la licence par l’avenant n°8 visant à permettre à la société [E] d’agir devant les juridictions australiennes en qualité de licenciée exclusive, cet avenant ne faisant notamment plus la distinction entre les domaines d’utilisation et modifiant la clause portant sur les “march-in rights”.

La société [Q] soutient que sa qualité de tiers au contrat de la licence de la société [E] ne s’oppose pas à son droit de débattre de son interprétation et de sa portée, ce contrat constituant pour elle un fait juridique dont il peut être déduit des conséquences juridiques. Elle fait également valoir que les actes confirmatifs invoqués par les sociétés [E], [W] et [Z] ne peuvent pas leur transmettre plus de droits que les contrats de licence initiaux.

Elle indique que la société [E] ne disposant ni d’une licence exclusive, ni du droit d’ester en justice, elle n’a pas pu concéder ce droit aux sous-licenciés, les sociétés [W] et [Z], qui sont en conséquence également irrecevables à agir, précisant ne pas contester leur recevabilité à intervenir dans l’action initiée par la société [E]. Elle ajoute que selon son contrat de licence, la société [W] ne peut agir qu’en cas de carence de la société [E], ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci ne lui ayant par conséquent pas transmis le droit d’agir, de sorte que la société [W] n’a pas pu le transmettre à la société [Z]. Elle soutient que les actes de confirmation prévoient également que les sociétés [W] et [Z] ne peuvent que se joindre à une action en contrefaçon, de sorte qu’elles n’ont pas qualité à agir seules en contrefaçon des brevets EP 344 et EP 667. Elle en conclut que la société [E] étant irrecevable à agir, l’instance ne peut pas se poursuivre avec les seules sociétés [W] et [Z]. Elle fait valoir qu’en tout état de cause les sociétés [W] et [Z] n’ont pas informé au préalable le titulaire du brevet, soutenant que les courriers de notification n’ont été envoyés que par la société [E], que le courrier du 21 avril 2022 indique seulement que les sociétés [W] et [Z] pourraient se joindre à l’action, celui du 15 janvier 2025 ne les mentionnant pas.

Elle ajoute que l’intervention des États-Unis d’Amérique dans l’instance ne dit rien sur la qualité à agir des licenciées et l’étendue des droits qui leur ont été concédés et ne rend pas recevable leur action, dès lors que cette intervention est réalisée à titre accessoire, de sorte qu’il n’existe pas d’instance engagée par le breveté à laquelle les sociétés [E], [W] et [Z] pourraient se joindre.

Les sociétés [E], [W] et [Z] répondent qu’elles ont triplement qualité à agir en tant que licenciée, sous-licenciée et sous-sous-licenciée exclusives, bénéficiant d’une autorisation contractuelle à agir et agissant aux côtés du titulaire du brevet, leur droit d’agir étant corroboré par les actes confirmatifs.
S’agissant de la loi applicable pour déterminer la qualité à agir, elles soutiennent que le point de savoir si la qualité à agir est une règle de procédure relevant de la lex fori ou une question de droit substantiel relevant de la lex causae est une question de droit de l’Union européenne nécessitant d’interpréter la notion de « procédure », au sens de l’article 1er, paragraphe 3 du Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ayant tenu pour évident que la qualité à agir est une question procédurale soumise à la lex fori. Elles en concluent que les règles de conflit de lois désignent l’application de la loi française à la détermination de leur qualité à agir en contrefaçon et ce, en tant que loi du for (lex fori) régissant les questions de procédure ou, subsidiairement, en tant que loi du pays où la protection des brevets est demandée (lex locci protectionis). Elles ajoutent que le fait que le droit américain soit celui désigné par les parties aux contrats de licence et sous-licences ne confère à ce droit aucune compétence pour régir leur qualité à agir, la loi du contrat pouvant tout au plus contribuer à interpréter ces licences en tant que fait, mais toujours dans le cadre de l’application de l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle. Elles soutiennent également que le titre 35 du code des États-Unis (U.S.C.) invoqué par la sociétéZentiva s'applique uniquement aux brevets américains et aux actes de contrefaçon de ces brevets sur le territoire des États-Unis ou concernant des importations aux États-Unis, de sorte que le titre 35 U.S.C, §281 ne concerne que le droit d'agir devant les juridictions américaines, sur le fondement de brevets américains contrefaits aux États-Unis. Elles ajoutent qu’en tout état de cause la société [E] a aussi qualité à agir au regard du droit américain, ayant les qualités constitutionnelle et prudentielle requises.

Les sociétés [E], [W] et [Z] font également valoir que la licence de la société [E] couvre les brevets EP 344 et EP 667 et concède au licencié un droit d’exploitation exclusif et le droit d’agir en justice. Elles concluent à l’exclusivité de leurs droits au regard du droit américain, faisant valoir que les juridictions américaines ont déjà jugé que la licence de la société [E] est exclusive à propos d’un brevet équivalent à celui des brevets litigieux. Elles affirment que le “domaine d’utilisation sous licence II” qui exclut l’exclusivité ne concerne pas le bortezomib, qui appartient au “domaine d’utilisation sous licence I” bénéficiant de l’exclusivité, et qui est couvert par les brevets litigieux et le principe actif du Velcade comme le confirment les décisions des chambres de recours de l’office européen des brevets (ci-après OEB). Elles soulignent que l’avenant n°8 du 19 janvier 2018, qui répond à des exigences propres au droit australien, ne modifie pas cette exclusivité en France et est sans incidence sur le reste de la licence, soulignant qu’il ne fait que confirmer l’exclusivité déjà stipulée. Elles soutiennent que les réserves stipulées dans les clauses 5.01 et 5.04 (b) de la licence, concernant le mécanisme des « March-In Rights », en vertu duquel le gouvernement américain conserve le droit d’accorder des licences dans le “domaine d’utilisation Sous-Licence I” dans certaines circonstances, ne remet pas en cause l’exclusivité des droits de la société [E]. Elles indiquent qu’elles relèvent du droit public fédéral américain, répondant à des impératifs propres de santé et de sécurité publiques des États-Unis, leurs effets étant limités aux brevets américains et au territoire américain.

Les sociétés [E], [W] et [Z] affirment que la société [E] a informé les États-Unis de la présente action par deux courriers, respectivement des 21 avril 2022 et 15 janvier 2025, conformément aux dispositions légales et contractuelles, ce que ne conteste pas la société [Q]. Elles soutiennent que cette information vaut également à l'égard des sociétés [W] et [Z], outre qu’en tout état de cause une telle information préalable n’était pas nécessaire, dès lors que l’intervention du titulaire du brevet à l’instance démontre qu’il a été informé de l’action et ne s’y oppose pas et que, de plus, tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, compte tenu de l’intervention des États-Unis au soutien de leur action.

Les sociétés [E], [W] et [Z] soutiennent que l’expiration des licences est sans conséquence sur leur droit d’agir, faisant valoir qu’un licencié a toujours qualité à agir pour poursuivre des actes de contrefaçon commis avant l’expiration de la licence, dès lors qu’il dispose de droits exclusifs ou qu’il agit aux côtés du titulaire du brevet, peu important que le contrat ne l’y autorise pas expressément. Elles soutiennent qu’en tout état de cause la société [E] a été contractuellement autorisée à agir en contrefaçon après l’expiration de sa licence, le droit d’agir en contrefaçon n’étant pas limité dans le temps et que la société [Q], tiers au contrat, n’a pas qualité à la remettre en cause. Elles concluent également que l’intervention même des États-Unis à leurs côtés confirme que l’intention des parties était de ne pas limiter leur action à la durée de leur licence, ce qui est également établi selon elles par l’acte confirmatif du 26 avril 2019.

Les sociétés [E], [W] et [Z] affirment que la société [W] dispose d’une sous-licence exclusive sur les brevets litigieux et est autorisée par le contrat de sous-licence à agir seule en contrefaçon et qu’en tout état de cause, elle est recevable à se joindre à l’action de la société [E], comme le reconnaît la société [Q]. Elles soutiennent par ailleurs qu’aux termes du contrat de sous-sous licence de la société [Z], celle-ci s’est vue concéder tous les droits que [W] détient de sa sous-licence, ce qui inclut le droit d’agir seule en contrefaçon des brevets opposés. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, les sociétés [W] et [Z] sont recevables à agir aux côtés des États-Unis.

Les société [E], [W] et [Z] affirment qu’en toute hypothèse, en l’absence de licence exclusive et d’autorisation contractuelle d’agir en contrefaçon, et d’information préalable des États-Unis de leur action, elles ont qualité à agir aux côtés des États-Unis, lesquels sont intervenus volontairement à la procédure, l'ordre d'intervention du licencié et du titulaire important peu.

Les États-Unis d’Amérique soutiennent que les sociétés [E], [W] et [Z] agissant en réparation d’actes commis pendant la période pendant laquelle les brevets sont en vigueur, et donc lorsque les licences étaient en vigueur, leur expiration est inopérante sur la recevabilité de leur action, outre que le contrat de licence tel que régi par le droit fédéral américain ne s’oppose pas à une telle action après l’expiration des brevets concernés. Ils ajoutent que leur intervention aux côtés de la société [E] confirme l’intention des parties de faire perdurer la clause 11.02 de la licence après l’expiration du dernier brevet concédé.
Les États-Unis d’Amérique font valoir que la société [E] a qualité à agir en vertu du droit français, soutenant que l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle s’applique tant en tant que loi du for pour les conditions d’ouverture de l’action en contrefaçon devant les juridictions françaises qu’en tant que loi du pays pour lequel la protection est revendiquée, seul l’effet de la licence de la société [E] étant régi par le droit fédéral des États-Unis, tel qu’il est appliqué par les tribunaux fédéraux du district de Columbia en vertu de la clause 14.05 de la licence, ajoutant qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si la société [E] aurait eu le droit d’engager une action en contrefaçon aux États-Unis devant les juridictions américaines. Ils renvoient en outre aux développements des sociétés [E], [W] et [Z] sur la loi applicable pour déterminer la qualité à agir.

Les États-Unis d’Amérique font valoir que la société [E] a qualité à agir en tant que licenciée exclusive. Ils concluent ainsi au caractère exclusif de la licence concédée à la société [E] sur les brevets EP344 et EP667 en vertu de sa clause 3.01, faisant valoir que ces brevets couvrent le bortézomib, comme le confirment les décisions de la Chambre de recours de l’OEB, lequel fait partie des « Domaines d’Utilisation Sous Licence I » concernés par l’exclusivité et non des « Domaines d’Utilisation Sous Licence II » exclus de l’exclusivité. Ils soutiennent que la clause clause 5.04(a), laquelle leur permet de concéder des licences de recherche non exclusives et la clause 5.04(b), qui est une application du droit public fédéral américain prévoyant la possibilité pour eux d’octroyer des licences dans des circonstances de droit très limitées, n’affectent pas l’exclusivité des droits de la société [E]. S’agissant de l’avenant n° 8 à la licence de la société [E] du 19 janvier 2018, qui convertit la licence en une licence entièrement exclusive sur l’ensemble des domaines d’utilisation, les États-Unis soulignent qu’il ne vise que le territoire australien et les droits de brevets attachés à ce territoire et a été conclu en vertu d’exigences propres au droit procédural australien et conserve leur faculté d’octroyer des licences de recherche non exclusives. Ils invoquent également les décisions américaines ayant reconnu à la société [E] le droit d’agir sans le breveté compte tenu du caractère exclusif de sa licence.

Ils font valoir que le contrat de licence autorise expressément la société [E] à agir seule en contrefaçon, leur intervention à la procédure n’étant prévue qu’à titre conditionnel, le droit fédéral américain invoqué par la société [Q] n’étant pas applicable. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la société [E] aurait eu le droit d’agir seule devant les juridictions américaines au regard de l'article 35 U.S.C. § 207(a)(2) et (3). Ils ajoutent que l’acte confirmatif du 26 avril 2019 est bien conforme à la licence de la société [E], qu’il n’existe aucune contradiction entre cet acte et la licence qu’il confirme et que la société [E] s’est conformée à ses obligations légales et contractuelles d’informer le titulaire du brevet de l’action qu’elle entendait engager. Ils font également valoir que leur présence dans cette instance confirme la délivrance de l’information et leur consentement à cette action, ainsi que la qualité à agir de la société [E].

Ils se réfèrent expressément aux conclusions des sociétés [E], [W] et [Z] sur la question de la qualité à agir des sociétés [W] et [Z].

Réponse du tribunal

L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé"
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est prinicpale ou accessoire. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme tandis que selon l’article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Le sort de l'intervention accessoire étant lié à celui de l'instance principale, l'extinction de l'instance principale entraîne en conséquence l’irrecevabilité de l’intervention accessoire (en ce sens Cass. Soc., 9 octobre 1986, n° 83-45.747).
L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :“L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.”

Il résulte de ces textes qu’un licencié agissant sur le fondement de l’article L. 615-2 alinéa 6 du code de la propriété intellectuelle ne peut intervenir que si une action a été engagée par le titulaire du brevet, ce qui implique que le breveté élève une prétention qui lui est propre, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il agit par voie d’intervention volontaire accessoire. En conséquence, l’intervention volontaire accessoire du titulaire du brevet dans une instance introduite par son licencié qui ne dispose ni d’une exclusivité ni d’une autorisation contractuelle ne peut avoir pour effet de régulariser l’irrecevabilité de son action qui en résulte.
1. Sur la loi applicable pour déterminer la qualité à agir de la société [E]

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer (en ce sens Cass. 1re Civ., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.373; Cass. Com., 30 janvier 2019, n° 17-16.604).
La preuve de la teneur de la loi étrangère peut être faite par tous moyens (Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 84-14.354).
La détermination de la loi applicable à une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle comportant un élément d’extranéité est désignée par l’article 8 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, selon lequel:“1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.”

Le considérant (26) de ce règlement précise que “En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe «lex loci protectionis», qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression «droits de propriété intellectuelle» devrait être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.”
La loi ainsi désignée régit, selon l’article 15 du règlement relatif à la portée de la loi applicable, notamment “les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi” (paragraphe f) mais ne s’applique pas à la preuve et à la procédure, selon l’article 1er du règlement. Il en résulte que les questions de procédure demeurent régies par les règles de droit international privé des Etats membres. A cet égard, il est admis que les règles de procédure sont soumises à loi française en tant que loi du juge saisi (loi du for) (en ce sens: Cass. 1re Civ., 22 février 1978, n° 77-10.109; Cass. 1re Civ., 4 novembre 2009, n° 08-20.355; Cass. 2e Civ.20 avril 2017, n° 16-12.975).
Le rattachement de la qualité à agir aux règles de procédure et donc à la loi du for (lex fori) ou aux règles substantielles (et donc à la lex causae) n’est pas précisé par le règlement Rome II ni tranché expressément par la jurisprudence communautaire, mais la désignation de la loi du for pour la détermination des personnes titulaires de l’action, résultant de jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), est également reconnue par le droit international privé commun français.
En effet, s’agissant de l’action en défense d’un interêt collectif, il a été jugé qu’il résulte des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée (Cass. 1re Civ., 9 mars 2022, n° 20-22.444).
S’agissant d'une action attitrée en défense d’un intérêt personnel, la qualité à agir peut faire intervenir des considérations de fond pouvant mener à l’application de la loi qui régit la relation entre celui qui intente une action et celui qui est titulaire de l’action telle que désignée par la règle de conflit (voir par exemple pour la subrogation légale Cass. Civ.1ère, 17 mars 1970, n° 68-13.577), sans remettre en cause l’application de la loi du for aux conditions d’exercice de l’action (en ce sens Cass. Civ. 1ère , 14 avril 2010, n°08-70229).
En l’occurrence, la loi française, désignée en tant que loi de procédure du juge saisi, doit s'appliquer aux conditions d'ouverture de l’exercice de l'action en contrefaçon de brevet et donc entrainer l’application de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, qui réserve cette action, sous certaines conditions, au breveté et au licencié, exclusif ou non, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société [Q].
Dès lors, les dispositions du chapitre 29 titre 35 du code des États-Unis tel qu’interprété par la jurisprudence américaine, invoquées par la société [Q], ne sont pas applicables à la présente espèce dès lors qu’elles sont relatives à la détermination des personnes ayant le droit d’agir en contrefaçon de brevets délivrés par l'office américain (tel qu'il ressort du paragraphe 156 (f) (6) du titre 35 du code des États-Unis), relativement à des actes commis sur le territoire des États-Unis ou relatifs à des importations aux États-Unis (selon le paragraphe 271 de ce titre). S’agissant en l’espèce de l'allégation d'actes de contrefaçon de brevets de l'Union européenne désignant la France, commis sur le territoire français, seule la loi française a vocation à désigner les personnes habilitées à agir à ce titre devant les juridictions françaises.
En revanche, la loi qui régit l’interprétation du contrat de licence de la société [E] aura vocation à s’appliquer pour déterminer si les qualités requises par l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle sont remplies en cas d’ambiguïté des stipulations contractuelles et en particulier apprécier si les droits concédés ont un caractère exclusif ou non ou si le contrat de licence stipule une autorisation expresse du licencié pour agir en justice, en application des alinéas 2 et 3 de cet article.
La règle de conflit du droit international privé français permettant de déterminer le droit applicable au contrat de licence est le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui a un caractère universel en vertu de son article 2 et qui prévoit en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et en son article 12 paragraphe 1 a), que le droit applicable au contrat en régit son interprétation.
En l'espèce, le droit fédéral tel qu'appliqué par les tribunaux fédéraux du District de Columbia est le droit applicable au contrat de licence de la société [E] en vertu de la clause 14.05 du contrat de licence qui prévoit l'application de ce droit à l'interprétation, la validité, l'exécution et l'effet du contrat, ce qui est corroboré par la clause 4.1 de l'acte confirmatif du 26 avril 2019 (pièces [E] F1, F1 bis et F2).
2 - Sur la qualité à agir de la société [E]

2.1 Sur la concession d’une licence au profit de la société [E] pour les brevets EP 344 et EP 667

En l’occurrence, en vertu des articles 3.01 et 3.02 du contrat de licence (pièces Millenium F1 et F1bis), la société [E] s’est vue concéder:- art 3.01: «une licence exclusive comprenant le droit de concéder des sous-licences, au titre des Droits de Brevet Sous Licence dans le Territoire sous Licence, de faire ou de faire faire, d’utiliser ou de faire utiliser, de vendre ou de faire vendre, d’offrir à la vente et d’importer ou faire importer tous Produits Licenciés dans les Domaines d’Utilisation Licenciés I et de mettre en oeuvre et de faire mettre en oeuvre tous Procédés Licenciés dans les Domaines d’Utilisation Licenciés I.».
- art. 3.02: “une licence non exclusive comprenant le droit de concéder des sous-licences, au titre des Droits de Brevet Sous Licence dans le Territoire sous Licence, de faire ou de faire faire, d’utiliser ou de faire utiliser, de vendre ou de faire vendre, d’offrir à la vente et d’importer ou faire importer tous Produits Licenciés dans les Domaines d’Utilisation Licenciés II et de mettre en oeuvre et de faire mettre en oeuvre tous Procédés Licenciés dans les Domaines d’Utilisation Licenciés II.”

Les “Droits de Brevet Concédés” sont définis dans à la clause 2.06 du contrat :« a) Les demandes de brevet (y compris les demandes de brevet provisoires et les demandes de brevet PCT) et/ou les brevets énumérés à l'Annexe A, toutes les divisions et continuations de ces demandes, tous les brevets délivrés à partir de ces demandes, divisions et continuations, ainsi que toutes les rééditions, réexamens, renouvellements et extensions (y compris tout Certificat Complémentaire de Protection) de tous ces brevets, et tout brevet confirmatif, brevet d'enregistrement ou brevet d'ajout de tous ces brevets ;
(...)
c) dans la mesure où les éléments suivants contiennent une ou plusieurs revendications portant sur l'invention ou les inventions divulguées au point a) ci-dessus : toutes les demandes de brevet étrangères et américaines et les brevets étrangers et américains équivalents aux a) et b) mentionnés ci-dessus, y compris ceux énumérés à l'Annexe A.”

L’annexe A a été mise à jour par un avenant n°2 du 11 octobre 2006 (pièces US n°4 et 4.1) pour inclure la demande de Brevet européen n° 02709145.3, publication n°1355910, intitulée "Formulation de composés d'acide boronique", c’est-à-dire EP910, dont le brevet EP 344 est divisionnaire, le brevet EP 667 étant lui-même issu d’une demande divisionnaire du brevet EP 344, comme s’accordent les parties à le conclure (notamment § 146 des conclusions de la société [Q]).
Il est, en conséquence, établi au regard de la lecture combinée des clauses 3.1, 3.2, 2.06 a) du contrat de licence et de l’avenant n°2 de son annexe A et au demeurant non contesté que les brevets EP 344 et 667 ont été concédés en licence à la société [E], ce qui ressort également de l’annexe 1 de l’acte confirmatif du 26 avril 2019 (pièce [E] F2).
2.2 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en raison de l’expiration de la licence concédée à la société [E]

Les titulaires des droits conférés par un brevet échu sont recevables à former en référé une demande de provision en réparation de leur préjudice non sérieusement contestable causé par des actes argués de contrefaçon antérieurs à l'expiration du titre (en ce sens: Cass. Com., 21 octobre 2014, n° 13-15.435).
Ainsi l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle ne conditionne pas la qualité à agir du breveté et du licencié à l’existence d’un titre en vigueur au jour de l’assignation et l’expiration de la licence, qui ne vaut que pour l’avenir, n’a pas incidence sur le droit à réparation du licencié pour des faits survenus pendant la période où les brevets et la licence étaient en vigueur.
En l’occurrence, il est constant que la licence concédée à la société [E] était expirée au jour de l’assignation de la société [Q], par l’effet de l’article 13 du contrat de licence, lequel prévoit qu’il demeure en vigueur jusqu’à l’expiration des droits de brevet concédés (pièces [E] F1 et F1bis), intervenue le 25 janvier 2022. Les sociétés [E], [W] et [Z] ne contestent pas l’expiration des sous-licences et sous-sous licences pour les mêmes raisons, ce qui est corroboré par les actes confirmatifs inscrits au registre national des brevets, lesquels rappellent que les droits sont concédés aussi longtemps que les droits relatifs à la propriété intellectuelle subsisteront (pièces [E] F3 à F5).
Toutefois, les faits reprochés à la société [Q] courent à compter du 2 octobre 2019 au mois de janvier 2022 (conclusions [E], page 75), à une date à laquelle les brevets litigieux et les licences et sous-licences étaient envore en vigueur.
Or le contrat de licence concédé à la société [E], qui comporte en son article 11.02 le droit du licencié d’agir en contrefaçon, ne prévoit pas que ce droit s’éteindrait au terme de la licence pour des faits commis avant son expiration, ce qui est corroboré par l’article 2.2 de l’acte confirmatif du 26 janvier 2019 et l’intervention volontaire des États-Unis d’Amérique au soutien de l’action en contrefaçon de la société [E] et de ses colitigants. Une interprétation contraire ne saurait être déduite de l’article 14.13 de la licence qui liste les clauses demeurant en vigueur après la résiliation du contrat de licence, contrairement à ce que soutient la société [Q].
Dès lors, cette fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la société [E] sera écartée comme mal fondé.
2.3 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en raison de l’absence d’une autorisation expresse d’agir en contrefaçon dans le contrat de la licence de la société [E]

Il est précisé à titre liminaire que les conditions d’ouverture de l’action en contrefaçon prévues à l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle susvisé sont alternatives, de sorte qu’il suffit que les sociétés [E], Jannsen et [Z] présentent l’une de ces conditions pour être déclarées recevables à agir, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur ces conditions dans l’ordre des paragraphes de cet article qui ne les hiérarchise pas. Dans ce cadre, il n’y aura lieu de trancher le litige sur le caractère exclusif de la licence au regard de l’article L.615-2 alinéa 2 que si les conditions de l’article L.615-2 alinéa 3 ne sont pas remplies.
En l’occurrence, la clause 11.02 du contrat de licence, selon la traduction non contestée de la société [E] et de ses colitigants (pièces [E] F1 et F1bis) stipule:“Conformément au présent Accord et aux dispositions du Chapitre 29 du titre 35 du Code des États-Unis, le Licencié disposera : a) du droit prioritaire d’intenter une action en justice en son nom propre, à ses propres frais et pour son propre compte en cas de contrefaçon des Droits de Brevet Concédés ; b) du droit, dans le cadre d’une telle action, de faire interdire la contrefaçon et de percevoir pour son compte, des dommages et intérêts, bénéfices et indemnités de quelque nature que ce soit recouvrables pour cette violation ; et c) du droit de régler toute réclamation ou action en justice pour violation des Droits de Brevet Concédés, sous réserve de l’approbation du Gouvernement américain. Si le Licencié souhaite engager une action en contrefaçon de brevet, il devra en informer [D] par écrit. Si le Licencié n’engage pas une telle poursuite ou action dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant une notification écrite de [D] demandant au Licencié d’engager une procédure en contrefaçon, [D] aura le droit d’engager une telle action. Le Licencié a le droit permanent d’intervenir ou de se joindre à une telle action. Le Licencié ne prendra aucune mesure pour contraindre le Gouvernement à intenter ou à se joindre à une telle action en contrefaçon de brevet. Le Licencié peut demander au Gouvernement d’intenter ou de se joindre à une telle action si nécessaire pour éviter le rejet de l’action. Si le Gouvernement est partie à une telle action, le Licencié devra rembourser au Gouvernement tous les frais, dépenses ou honoraires que le Gouvernement engage à la suite de cette requête ou autre action, y compris tous les frais engagés par le Gouvernement pour s'opposer à une telle requête ou autre action. Dans tous les cas, le Licencié s’engage à tenir [D] raisonnablement informée de l’état et de l’avancement de tout contentieux intenté par le Licencié et [D] s’engage à tenir le Licencié raisonnablement informé de l’état et de l’avancement de tout contentieux intenté par [D]. Avant que le Licencié n’engage une action en contrefaçon, le Licencié devra en informer [D] et prendre soigneusement en considération les points de vue de [D] et les effets potentiels du contentieux sur la santé publique lorsqu’il décidera d’intenter une action en justice.”

Il en résulte que le contrat prévoit expressément une autorisation d’agir seul en contrefaçon au profit de la société [E], tel que repris à l'article 2.2 de l'acte confirmatif du 26 avril 2019 de la licence (pièce [E] F2), lequel stipule:"Le Concédant confirme que le Licencié a le premier droit d'intenter une action en son nom propre et pour son compte en contrefaçon d’un ou plusieurs droits de la Propriété Intellectuelle Licenciée dans le Domaine sur le Territoire Licencié, ainsi que le droit dans le cadre de cette action de faire interdire la contrefaçon et de percevoir pour son compte des dommages et intérêts, bénéfices et indemnités de quelque nature que ce soit qui sont recouvrables au titre de cette contrefaçon, par voie de mesures provisoires ou définitives, pour les faits commis à compter du 2 décembre 2002".

C’est ainsi à tort que la société [Q] conclut au défaut d’autorisation contractuelle de la société [E] pour agir seule en contrefaçon du fait de l’absence de concession de “droits équivalents aux droits du breveté” en vertu de la jurisprudence américaine interprétant les dispositions du titre 35 U.S.C. chapitre 29 § 281, lesquelles ne sont pas applicables à l’espèce, tel que jugé ci-dessus, le contrat de licence n’imposant pas en outre à la société [E] d’agir conjointement avec le titulaire du brevet.
Dès lors, cette fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la société [E] sera écartée.
2.4 - Sur l’information du titulaire du brevet par la société [E]

Il est rappelé que l’article L.615-2 alinéa 3 prévoit, à peine d’irrecevabilité, la notification préalable par le licencié non exclusif de son action en contrefaçon au titulaire du brevet.
En outre, l’article 11.02 du contrat de licence de la société [E] stipule l’obligation pour le licencié de notifier par écrit au titulaire du brevet son intention d’engager une action en contrefaçon (pièces [E] n°F.1. et F.1.bis).
En l’occurrence, par courriers de son conseil des 21 avril 2022 et 15 janvier 2025, la société [E] a notifié au “National Institutes of Health, Office of Technology Transfer” un avis de procédure pour contrefaçon des brevets EP344 et EP667 (pièces US n°10 et 10.1). Il en résulte que la société [E] s’est conformée à ses obligations légales et contractuelles de notification de son action aux États-Unis d’Amérique, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société [Q].

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [E] a qualité à agir en contrefaçon des brevets EP 344 et EP 667 par application de l’article L.615-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle.
3 - Sur la qualité à agir des sociétés [W] et [Z]

Les sociétés [W] et [Z] sont titulaires respectivement d’une sous-licence et d’une sous-sous licence d’exploitation en vertu, pour la société [W], du contrat conclu le 30 juin 2003 avec la société [E] et confirmé par acte du 3 mai 2019 (pièces [E] F3, F3bis et F4) et, pour la société [Z], du contrat conclu le 1er avril 2004 avec la société [W], confirmé par acte du 16 mai 2019 (pièces [E] n°F5, F5 bis et F6), ce que ne conteste pas la société [Q].
La société [E] ayant qualité à agir en vertu de l’article L.615-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la fin de non-recevoir des sociétés [W] et [Z] fondée sur le défaut de qualité à agir de la société [E] ne pourra qu’être écartée.
En outre, le moyen tiré de l’expiration des sous-licence et sous-sous-licence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux visés supra.
S’agissant de la qualité à agir de la société [W], la sous-licence stipule, selon les traductions non contestées des parties (soulignées par le tribunal),- en son article 1er (“Définitions):
“Section 1.15 « Contrôle » ou « Contrôlé ». Les termes Contrôle et Contrôlé désignent, en ce qui concerne tout droit de propriété intellectuelle ou autre propriété incorporelle, la possession (que ce soit par licence ou par propriété, ou par contrôle d'une société Affilié détenant la possession par licence ou par propriété) par une Partie de la capacité d'accorder à l'autre Partie l'accès et/ou une licence ou une sous-licence comme prévu dans les présentes, sans violer les termes d'un accord avec un Tiers.
(...)
Section 1.64 « Propriété Intellectuelle de Millennium ». La Propriété Intellectuelle [E] désigne collectivement le Savoir-Fai