Cass., 26 sept. 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 04/11811 No MINUTE : Assignation du : 14 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2006
DEMANDEURS S.A. STELIO 119 Boulevard Saint-Germain 75006 PARIS Monsieur Raymond X... ... 75017 PARIS représentés par Me Gilles William Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1773 DÉFENDERESSE Société S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO KG 11 Ostring Rottendorf D-97 228 ALLEMAGNE représentée par Me Arnaud CASALONGA - SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 12 Juin 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société STELIO exploite à Paris un magasin de prêt à porter masculin sous l'enseigne OLIVER UOMO et utilise cette dénomination depuis 1984 comme nom commercial. M. Raymond X..., administrateur de la société STELIO, est titulaire de la marque OLIVER UOMO qu'il a déposée auprès de l'INPI le 23 janvier 1984 enregistrée sous le no 1258274. M. Bernard Z... avait déposé la marque OLIVER le 18 octobre 1978 au tribunal de commerce d'Albi sous le no 811 enregistrée sous le No 11918 pour la classe 25 ; il a bénéficié d'une extension sur le territoire national italien pour la même classe ; il a cédé cette marque à M. Raymond X... le 8 juillet 1988. Ce dernier a déposé auprès de l'INPI la marque OLIVER le 15 septembre 1988 sous le numéro 1 488 794 pour les produits de classe 25. La société allemande S. OLIVER BERND FREIER Gmbh a déposé deux marques "S. OLIVER". La première a fait l'objet d'un
enregistrement à l'INPI le 26 octobre 1984 sous le no 488670, à partir d'un dépôt en République fédérale Allemande en date du 30 janvier 1979 ; la seconde a été enregistrée à l'INPI le 30 octobre 1985 sous le no 497568, à partir d'un dépôt d'origine également en RFA en date du 6 août sous le no 1 082 262. La société STELIO et M. Raymond X... ont constaté que la société S. OLIVER diffusait sur le territoire français d'importantes quantités de vêtements portant la griffe S.OLIVER. Estimant que cette diffusion constitue une contrefaçon de leur marque, la société STELIO et M. Raymond X... ont fait assigner la société S. OLIVER par acte du 14 juin 2004. Dans leurs dernières écritures du 19 septembre 2005, la société STELIO et M. Raymond X... ont contesté la forclusion par tolérance opposée par la société défenderesse au motif que les conditions de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et notamment la connaissance que les demandeurs auraient eu de l'exploitation de la marque S.OLIVER en France. Ils ont ajouté que le dépôt de la marque S.OLIVER a été fait de mauvaise foi au motif que les marques OLIVER et OLIVER UOMO étaient utilisées depuis 1984. Ils ont encore contesté la déchéance des marques OLIVER et OLIVER UOMO et ont versé de nombreux documents pour établir l'usage tant de la marque OLIVER que de la marque OLIVER UOMO. Ils ont soutenu d'une part que la marque S.OLIVER constitue une contrefaçon de la marque OLIVER qu'elle reproduit à l'identique, l'adjonction du S suivi d'un point étant insuffisant pour constituer une différenciation de leur marque, que les produits visés par cette marque sont identiques et s'adressent à une clientèle commune, d'autre part que la marque OLIVER UOMO est contrefaite par la marque S.OLIVER qui reproduit à l'identique son élément distinctif OLIVER et s'applique à des produits identiques visant une même clientèle.Ils ont également formé une demande fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Ils

ont demandé l'interdiction à la société S.OLIVER d'utiliser le terme OLIVER, la nullité du dépôt de marque S. OLIVER, le paiement d'une somme globale de 200.000 euros à la société STELIO et à M. Raymond X... pour les actes de contrefaçon, d'une somme de 200.000 euros à la société STELIO et M. Raymond X... pour les actes de concurrence déloyale, la publication judiciaire du jugement à intervenir. La société STELIO et M. Raymond X... ont demandé au tribunal de : Dire que la société S.OLIVER s'est rendue coupable de contrefaçon de marques en utilisant le vocable "OLIVER" et ce sans autorisation de son propriétaire. Dire que la société S.OLIVER s'est rendue coupable d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon. En conséquence, Interdire à la société S.OLIVER d'utiliser le vocable OLIVER et toute dénomination en constituant une contrefaçon et /ou une imitation illicite, à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la date du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, Prononcer la nullité du dépôt de la marque effectuée par la société S.OLIVER postérieur au dépôt de la société STELIO. Ordonner que le jugement à intervenir sera inscrit au registre National des Marques de l'INPI et que la société S.OLIVER devra procéder aux formalités nécessaires dans les trois jours de la signification dudit jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par marque. Condamner la société S.OLIVER à payer à la société STELIO et à M. X... la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. Condamner la société S.OLIVER à verser à la société STELIO et à M. Raymond X... la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre. Ordonner la

publication judiciaire du jugement à intervenir dans 5 journaux et publications professionnelles au choix des demandeurs et aux frais de la société défenderesse sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 2.500 euros H.T. En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société S.OLIVER à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société S.OLIVER aux dépens dont distraction au profit de Mo William Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives du 18 octobre 2005, La société S. OLIVER BERND FREIER GmbH et CO KG dite la société S. OLIVER a fait valoir qu'elle est une entreprise qui a pour activité principale la vente en gros de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants; qu'elle exerce son activité sous cette dénomination depuis 1975 et bénéficie d'un vif succès au niveau international. Elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de société STELIO et M. Raymond X... au motif que les demandeurs ont toléré l'usage de la marque S. OLIVER en France pendant 20 ans avant de l'assigner ; qu'une mise en demeure de cesser d'utiliser la marque S.OLIVER lui avait été adressée par l'ancien conseil de la société STELIO le 11 mars 1993, ce qui démontre que depuis au moins dix ans la société STELIO et donc M. X... qui en est l'administrateur, connaissent l'existence de la marque S.OLIVER. Elle a versé au débat de nombreuses factures qui attestent de la commercialisation de ses produits sur l'ensemble du territoire français depuis 1993. Elle a contesté que l'ancienneté des marques des demanderesses démontre sa mauvaise foi puisqu'elle a déposé sa marque en France quelques mois après OLIVER UOMO et quelques années après la marque OLIVER déposée à ALBI. Elle a prétendu que les marques OLIVER et OLIVER UOMO ont encouru la

déchéance pour défaut d'exploitation et a contesté les pièces versées au débat pour établir l'exploitation des marques en faisant valoir qu'elles sont pour 65 d'entre elles non datées, pour d'autres sans lien avec l'exploitation de la marque elle-même. Enfin, elle a nié avoir commis des actes de contrefaçon au motif que la marque S.OLIVER est différente des marques OLIVER et OLIVER UOMO du fait de l'adjonction du S suivi du point. Elle a indiqué que les demandes de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas fondées sur des faits distincts de ceux invoqués pour la contrefaçon ce qui rend les prétentions irrecevables. Elle a ajouté que société STELIO et M. Raymond X... ne subissent aucun préjudice. La société S.OLIVER a sollicité du tribunal de : Débouter la société STELIO et M. Raymond X... de toutes leurs demandes. La recevoir en ses demandes. A titre principal, dire que la société STELIO et M. Raymond X... ont, en connaissance de cause, toléré l'usage de la marque pendant plus de cinq années. Dire en conséquence la société STELIO et M. Raymond X... irrecevables car forclos en leur action de nullité de marque et en leur action en contrefaçon. Dire que la société STELIO et M. Raymond X... ne justifient d'aucune exploitation de leurs marques "OLIVER UOMO" No 1 258 274 et "OLIVER" No 1 488 794 pour désigner des vêtements de la classe 25. Prononcer en conséquence la déchéance partielle des droits de la société STELIO et de M. Raymond X... sur lesdites marques pour les produits de la classe 25 avec effet au 23 janvier 1989 pour la marque "OLIVER UOMO" et au 18 octobre 1983 pour la marque "OLIVER". Dire que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au registre National des Marques sur réquisition du Greffier ou de l'une des parties. A titre subsidiaire, Dire que la société STELIO et M. Raymond X... sont mal fondés en toutes leurs demandes, Les en débouter. En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamner la

société STELIO et M. Raymond X... à payer à la société S.OLIVER la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner solidairement la société STELIO et M. Raymond X... aux dépens dont distraction au profit de Mo CASALONGA, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture était prononcée le 23 janvier 2006.La clôture était prononcée le 23 janvier 2006. MOTIFS 1-sur l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs. Il convient de constater que la cession entre M. Raymond X... et la société STELIO n'est pas contestée par la société défenderesse. Aux termes de l'article L 711-4, " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, b) à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public..." L'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu' "est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4. ... Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L 711-4. Toutefois son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans". En l'espèce, les marques OLIVER UOMO et OLIVER, propriétés de M. X... demandeur, ont été déposées l'une à l'INPI le 23 janvier 1984 sous le No 1258274 et l'autre au tribunal de commerce d'Albi le 18 octobre 1978 sous le No 11918 et la marque S.OLIVER de la société S.OLIVER a été déposée en République fédérale Allemande le 30 janvier 1979 et à

l'INPI le 26 octobre 1984 sous le No 488670. La marque S.OLIVER a été enregistrée en France quelques mois après la marque OLIVER UOMO et quelques années après OLIVER. Est versée au débat une lettre de mise en demeure en date du 11 mars 1993 adressée à la société S.OLIVER par l'ancien conseil de la société STELIO lui indiquant que les marques S.OLIVER sont contrefaisantes de ces propres marques et lui donnant un délai de 2 mois pour régulariser la situation en procédant à la radiation de ses marques. Aucune suite n' a été donnée à cette lettre avant l'assignation en nullité en date du 14 juin 2004 soit plus de onze ans après l'envoi de ce courrier. Ainsi, il est établi que la société STELIO et donc M. X... qui en est un administrateur alors que sa femme en est la gérante, ont eu connaissance de l'exploitation des marques S.OLIVER sur le territoire français dès 1993, qu'ils ont entendu s'y opposer mais que leur assignation n'a pas été délivrée dans le délai de 5 ans à compter de cette mise en demeure. Pour s'opposer à cette forclusion, M. X... doit démontrer que la société S.OLIVER n'a pas déposé ces marques de bonne foi. Pour ce faire, ils se contente d'invoquer l'antériorité de ses marques en France et leur exploitation au vu et au su de la société S.OLIVER qui ne pouvait les méconnaître en raison de la notoriété de la marque OLIVER. Il verse ainsi au débat trois publicités parues en 1985 et 1986 dans des journaux relatives au magasin OLIVER UOMO situé boulevard Saint-Germain et un article paru dans le Figaroscope du 28 octobre 1992 qui cite le magasin à la rubrique des bonnes adresses pour acheter des vêtements de marque dégriffés. Ces quatre documents sont insuffisants à établir la notoriété de la marque. De plus, par principe, l'exception de forclusion s'oppose à une marque antérieure qui a laissé exploiter une marque postérieure qu'elle estime contrefaisante, le seul élément de l'antériorité de la marque arguée de contrefaçon n'est donc pas un élément permettant de démontrer la

mauvaise foi de la société S.OLIVER. Enfin, le demandeur ne justifie pas, par ailleurs, exploiter la marque OLIVER ; en effet, les documents versés au débat démontrent que M. X... seul titulaire des marques, ne les exploite pas et ne les a pas cédées et que la société dénommée STELIO exploite un magasin de dégriffés situé sur le boulevard Saint-Germain, magasin dont l'enseigne est OLIVER ou OLIVER UOMO dans lequel elle vend à prix réduit des vêtements masculins de marques célèbres, comme le rappellent ses propres publicités ou l'article paru dans le Figaroscope. Ne sont produites au débat que des factures de réfection du magasin OLIVER, des factures d'achat de clients qui n'établissent pas que les vêtements achetés supportent la marque OLIVER alors qu'est affirmé, sans en rapporter la moindre preuve, que les fournisseurs ont accepté de laisser apparaître la marque OLIVER sur ces vêtements. Aucune étiquette au nom d'OLIVER en tissu pour être apposée sur les vêtements, ou en papier pour permettre l'étiquetage, aucune facture relative à la fabrication de ses étiquettes n'est versée. Ainsi, il convient de constater que la société STELIO n'exploite pas les marques OLIVER et OLIVER UOMO puisque ces marques ne servent en fait que d'enseigne au magasin et non de signe distinctif permettant d'identifier les produits visés à la classe 25, que l'extrait K BIS porte mention d'ailleurs de trois noms commerciaux possible pour la société STELIO : OLIVER, OLIVER UOMO et CARDIFF, mais qu'aucun vêtement n'est vendu sous la marque OLIVER ou OLIVER UOMO. En conséquence de quoi, il n'est pas démontré que la société S.OLIVER pouvait avoir connaissance de l'existence des marques OLIVER et OLIVER UOMO quand elle a déposé ses marques en Allemagne et en a fait enregistrer les extensions en France et qu'elle ait procédé à ces enregistrements de mauvaise foi. Les conditions de la forclusion définies à l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle sont donc réunies et l'action en nullité

des demandeurs est de ce fait irrecevable. 2-sur les demandes de concurrence déloyale et parasitaires formées par la société STELIO et par M. Raymond X.... Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, les faits sur lesquels sont fondées leur demande de concurrence déloyale sont les mêmes que ceux relatifs à l'utilisation des marques S.OLIVER sur des vêtements. Enfin, les demandeurs ne démontrent pas en quoi la société S.OLIVER qui fabrique et distribue en gros des vêtements qui ne sont pas griffés, se serait située dans leur sillage et énoncent seulement qu'elle aurait tenté d'user de leur notoriété qui n'est pas davantage établie. En conséquence, les demandes de concurrence déloyale seront déclarées irrecevables et les demandes de concurrence parasitaire seront déclarées mal fondées. 3-sur les demandes reconventionnelles de la société S.OLIVER. Il a déjà été jugé plus haut que la société STELIO n'utilise pas la marque OLIVER et OLIVER UOMO pour marquer les produits qu'elle vend, en l'espèce des vêtements pour homme, mais utilise les termes OLIVER UOMO et OLIVER comme enseignes de son magasin et que M. X... seul titulaire de ces marques ne les exploite pas. En conséquence de quoi, il y a lieu de faire droit à la déchéance partielle des droits de M. X... sur les marques pour les produits de la classe 25 avec effet au 23 janvier 1989 pour la marque OLIVER UOMO et au 18 octobre 1983 pour la marque OLIVER. Si les demandeurs ne pouvaient ignorer l'existence de la lettre de mise en demeure du 11 mars 1993 qu'ils avaient adressée à la société S.OLIVER et par conséquent le caractère aventureux de leur action, la société S.OLIVER ne démontre par subir un préjudice particulier du fait de cette action, en tout cas différent de celui subi du fait des frais exposés pour sa défense qui font l'objet d'une demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société S.OLIVER sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure abusive comme mal fondée Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action en nullité des marques S.OLIVER formée par M. X... et la société STELIO car forclose. Déboute la société STELIO et M. Raymond X... de leurs autres demandes. Dit que la société STELIO et M. X... ne justifient pas de l'exploitation des marques OLIVER UOMO et OLIVER pour désigner des vêtements de la classe 25. En conséquence Prononce la déchéance partielle des droits de M. X... sur lesdites marques de la classe 25 avec effet au 23 janvier 1989 pour la marque OLIVER UOMO et au 18 octobre 1983 pour la marque OLIVER. Dit qu'une fois le présent jugement passé en force de chose jugée, il sera transcrit ai Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou de l'un des parties. Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire de la décision. Déboute la société S.OLIVER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne solidairement la société STELIO et M. X... à payer à la société S.OLIVER la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne solidairement la société STELIO et M. X... aux dépens dont distraction au profit de Mo CASALONGA, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL SIX./. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT