Cass., 10 nov. 2006

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/11508 No MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2006
DEMANDERESSES Société GILMAR SPA 723/725 Via Malpasso, I 47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Société SEMINVEST INVESTMENTS B.V. 61 Max X..., NL 30620 ROTTERDAM Société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA 723/725 Via Malpasso, I 47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) représentées par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.405 DÉFENDERESSE S.A.R.L. BE ICE BE ... de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0541 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude A..., Vice-Président, signataire de la décision Véronique Z..., Vice-Président Michèle Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 08 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société de droit italien GILMAR Spa est titulaire des marques internationales suivantes: - la marque ICEBERG, visant la France, déposée le 8 novembre 1985 dans les classes 3, 18 et 25 et enregistrée sous le no 498 204, - la marque internationale ICE, visant également la France, déposée le 31 juillet 1987 dans les mêmes classes et enregistrée sous le no 513 595. La marque ICEBERG a été partiellement transmise à la société SEMINVEST INVESTMENT Bv le 25 février 1999, transfert régulièrement publié le 21 septembre 2000. Cette cession porte sur tous les produits et services des classes 3 et 18 et en ce qui concerne la classe 25 sur les seules chaussures, la marque demeurant la propriété de la société GILMAR Spa en ce qui concerne les autres produits et services de cette classe. La société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA Spa est licenciée des marques ICE et ICEBERG en ce qu'elle
sont la propriété de la société GILMAR Spa. La partie de la marque ICEBERG détenue par la société SEMINVEST INVESTMENTS a été exploitée sous licence par la société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA Spa en ce qui concerne les produits de la classe 18 ( cuirs) à compter de la collection printemps-été 2003 à titre non exclusif, à compter du 30 avril 2003 en ce qui concerne les chaussures -hommes et du printemps 2000 à l'été 2001, puis à compter du 28 février 2003 en ce qui concerne les chaussures -femmes. La société BE ICE BE, alors dénommée ICE a déposé le 12 mai 1998 la marque ICE BE ICE laquelle a été refusée à l'enregistrement pour les produits et services des classes 18 et 25 à la suite d'une opposition formée par la société GILMAR Spa. L'utilisation effective de ce signe et des signes ICE et ICE JEANS pour désigner lesdits produits ayant été constatée, ce tribunal, sur assignation des sociétés GILMAR Spa et GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA, a condamné la société ICE pour contrefaçon de la seule marque ICE et concurrence déloyale. Selon acte sous seing privé en date du 11 juillet 2001, les parties ont transigé sur les causes objet de ce litige qui se trouve donc éteint. Cependant, il est apparu que le 2 octobre 1998 la société ICE avait déposé la marque BE ICE BE dans les classes 18, 22 et 25 qui a été enregistrée le 12 mars 1999 sous le no 98 752 421, ce signe ayant également fait l'objet d'un dépôt international auprès de l'OMPI le 24 mai 2000. La société ICE a par ailleurs modifié sa dénomination sociale devenue BE ICE BE à compter du 31 décembre 1998. Elle poursuit son activité de commercialisation de vêtements en gros sous la marque BE ICE BE. C'est dans ce contexte que par acte en date du 15 juillet 2004, les sociétés GILMAR et la société SEMINVEST INVESTMENTS ont assigné la société BE ICE BE en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 mars 2006, elles demandent de rejeter les exceptions de transaction

et de forclusion , de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance des marques ICE et ICEBERG en ce qui concerne les produits de la classe 3 et en tout état de cause de la dire mal fondée, de dire et juger qu'en utilisant la marque BE ICE BE, la société BE ICE BE a commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés GILMAR Spa et SEMINVEST INVESTMENTS et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA et en conséquence de: - prononcer la nullité de la marque française BE ICE BE et ordonner la radiation de la marque internationale, - prononcer les mesures d'interdiction sous astreinte, de publication et de confiscation usuelles en pareille matière, - condamner la défenderesse à payer aux sociétés GILMAR Spa et SEMINVEST INVESTMENTS la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA également la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner pour le surplus une mesure d'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution privisoire, et de condamner la société BE ICE BE au paiement de la somme de10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 24 février 2006, la société BE ICE BE conclut à l'irrecevabilité des demandes du fait de la transaction intervenue. Subsidiairement, elle oppose la prescription de l'action en contrefaçon sur le fondement de l'article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, demande de prononcer la déchéance des droits de la société GILMAR Spa pour l'ensemble des produits et services visés aux dépôts faute d'exploitation à compter du 28 décembre 1996. Elle conclut plus subsidiairement au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite l'allocation de la somme de 200 000 euros pour procédure abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de

procédure civile sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Motifs de la décision Sur l'exception de transaction: Attendu qu'il est de principe que les transactions se renferment sur leur objet et qu'elles sont d'interprétation stricte; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties le 11 juillet 2001 porte de la manière la plus claire sur les actes de contrefaçon visés dans le jugement rendu par ce tribunal le 31 mars 2000, à savoir l'usage des signes ICE BE ICE, ICE et ICE JEAN'S; que sa portée ne saurait donc être étendue au dépôt et à l'usage du signe BE ICE BE pour désigner des vêtements; Que la circonstance qu'à la date de la signature de cet acte, la société BE ICE BE ait déjà modifié sa dénomination sociale pour adopter la dénomination "BE ICE BE" est sans incidence sur ce point, l'invocation d'une novation étant inopérante; Que cette exception sera donc rejetée. Sur la forclusion par tolérance: Attendu que la société BE ICE BE oppose la forclusion de l'action en nullité et en contrefaçon sur le fondement des articles L 714-3 et L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquels le titulaire du droit antérieur est irrecevable à agir s'il a toléré l'usage du signe ou de la marque postérieure, déposée de bonne foi, pendant une durée de cinq ans; Attendu que la société BE ICE BE a déposé la marque BE ICE BE le 2 octobre 1998 et changé sa dénomination sociale le 31 décembre 1998; Attendu que l'assignation en contrefaçon a été délivrée le 15 juillet 2004; qu'il incombe dès lors à la société BE ICE BE d'apporter la preuve que les sociétés demanderesses avaient une connaissance effective de l'usage de ce signe ou qu'elle ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances de l'espèce, depuis le 14 juillet 1999 au plus tard; Attendu que la défenderesse fait valoir qu'elle exploite intensivement la marque BE ICE BE depuis le dépôt de celle-ci et ce dans le même réseau de distribution que celui qu'elle utilisait antérieurement de sorte que les sociétés GILMAR

n'ont pas pu la méconnaître; qu'elle ajoute que les formalités de publicité tant de la marque que de son changement de dénomination sociale ont été réalisées, les rendant ainsi opposables aux tiers; Attendu que les demanderesses opposent que la société BE ICE BE ne peut se utilement se prévaloir de la forclusion du fait de sa mauvaise foi et qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance des faits reprochés qu'au début de l'année 2001; Attendu qu' étant rappelé que seule la preuve d'une connaissance effective de l'usage du signe contesté constitue le point de départ de la forclusion, la date des actes de publicité est insuffisante à cet égard; qu'il doit être relevé que pendant le cours de la précédente procédure, la société BE ICE BE n'a pas indiqué son changement de dénomination sociale, alors même que celle-ci était effective depuis 15 mois au moment où le jugement a été rendu; que si elle verse aux débats des catalogues et factures établissant qu'elle a en effet utilisé la marque BE ICE BE depuis 1998/1999, il n'est pas formellement établi que les sociétés demanderesses en ont été informées; Qu'en tout état de cause, le fait de déposer un signe qui constitue la forme inversée du signe précédemment exploité, objet de l'action en contrefaçon alors en cours, ICE BE ICE établit la mauvaise foi de la défenderesse. Sur la déchéance: Attendu que selon les dispositions de l'article L 714-5 du code de la Propriété Intellectuelle " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ... La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. ... La preuve de l'usage sérieux incombe au propriétaire de la marque

dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."; Attendu en premier lieu que la société BE ICE BE est irrecevable à poursuivre la déchéance des marques ICE et ICEBERG pour les produits de la classe 3 qui ne lui sont pas opposées, sa marque n'étant pas déposée pour ces produits; Attendu Attendu que les sociétés demanderesses établissent avoir commercialisé en France des vêtements et des produits en cuirs revêtus des marques considérées au cours des années 2000 à 2004 inclus; que la circonstance que ces exploitations n'aient pas porté sur des quantités importantes est sans incidence dès lors que les preuves apportées montrent que les produits ont été en contact effectif avec la clientèle; Qu'en conséquence, la demande de déchéance doit être rejetée. Sur la contrefaçon: Attendu que la demande est fondée sur les dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui suppose la démonstration d'un risque de confusion dès lors que les signes en cause ne sont pas identiques quand bien même il n'est pas contesté que les produits concernés le sont, les parties étant de part et autres actives dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de prêt à porter; Attendu que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en retenant les éléments distinctifs et dominants; * en ce qui concerne la marque ICE Attendu que la société BE ICE BE fait valoir que la marque BE ICE BE constitue un tout indivisible dans lequel le terme ICE a perdu son pouvoir distinctif propre du fait qu'il se trouve intercalé entre la

répétition de BE et ce d'autant plus que la marque est quelque fois utilisée en un seul mot sous la forme BEICEBE. Attendu cependant qu'il doit être rappelé que la comparaison globale des signes en présence doit s'opérer entre les signes tels que déposés; Que la marque seconde reproduit intégralement le terme ICE qui constitue l'élément distinctif de celle-ci ; Qu'il s'agit d'un terme compris par le consommateur moyen français, même non anglophone, alors que le verbe BE, également compris, n'a pas de signification particulière dans l'ensemble ainsi constitué de sorte que ce que ledit consommateur ne sera pas porté à lui accorder attention; Que n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, il conservera principalement en mémoire le mot ICE; Qu'en conséquence, le risque de confusion est avéré en considération de ce que les produits sont de même nature; * en ce qui concerne la marque ICEBERG: Attendu que la comparaison des termes ICEBERG et BE ICE BE montre que s'ils comportent cinq lettres en commun I, C E,B E, dans un cas elles sont placées en position d'attaque et dans l'autre en position finale; que phonétiquement, ces signes sont sans rapport autre que le son "aice"; que conceptuellement, ICEBERG a une signification précise qui sera retenue par le consommateur alors que l'ensemble BE ICE BE est dépourvu de sens global; Que la seule circonstance que l'un et l'autre signe évoquent la glace est insuffisant à établir un risque de confusion; Qu'en conséquence, la demande de ce chef sera déclarée mal fondée. Sur la concurrence déloyale: Attendu que les actes de contrefaçon ci-dessus relevés constitue des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA qui exploite la marque ICE sous licence. Sur les mesures réparatrices:
Attendu que le marque française BE ICE BE portant atteinte à la marque antérieure ICE sera annulée, la mention de cette décision devant être portée au Registre National des Marques; que cette marque
constituant la priorité du dépôt de la marque internationale no 740 421 enregistrée le 24 mai 2000 auprès de l'OMPI, il y a lieu d'ordonner la radiation de cette marque dès lors que le délai de cinq ans prévu par l'article 6-2 du Protocole de Madrid n'est pas expiré; Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction sous astreinte et de publication selon les modalités précisées au dispositif sans qu'il y ait lieu de prononcer la confiscation des marchandises marquées; Attendu que l'atteinte à la marque commise au préjudice de la société GILMAR Spa sera intégralement réparée par l'allocation de la somme de 10 000 euros; Que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale sera quant à lui réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise. Sur les autres demandes: Attendu que la société BE ICE BE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance; qu'il serait inéquitable que les société GILMAR supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu'il leur sera alloué la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette les exceptions formées par la société BE ICE BE, La déboute de ses demandes de déchéances, irrecevables en ce qui concerne les produits de la classe 3, Dit qu'en déposant la marque française 98 752 421 et internationale 740 421 BE ICE BE et en faisant usage de ce signe dans la vie des affaires, la société BE ICE BE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ICE dont est titulaire la société GILMAR Spa; Dit que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA Spa, En conséquence, Prononce la nullité de la marque francaise BE ICE BE et ordonne la radiation de la marque

internationale éponyme, Fait interdiction à la société BE ICE BE d'utiliser de quelque manière que de soit le signe BE ICE BE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Autorise la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la partie demanderesse et aux frais de la partie défenderesse dans la limite d'un coût de 3000 euros HT par insertion, Condamne la société BE ICE BE à payer à la société GILMAR Spa la somme de 10 000 euros et à la société GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA Spa la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne l'exécution provisoire de la seule mesure d'interdiction sous astreinte Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société BE ICE BE à payer aux sociétés GILMAR la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2006 Le Greffier Le Président