Cass., 19 sept. 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG : 04/10568 No MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. DESILVER Anse des Cayes 97133 SAINT BARTHELEMY représentée par Me Marc X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Alain Y..., ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Marc X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDEUR Monsieur Willi Z... ... représenté par Me Alain A..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1491 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier, DÉBATS A l'audience du 03 Mai 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte du 29 juin 2004, la Société DESILVER a fait assigner Monsieur Willi Z... devant ce Tribunal en contrefaçon de la marque française TANOS et atteinte au nom commercial TANOS.
Par conclusions du 9 mai 2005, Monsieur Alain Y... est volontairement intervenu à l'instance aux côtés de la Société DESILVER, en sa qualité de nouveau propriétaire de la marque TANOS suite à une cession intervenue en cours d'instance. Dans leurs dernières conclusions du 10 octobre 2005, la Société DESILVER et Monsieur Alain Y... ont demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile et les
articles L.713-2, L.713-3, L.711-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que Monsieur Alain Y... est recevable et bien fondé dans son action en intervention volontaire, - dire et juger que la demande en déchéance de la marque TANOS faite par Monsieur Willi Z... est irrecevable, - dire et juger que Monsieur Willi Z... a commis des actes de contrefaçon de la marque française TANOS no 96 646 671 à l'égard de la Société DESILVER et de Monsieur Alain Y..., - dire et juger que Monsieur Willi Z... a porté atteinte au nom commercial TANOS de la Société DESILVER, En conséquence, - débouter Monsieur Willi Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - interdire à Monsieur Willi Z... d'offrir en vente et de vendre des articles contrefaisants reproduisant la marque française TANOS no 96 646 671, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 400 euros par infraction constatée, - condamner Monsieur Willi Z... à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros à la Société DESILVER en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marque, - condamner Monsieur Willi Z... à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros à Monsieur Alain Y... en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marque, - condamner Monsieur Willi Z... à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros à la Société DESILVER en réparation du préjudice subi par l'atteinte au nom commercial, - ordonner l'annulation et la radiation de la marque française TAINOS no 023181 079 du 29 août 2002, - ordonner la transmission par les soins de Monsieur de Greffier de la décision à intervenir à l'INPI pour l'inscription au Registre des Marques, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou périodiques, au choix de la Société DESILVER et de Monsieur Alain Y... aux frais de Monsieur Willi Z..., et ce à titre de supplément de dommages et intérêts, et

fixer le coût de chaque insertion à la somme de 1.000 euros, - condamner Monsieur Willi Z... à verser à la Société DESILVER et à Monsieur Alain Y... la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, - condamner Monsieur Willi Z... en tous les dépens dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Marc X..., en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 27 juin 2005, Monsieur Willi Z... a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L.714-5, L.714-7, R.714-2 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, - déclarer la Société DESILVER irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, n'étant pas propriétaire de la marque TANOS no 96646 671, - déclarer Monsieur Alain Y... irrecevable et mal fondé en ses demandes d'intervenant volontaire, - dire et juger que la Société DESILVER n'atteste pas d'un usage sérieux et non équivoque de la marque TANOS no 96 646 671 et en conséquence, déclarer la Société DESILVER déchue de ses droits sur ladite marque pour défaut d'exploitation pour l'ensemble des produits et services désignés à savoir "les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; huiles et graisses industrielles ; lubrifiants et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles y compris les essences pour moteurs et matières éclairantes ; bougies, mèches ; télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs", -

débouter la Société DESILVER de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - condamner solidairement la Société DESILVER et Monsieur Alain Y... à verser à Monsieur Willi Z... la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, - condamner solidairement la Société DESILVER et Monsieur Alain Y... à verser à Monsieur Willi Z... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la Société DESILVER et Monsieur Alain Y... à payer à Monsieur Willi Z... la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner solidairement la Société DESILVER et Monsieur Alain Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain A... qui pourra en recouvrer directement le montant, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS La Société DESILVER se dit propriétaire de la marque Ta'nos déposée le 18 octobre 1996 sous le no 96 646 671, en classes 3, 4, 38 pour désigner les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices (classe 3). Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (classe 4). Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs (classe 38)". Elle a par ailleurs pour nom commercial selon son extrait K bis "DESILVER-TAINOS". Monsieur Alain Y... expose être le nouveau propriétaire de la marque suite à une cession conclue entre les parties le 15 avril 2004 et ayant pris effet après
complet paiement du prix intervenu le 15 décembre 2004. La Société DESILVER et Monsieur Alain Y... reprochent tous deux à Monsieur Willi Z... des faits de contrefaçon de la marque Ta'nos dont ils sont successivement propriétaires résultant exclusivement du dépôt à l'INPI par celui-ci le 29 août 2002 de la marque TAINOS en classes 3, 5 et 44 pour désigner de nombreux produits dont ceux visés à l'enregistrement de la marque Ta'nos des requérants, à l'exception des services de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs. La Société DESILVER fait en outre grief à Monsieur Willi Z... d'avoir porté atteinte à son nom commercial par le dépôt de la marque TAINOS. Monsieur Willi Z... soulève en défense l'irrecevabilité de l'action intentée par la Société DESILVER dont il prétend qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la marque revendiquée et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur Alain Y..., faute d'inscription de la cession à l'INPI. Il sollicite également la déchéance des droits de la Société DESILVER sur la marque Ta'nos pour défaut d'exploitation durant la période quinquennale de juin 1999 à juin 2004, date de l'acte introductif d'instance. Enfin, il conclut au débouté de l'ensemble des demandes. Sur la recevabilité de l'action de la Société DESILVER : Monsieur Willi Z... fait valoir que la Société DESILVER ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la marque Ta'nos aux motifs : - que la marque Ta'nos no 96 646 671 a été déposée le 18 octobre 1996 par Monsieur B... demeurant à Andorre, que selon l'acte de cession intervenu entre Monsieur B... et la Société DESILVER en 1999, Monsieur B... apparaît avoir encore pour résidence la principauté d'Andorre, alors que depuis 1998, celui-ci réside à Saint-Bathélémy ou à Paris, de sorte que l'acte de cession inscrit à l'INPI n'est pas valable, - qu'une saisie sur la marque Ta'nos no 96 646 671 a été inscrite à l'INPI, si bien que tant que la saisie n'est pas levée, la

marque ne pouvait être cédée à la Société DESILVER, - qu'à supposer que la marque ait bien été cédée par Monsieur B... à la Société DESILVER, celle-ci n'est plus la propriété de la requérante du fait de la cession intervenue au profit de Monsieur Alain Y... le 15 avril 2004, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du certificat d'identité de la marque et de l'état des inscriptions portées au registre national, que la marque Ta'nos a effectivement été déposée le 18 octobre 1996 par Monsieur Frédéric B... demeurant à Andorre, qu'elle a fait l'objet d'un premier contrat de cession au profit de la Société DESILVER daté du 4 janvier 1999, inscrit au registre national le 12 juin 2002 sous le no 348 298 et joint à l'état d'inscription. Le fait que le déposant initial n'ait pas procédé à son changement d'adresse est inopérant, cette inscription étant facultative, et ne saurait entacher la régularité de la cession, laquelle inscrite au Registre National des Marques est opposable aux tiers. En ce qui concerne la mesure de saisie initiée par un tiers, Monsieur Willi Z... produit un procès verbal de saisie en date du 17 décembreEn ce qui concerne la mesure de saisie initiée par un tiers, Monsieur Willi Z... produit un procès verbal de saisie en date du 17 décembre 1998 de la marque TAINOS enregistrée sous le no 96 646 670 ainsi qu'une demande d'inscription au registre national concernant les marques enregistrées sous les no 96 646 672 et 96 646 670, à l'exclusion de la marque en cause no 96 646671, de sorte que le dernier certificat de la marque no 96 646 671 en date du 12 octobre 2004 versé aux débats par les demandeurs ne mentionne pas cette saisie qui apparaît ne pas concerner cette marque. Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2004, la Société DESILVER a cédé à Monsieur Alain Y... l'entière propriété de la marque Ta'nos enregistrée sous le no 96 646 671. Pour des raisons de confidentialité, cet acte a été

communiqué par extraits, lesquels s'avèrent cependant suffisants pour constater la modification de la propriété de la marque et déterminer que la cession ne prend effet qu'à compter du complet paiement du prix, et ce en vertu de l'article 7 qui stipule : "En conséquence de ladite cession, le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits du cédant sur la marque, de sorte qu'à compter du complet paiement de la présente cession il en aura la propriété et la jouissance entières et pourra l'exploiter à son gré". Il apparaît que le complet paiement du prix de cession est intervenu à la fin de l'année 2004, ainsi que cela résulte de l'attestation établie par la Société DESILVER et Monsieur Alain Y... en date du 15 décembre 2004. En conséquence, au jour de l'introduction de l'instance le 29 juin 2004, date à laquelle s'apprécie l'intérêt à agir du demandeur, la Société DESILVER était encore propriétaire de la marque Ta'nos no 96 646 671. Son action est donc recevable. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur Alain Y...: Monsieur Willi Z... oppose le défaut d'inscription au registre national des marques de la cession intervenue le 15 avril 2004 au profit de Monsieur Alain Y.... Aux termes de l'article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, "toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques". Il n'est pas justifié de l'inscription de la cession du 15 avril 2004 au registre national des marques. En conséquence, et nonobstant la connaissance par Monsieur Willi Z... du fait de ses propres investigations de ladite cession, Monsieur Alain Y... est irrecevable à agir en contrefaçon en l'absence d'inscription de transferts des droits à son profit. Monsieur Alain Y... étant ainsi dépourvu de droit à agir, son intervention volontaire à la présente instance aux côtés de la Société DESILVER s'avère irrecevable en vertu de l'article 329 alinéa

2 du nouveau Code de procédure civile. Sur la déchéance des droits de la Société DESILVER sur la marque Ta'nos no 96 646 671 pour défaut d'exploitation : Monsieur Willi Z... forme cette demande sur le fondement de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement. La Société DESILVER soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'une déchéance partielle des droits sur la marque Ta'nos ne rendrait pas disponible cette marque compte tenu de la similitude existant entre tous les produits désignés à l'enregistrement, de sorte que Monsieur Willi Z... est dépourvu d'intérêt à agir en déchéance. Il apparaît que Monsieur Willi Z... justifie de son intérêt à agir en déchéance dès lors que lui sont reprochés des actes de contrefaçon de la marque en question. Par ailleurs, la similitude des produits désignés dans l'enregistrement revendiquée par la requérante n'est pas avérée. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de factures de 2003 et 2004 et de publicités parues en 1998, que la Société DESILVER apporte une preuve suffisante de l'exploitation effective de la marque Ta'nos pour la période requise et pour les produits suivants : huiles parfumées, eau de toilette et cosmétiques. Le cosmétique se disant de toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette et à la beauté englobe nécessairement les savons, les lotions pour les cheveux, les dentifrices visés à l'enregistrement de la marque. En revanche, la Société DESILVER ne justifie d'aucun usage de sa marque pour les autres produits et sera partiellement déchue de ses droits sur la marque Ta'nos concernant les "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser" de la classe 3 et l'ensemble des produits visés à l'enregistrement aux classes 4 et 38. Sur la contrefaçon de la marque Ta'nos : La déchéance des droits de la Société DESILVER sur

la marque Ta'nos n'ayant pas été prononcée pour les produits suivants : "savons ; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices", il convient d'examiner la contrefaçon invoquée par la requérante sur le fondement de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement selon l'article L.713-3 du même code. Monsieur Willi Z... a déposé le 29 août 2002 sous le no 02 3 181 079 la marque TAINOS notamment pour des produits identiques à ceux visés par la marque Ta'nos de la Société DESILVER et exploités par celle-ci, soit "Produits de parfumerie, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions, crèmes, colorants pour les cheveux ; dentifrices", ou pour des produits et services similaires tels laits de toilette, produits de maquillage, masques de beauté, produits épilatoires, produits de rasage, sels pour le bain ... et de façon générale tous produits à usage cosmétique. La seule différence existant entre les deux marques réside dans le "i" surmonté d'un point ou d'un tréma, soit de deux points. Elle apparaît quasi inexistante visuellement, ne confère à l'une ou l'autre marque aucun sens particulier et est dépourvue de pouvoir distinctif, de sorte qu'il convient de considérer que le dépôt de la marque de Monsieur Willi Z... constitue la contrefaçon par reproduction pure et simple de la marque dont est propriétaire la Société DESILVER enregistrée antérieurement. Sur l'atteinte portée au nom commercial de la Société DESILVER : La Société DESILVER produit un extrait K bis mentionnant à titre de nom commercial :
DESILVER-TAINOS. Elle justifie cependant de l'usage public de ce nom commercial sous cette forme ou celle abrégée TANOS seulement à compter de l'année 2003, soit pour une période postérieure au dépôt de la marque de Monsieur Willi Z... effectué le 29 août 2002, de sorte que l'atteinte portée au nom commercial de la Société DESILVER par le dépôt litigieux n'est pas constituée. Sur les mesures
réparatrices : Il convient d'interdire à Monsieur Willi Z... de faire usage de la marque TAINOS pour désigner des produits ou services identiques ou similaires aux savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, et de prononcer la nullité partielle de la marque TAINOS no 02 3 181 079 pour ces mêmes produits et services ainsi que pour les produits et services similaires comme relevant de la cosmétique. En réparation du préjudice subi par la Société DESILVER du fait de la contrefaçon de sa marque et compte tenu de ce que le dépôt de la marque TAINOS par Monsieur Willi Z... constitue le seul fait d'exploitation reproché au défendeur, il sera alloué à celle-ci la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. La mesure de publication sollicitée n'apparaît pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Il convient de condamner Monsieur Willi Z... qui succombe à verser à la Société DESILVER la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d'interdiction et d'indemnisation.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la Société DESILVER, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Alain Y..., Déclare recevable la demande en déchéance formée par Monsieur Willi Z..., Dit que la Société DESILVER est
partiellement déchue de ses droits sur la marque Ta'nos no 96 646 671, soit pour les produits suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (classe 3),Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (classe 4), Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs (classe 38)", Dit qu'en déposant la marque TAINOS le 29 août 2002 sous le no 02 3181 079, Monsieur Willi Z... a commis un acte de contrefaçon de la marque Ta'nos no 96 646 671 de la Société DESILVER, Interdit à Monsieur Willi Z... de faire usage de la marque TAINOS pour désigner des produits ou services identiques ou similaires aux savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, et ce sous astreinte de 100 euros (cent euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Prononce la nullité partielle de la marque TAINOS no 02 3 181 079 déposée le 29 août 2002 par Monsieur Willi Z... pour les produits et services précités suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ainsi que pour l'ensemble des produits et services qui leur sont similaires car relevant de la cosmétique, Condamne Monsieur Willi Z... à payer à la Société DESILVER la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marque, Déboute la Société DESILVER de sa demande formée au titre de l'atteinte portée à son nom commercial, Condamne Monsieur Willi Z... à verser à la Société DESILVER la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures

d'interdiction et d'indemnisation, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente en vue de son inscription au Registre National des Marques, Condamne Monsieur Willi Z... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Marc X..., avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2006 Le Greffier Le Président