CA Paris, 25 janv. 2022, RG 18/4839

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 3ème section

No RG 18/04839 - No Portalis 352J-W-B7C-CMZOR
No MINUTE :

Assignation du : 26 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2022 DEMANDERESSE
S.C. [Adresse 9] Saint-Amand [Localité 1]
représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966

DÉFENDERESSES
S.A.R.L. VIGNOBLE [Z] Le Bourg [Localité 3]
représentée par Maître Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401
S.A.R.L. CGM VINS [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Antoine VEY de la SELEURL VEY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Arthur COURILLON-HAVY, juge [N] [E], juge
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l'audience du 14 Octobre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. L'affaire a fait l'objet de plusieurs prorogations et avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition le 25 Janvier 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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Exposé du litige
1.La société [Adresse 9] (ci-après la société [Adresse 8]), producteur de vins de l'IGP Côtes de Gascogne et d'Armagnac, est notamment titulaire
- des marques verbales suivantes, toutes enregistrées pour désigner notamment des vins :
1- [Adresse 8], marque française no 4202685 (déposée le 10 août 2015) 2- [Adresse 8], marque de l'UE no016788151 (déposée le 1er juin 2017)
3- Premières grives, marque française no4202661 (déposée le 10 août 2015) 4- Premières grives, marque de l'UE no016957102 (déposée le 5 juillet 2017)
5- Dernières grives, marque française no4202667 (déposée le 10 aout 2015) 6- Dernières grives, marque verbale de l'UE no016957111 (déposée le 5 juillet 2017)
7- Premières grives, marque française no98744094 (déposée le 27 avril 1998 selon la base Inpi, renouvelée) 8- Dernières grives, marque française no98744093 (déposée le 27 juillet 1998 selon la base Inpi, renouvelée) 9- [Adresse 8] brut de cuve, marque française no3664645 (déposée le 17 aout 2009, renouvelée)
- des marques semi-figuratives suivantes, toutes enregistrées pour désigner des vins ou des boissons alcooliques
10- [Adresse 8], marque française no3938898 (déposée le 3 aout 2012) 11- [Adresse 8], marque française no98740280 (déposée le 30 juin 1998, renouvelée) 12- Premières grives, marque de l'UE no017882187 (déposée le 29 mars 2018)
13- [Adresse 8], marque internationale ne désignant pas la France, no793370 (déposée le 21 novembre 2002, renouvelée).
2.Elle indique avoir découvert en janvier 2018 que la société Vignobles [Z], producteur et distributeur de vins, commercialisait des vins blancs moelleux et secs IGP Côtes de Gascogne sous le signe « Faute de grives, je bois du merle », et lui avoir adressé une mise en demeure de s'arrêter le 2 février ; puis avoir découvert le 27 février 2018 que la société Cgm vins, distributeur de vins, distribuait ces vins Fautes de grives, et avait, dans un courriel de promotion et dans une brochure commerciale, indiqué que le vin Faute de grives moelleux était un « produit anthologique assimilé [Adresse 8] ».
3.Après avoir pratiqué une saisie-contrefaçon contre chacune de ces deux sociétés le 28 mars 2018, elle les a assignées le 26 avril suivant en contrefaçon des marques 1 à 6, et concurrence déloyale et parasitaire. En cours d'instance, les défenderesses ont soulevé la nullité des marques invoquées, la société Vignobles [Z] soulevant en outre la nullité des marques 7 à 13 ainsi que d'une marque française non identifiée (no4090753).
4.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2021, la société [Adresse 8] soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles en nullité des marques, résiste au fond aux prétentions adverses, et demande, ?invoquant à titre principal contre les deux défenderesses une contrefaçon des marques Premières grives (3 et 4), Dernières grives (5 et 6), contre la seule société Cgm vins une contrefaçon des marques [Adresse 8] (1 et 2) ; et subsidiairement une concurrence déloyale et parasitaire, de condamner ?en réparation du préjudice financier résultant de la contrefaçon, à titre provisionnel : ?la société [Z] à lui payer 1 263 758, 24 euros (360 195 + 903 563, 24) ; ?la société Cgm vins et la société [Z], in solidum, à lui payer 413 710, 80 euros (77 934, 8 + 335 776) ; ?en réparation du préjudice d'image résultant de la contrefaçon, à titre provisionnel : ?la société [Z] à lui payer 806 752 euros ; ?la société Cgm vins et la société [Z], in solidum, à lui payer 299 800 euros ?invoquant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, de condamner la société [Z] à lui payer, à titre provisionnel, 180 000 euros ; ?d'interdire aux sociétés [Z] et Cgm vins de commercialiser le produit « Faute de grives » ou tout produit similaire, sous astreinte ; ?leur enjoindre de lui remettre sous astreinte la copie des contrats et documents comptables relatifs aux vins « Faute de grives » depuis janvier 2017, ?ordonner la publication du jugement dans 5 journaux, sur le site internet de chaque défenderesse et sur son propre site internet ; ?enfin de condamner les défenderesses in solidum à lui payer 56 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (avec recouvrement par son avocat) et l'exécution provisoire.
5.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2021, la société Cgm vins soulève la nullité des marques invoquées et demande d'en ordonner la radiation auprès de l'EUIPO et de l'Inpi, résiste à l'ensemble des demandes dirigées contre elle, subsidiairement demande la garantie de la société Vignobles [Z], et en toute hypothèse réclame contre la société [Adresse 8] une amende civile, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (avec recouvrement par son avocat).
6.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société Vignobles [Z] demande en substance de ?déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon et rejeter toutes les demandes dirigées contre elle, ?subsidiairement de condamner la société Cgm vins à la garantir de toute condamnation prononcée à raison de la mention « assimilé [Adresse 8] » ?déclarer nulles les marques 1 à 12 ainsi qu'une marque française no4090753, encore la dénomination sociale « scv [Adresse 9] » « pour contrariété au droit de l'étiquetage », avec interdiction d'usage sous astreinte, et d'ordonner à la société [Adresse 8] de procéder auprès de l'Ompi à la radiation de la marque internationale (13) ; ?condamner la société [Adresse 8] à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile, avec exécution provisoire, ?ainsi que 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens (avec recouvrement par son avocat).
7.L'instruction a été close le 24 juin 2021, mais le 6 juillet 2021, la société Cgm vins en a demandé la révocation, faisant valoir que la demanderesse avait fortement augmenté ses demandes indemnitaires dans ses dernières conclusions du 14 avril, avec de nombreuses pièces supplémentaires, et qu'elle s'est vu refuser un report de la clôture en juin 2021 alors qu'elle avait besoin d'un bref délai pour apporter des pièces comptables qu'elle n'aurait pas pu communiquer plus tôt, au regard de la date d'arrêt des comptes. La société [Z] s'est associée à cette demande. La société [Adresse 8], en revanche, s'y est opposée et a réclamé une indemnité de procédure, faisant notamment valoir que l'augmentation du montant de ses demandes ne correspondait qu'à la poursuite des actes de contrefaçon, que les nouvelles pièces étaient pour l'essentiel des tickets de vente, et que les documents comptables étaient demandés depuis 3 ans et auraient pu être communiqués sans attendre.
8.À l'audience du 14 octobre 2021, le tribunal, considérant que la société Cgm vin avait disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions de la société [Adresse 8], que dès lors les motifs invoqués ne caractérisaient pas une cause grave, et qu'au demeurant elle n'avait pas pris la peine de notifier les nouvelles conclusions qu'elle voulait voir admettre ce qui indiquait que la révocation de la clôture allait causer un délai supplémentaire important, a rejeté la demande en révocation et réservé les dépens de l'incident. L'affaire a donc été plaidée, et le jugement mis en délibéré.

MOTIFS
1o) Demandes reconventionnelles en nullité (et déchéance) des marques et de la dénomination sociale
Moyens des parties
9.La société [Z] estime ses demandes recevables contre l'ensemble des marques car elles sont identiques ou appartiennent à une même famille et sont exploitées ensemble sur les mêmes étiquettes ; s'agissant de la marque internationale, elle expose (ailleurs dans ses conclusions, p.68-69) que l'égalité des armes oblige à lui permettre une « réponse du berger à la bergère » tenant à une radiation auprès de l'OMPI sous astreinte.
10.Sur le fond, visant les articles7, paragraphe 1, sous f), et 58, paragraphe 1, sous c) du règlement sur la marque de l'Union européenne, les articles L. 711-2, 7o, 8o, et L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, et la règlementation relative à l'étiquetage des vins, elle soutient (en substance) que les marques sont « déceptives » en ce qu'elles sont déposées pour n'importe quel vin alors que « [Adresse 8] » renverrait à une appellation d'origine précise ; et qu'elles sont exploitées sur des étiquettes dont les mentions (« domaine », « propriétaire récoltant ») désignent un produit domanial, spécial, alors qu'elles sont déposées pour désigner un produit commercial, « apatride », général.
11.Elle les estime encore nulles pour contrariété à l'ordre public, car (en substance) d'une part [Adresse 8] serait une unité géographique plus petite au sein d'une IGP et les marques y renvoyant seraient ainsi contraires à la règlementation de l'étiquetage ; d'autre part car étant déposées également pour désigner des produits non alcooliques, elles caractériseraient une publicité indirecte prohibée de ceux-ci. Par ailleurs elle invoque indirectement contre la dénomination sociale l'interdiction d'employer le terme « château » pour un vin qui n'est pas d'une AOC.
12.La société Cgm vins, visant l'article 7, paragraphe 1, sous b), et sous f) du règlement sur les marques et les articles L. 711-2 et -3 du code de la propriété intellectuelle, estime que les marques [Adresse 8] sont devenues usuelles par la faute de leur titulaire car elles seraient utilisées et comprises par les consommateurs, les autres professionnels et les restaurateurs comme un terme générique, la désignation d'une appellation (géographique ou d'origine) ou d'un cépage, sans opposition de la société [Adresse 8] qui en serait satisfaite et entretiendrait même cette confusion en faisant usage de la marque [Adresse 8] sans référence à l'IGP Côtes de Gascogne. Il en résulte également selon elle, comme pour la société [Z], le caractère trompeur de ces marques, enregistrées pour des vins en général alors que [Adresse 8] désignerait une production particulière de vins.
13.Contre les marques Premières grives et Dernières grives, elle les dit usuelles car le terme « grive » désignerait dans le milieu vinicole les vins issus de vendanges tardives, cet oiseau étant connu pour s'installer dans les vignes à l'automne ou en hiver.
14.La société [Adresse 8] quant à elle soulève l'irrecevabilité, faute de lien suffisant, des demandes reconventionnelles de la société Vignobles [Z] visant les marques qu'elle n'a pas invoquées contre elle (1, 2, 9, 10, 11, 12 et une marque française no4040753), faisant valoir que la notion de famille de marques a été conçue pour d'autres situations et viserait à protéger le titulaire de la marque, et que seule une marque strictement identique à celle invoquée par le demandeur ou causant une entrave à l'autre partie pourrait justifier une demande reconventionnelle en nullité. Elle estime également les demandes irrecevables en ce qu'elles visent des produits ou services pour lesquels les marques ne sont pas invoquées.
15.Sur le fond, elle conteste le caractère usuel des marques [Adresse 8], les preuves avancées en ce sens ne faisant, selon elle, que prouver sa notoriété, outre qu'elle n'aurait pas été « complaisante » ; conteste leur caractère trompeur, les signes ne visant, dit-elle, ni une appellation protégée, ni les termes « château » ou « domaine », [Adresse 8] n'étant pas davantage une entité géographique. Sur les marques Premières et Dernières grives, elle soutient que le terme « Grive » est seulement indirectement évocateur de la période de récolte, ce qui serait permis, et ne décrit pas une caractéristique du vin ; enfin que seules huit autres marques contiennent ce terme, ce qui à l'échelle des dizaine de milliers de marques déposées dans la même classe ne suffit pas, selon elle, à caractériser le caractère générique du terme.
Réponse du tribunal
16.Certains des moyens de « nullité » correspondent en réalité à des moyens de déchéance, et les demandes en nullité s'analysent donc, partiellement, en des demandes en déchéance.
a. recevabilité
17.En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; et aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il est constamment jugé à ce titre que seules les demandes reconventionnelles dirigées contre les marques invoquées au soutien de la demande principale en contrefaçon s'y rattachent par un lien suffisant. Cela peut inclure une marque identique à la marque invoquée par le demandeur en contrefaçon (comme dans l'espèce ayant donné lieu au jugement du présent tribunal du 25 mai 2018, RG 15/10851, Terra vechia, cité par la société [Z], où le défendeur ayant acquis des vignobles se voyait opposer par le cédant une marque de vin européenne jugée trompeuse car correspondant au nom du lieu dit où se trouvaient ces vignobles, et où la demande reconventionnelle contre la marque française identique était recevable).
18.De même, en principe, lorsque seule une partie des produits ou services pour lesquels une marque est enregistrée sont invoqués au soutien de la prétention originaire, la demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance ne s'y rattache que dans la mesure où elle concerne ces mêmes produits ou services, et est irrecevable pour le surplus, à l'égard des produits ou services non opposés par le demandeur principal (voir, par exemple, CA Paris, 18 mai 2018, RG 17/10075, cité par la société [Adresse 8]). Cette solution ne porte pas atteinte aux droits du demandeur reconventionnel, dès lors que sa demande reconventionnelle, même limitée aux seuls produits opposés par le demandeur originaire, suffit à faire échec à l'action en contrefaçon et que celui-ci, en raison de l'autorité de la chose jugée, ne pourra plus réintroduire de nouvelle demande fondée sur la même marque, même en invoquant alors les autres produits ou services.
19.En l'espèce, il est constant que la société [Adresse 8] ne reproche pas à la société Vignobles [Z] l'usage des marques [Adresse 8]. Les demandes reconventionnelles que forme celle-ci contre ces marques (1, 2, 9, 10, 11, 13) sont donc irrecevables, faute pour elle d'intérêt à agir. La demande en nullité d'une marque française no4090753, qui n'est pas invoquée par la société [Adresse 8] et dont il n'est en toute hypothèse pas démontré qu'elle lui appartienne, est également irrecevable.
20.Il est également constant que la société [Adresse 8] n'oppose ses marques que pour les vins. Les demandes reconventionnelles sont donc irrecevables en ce qu'elles visent les autres produits ou services, faute de lien suffisant avec la demande originaire.
21.S'agissant de la dénomination sociale, la société Vignobles [Z] n'expose pas en quoi elle aurait un intérêt à la contester, ni que cette contestation aurait un lien avec les prétentions originaires de la société [Adresse 8], alors que cette dénomination n'est pas invoquée par la demanderesse. La demande en nullité est par conséquent irrecevable.
22.En revanche, les marques 7 et 8 (françaises Premières grives no98744094 et Dernières grives no98744093), bien que non invoquées par la société [Adresse 8], sont identiques aux marques qu'elle invoque, dans la mesure où elles visent des boissons alcooliques dont font partie les vins ; et la marque 12 (européenne no017882187) bien que semi-figurative, est composée du même élément verbal « Premières grives », auquel s'ajoute seulement le dessin, à la façon d'une gravure, d'une grive sur une branche. Les mêmes moyens sont dirigés contre l'ensemble des marques Premières et Dernières grives, sans que la présence de l'élément figuratif sur la marque 12 ait une quelconque incidence dans ce débat. Il peut donc être statué sur ces marques prises ensemble, et les demandes reconventionnelles de la société Vignobles [Z] dirigées contre les marques Premières et Dernières grives ont ensemble un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elles sont par conséquent recevables ensemble avec les demandes visant les marques 3 à 6, dont la recevabilité n'est pas contestée.
b. nullité
i. cadre juridique
23.En vertu de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, applicable en l'espèce à raison de leur date de dépôt aux marques 2, 4, 6, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7, aux termes duquel :
« 1. Sont refusés à l'enregistrement : (...) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; (...)
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; (...)
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes m?urs;
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté. »
24.L'article 52, paragraphe 3, précise que si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
25.La nullité des marques de l'Union européenne déposées à compter du 1er octobre 2017 (en l'espèce la marque 12) est régie en des termes identiques par les articles 59 et 7 du règlement 2017/1001.
26.La nullité des marques nationales est également régie en des termes en substances identiques à ceux du règlement, et avec lesquels ils sont interprétés de manière uniforme, par l'article 3 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, applicable en l'espèce à raison de leur date de dépôt aux marques 1, 3, 5, et par l'article 3 de la directive 89/104, applicable en l'espèce aux marques 7 et 8, et dont les dispositions pertinentes, qui sont celles du règlement citées ci-dessus, ont été transposées en droit interne par les articles L. 711-2, points a) et b), L. 711-3 points b) et c) et L. 714-3, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2019.
ii. contrariété à l'ordre public (Article 7, paragraphe 1, sous f), et article L. 711-3, point b)
27.La critique par la société Vignobles [Z] du dépôt des marques pour d'autres classes que les vins, tenant à ce que l'emploi de la marque de vin pour d'autres produits caractériserait une publicité indirecte prohibée pour le vin, ne peut justifier que la nullité partielle des marques, pour les produits ou services non alcooliques : c'est en effet l'usage d'autres produits pour promouvoir indirectement l'alcool de façon illicite qui est prohibé, donc le dépôt de la marque dans d'autres classes ; et non le dépôt en soi d'une marque pour désigner des alcools. L'argumentation selon laquelle un tel dépôt pour d'autres produits « pollue » irrémédiablement la marque est contraire à l'article 52, paragraphe 3, du règlement de 2009, précité (et aux dispositions analogues des autres textes), selon lequel la cause de nullité qui n'affecte qu'une partie des produits ou services ne justifie la nullité de la marque que pour ces produits ou services. Ce moyen est ainsi manifestement dépourvu de sérieux.
28.Quant aux autres moyens de la société Vignobles [Z] tirés de la contrariété à l'ordre public, ils ne sont dirigés que contre les marques [Adresse 8], pour lesquelles sa demande est irrecevable.
iii. caractère trompeur (article 7, paragraphe 1, sous g), et article L. 711-3)
29.Le moyen de nullité relatif au caractère trompeur des marques consiste à soutenir que vendre, sous une marque désignant les vins en général, un vin particulier relevant d'une indication géographique protégée, serait trompeur. Mais, s'il est en effet trompeur de vendre sous une marque désignant une entité géographique un vin qui n'en provient pas, tel n'est évidemment pas le cas du titulaire de la marque qui donne aux produits vendus sous celle-ci certaines caractéristiques. Le moyen revient en définitive à interdire tout emploi d'une marque commerciale pour des vins bénéficiant d'indications qualitatives comme « domaine » et relevant d'une IGP, ce que les demanderesses ne justifient par aucun texte normatif et est manifestement dénué de sérieux.
iv. caractère usuel des marques « Grives » (article 7, paragraphe 1, sous d) et article L. 711-2 point a)
30.Il est constant que les grives sont particulièrement présentes dans les vignes du sud-ouest à l'automne, à une période relativement tardive correspondant à la récolte du raisin entrant dans la composition des vins blancs « moelleux » Premières grives et Dernières grives de la société [Adresse 8]. Ce fait, qui correspond à une coïncidence entre la période d'un phénomène naturel, la migration d'oiseaux, et celle de la récolte de l'ingrédient principal du produit, n'est pas en lui-même la preuve que le nom des oiseaux concernés soit devenu usuel dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner le produit ou la période de sa fabrication.
31.En effet, les éléments composants la marque ne désignant pas en eux-mêmes une caractéristique du produit (ce qui est constant en l'espèce), leur caractère usuel suppose un lien avec le produit ou une de ses caractéristiques, qui résulterait seulement de l'usage qui en est fait par le public pertinent, c'est-à-dire l'usage par les professionnels du secteur tel qu'il est perçu par les consommateurs du produit concerné ; ce qui s'apprécie à la date du dépôt de la demande de marque.
32.À cet égard, la société Cgm vins invoque (sa pièce no12) plusieurs exemples d'étiquettes de vins contenant le mot grive (et la société [Adresse 8] ne répond pas sur ce point) : - un vin blanc doux « la grive » dont est communiquée une photo d'une bouteille de 2014, récolté « en sur-maturation » 15 à 20 jours après les autres vignes ; - un vin de Bourgogne rouge de 2012 appelé « cuvée des grives » ; - un vin rouge (Crozes-Hermitage) de 2015 et un vin blanc sec de 2016 venant tous deux du « [Adresse 7] », et appelés « clos des grives », - un vin italien de 2013 appelé « le grive » ; - des vins de [Localité 4] dénommés « [Adresse 5] » dont une étiquette de 1998 est produite.
33.Pour le reste, la société Cgm vins invoque des exemples non datés ou postérieurs au dépôt des marques (« refuge aux grives », « belles grives », non datés, et « Grive dorée » ou « Grive rose » issus d'un site internet visité en décembre 2018 et qui dépendent déjà, en toute hypothèse, du [Adresse 5]), ainsi que deux exemples de vins ne contenant pas le mot grive mais un dessin d'oiseau dont rien ne permet de conclure qu'il s'agirait à l'évidence de grives (l'étiquette « vina zorzal » montre une silhouette d'oiseau très stylisée, pouvant représenter n'importe quel passereau, à son côté se trouve un emballage figurant un oiseau au très long bec qui n'est manifestement pas une grive, et les étiquettes des vins « cuvée d'automne » semblent plus surement montrer un moineau et d'autres types de passereaux de cette taille, comme une mésange ou peut-être un rouge-gorge, mais assurément pas des grives). Ces exemples sont donc inutiles à la démonstration du caractère usuel des marques litigieuses.
34.Elle invoque également l'existence d'autres marques contenant le mot grives. Parmi l'ensemble, seules les marques désignant du vin, et déposées avant les marques litigieuses, sont pertinentes. La pièce Cgm no22, qui est le résultat d'une recherche faite en 2019 dans la base de l'Inpi, mentionne 20 marques en vigueur en France déposées en classe 33 et contenant le mot grives. Parmi elles, 7 appartiennent à la société [Adresse 8], et 2 sont les signes « Faute de grives, je bois du merle », objet de l'instance. Pour aucune, la date de dépôt n'est indiquée ; seules peuvent alors être prises en compte les marques indiquées comme « renouvelées », ce qui prouve qu'elles ont au moins dix ans, et les rend donc opposables aux marques litigieuses déposées après 2009 (c'est-à-dire les marques 3, 4, 5, 6, 12, mais pas les marques 7 et 8, déposées en 1998). Parmi elles, figure une marque correspondant à l'un des usages déjà évoqués (« clos des grives » du [Adresse 7]), ce qui laisse 4 marques pertinentes en l'espèce : - « la ferme aux grives » (à supposer que cette marque, déposée par une « compagnie hôtelière » dans un très grand nombre de classes, était bien exploitée pour désigner des vins, ce qui n'est pas contesté) - « domaine de la grive » - « château hautes grives » - « roche grive ».
35.Enfin, la société Cgm vins se prévaut de trois articles communiqués par la société [Adresse 8] (dans sa pièce no6 regroupant un très grand nombre d'articles sur plusieurs dizaines de pages et qui ne permet pas de rechercher un article déterminé), articles qui emploieraient le mot grives pour désigner des vins, mais elle n'en cite que de courts passages dont il ne ressort pas que cet usage ait un autre but que de désigner, précisément, les vins de la société [Adresse 8], comme celle-ci l'affirme sans être contredite. Cet argument ne tend donc pas à démontrer le caractère usuel de la marque.
36.Ainsi, hormis l'usage fait par les parties elles-mêmes, ne sont rapportés que 8 usages indépendants du mot grives pour désigner des vins en France, et 9 dans l'Union européenne (avec le vin italien), ce qui est insuffisant à démontrer que ce terme est devenu usuel pour désigner ce produit ou une de ses caractéristiques, et ce d'autant moins au regard du nombre extrêmement important de dénominations différentes que connait ce produit. Le moyen de nullité est donc infondé.
v. caractère distinctif en soi (article 7, paragraphe 1, sous b)
37.Au-delà des cas d'interdictions énumérés à l'article 7 et dont il vient d'être démontré qu'aucun ne s'applique en l'espèce, les signes [Adresse 8], Premières grives et Dernières Grives sont composés de mots aisément prononçables, mémorisables, et donc manifestement aptes, pour les consommateurs, à désigner l'origine de vins.
38.Par conséquent, aucun des moyens de nullité invoqués n'étant opérant ou fondé, les demandes en ce sens sont rejetées.
b. déchéance
i. cadre juridique
39.L'article 58 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, applicable en l'espèce à toutes les marques à raison de la date du présent jugement, régit la déchéance en ces termes :
« 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: (...) b) si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ;
c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »
40.La déchéance des droits sur les marques nationales est régie en des termes en substances identiques à ceux du règlement, et avec lesquels ils sont interprétés de manière uniforme, par l'article 20 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et dont les dispositions ont été transposées en droit interne par l'article L. 714-6, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuellement applicable.
ii. Marque devenue désignation usuelle (dégénérescence)
41.Contre les marques [Adresse 8], la société Cgm vins se prévaut de plusieurs articles ou documents indiquant qu'une partie des consommateurs de vins, dans une proportion non indiquée, associeraient ou confondraient la marque [Adresse 8] avec une « appellation », et qu'elle serait « presqu'une AOC ». Cette allégation ne repose toutefois que sur les affirmations non étayées des auteurs de ces documents, dont rien ne permet de savoir ce qui fonde leur opinion, hormis le lien qu'ils font, tous, avec la notoriété de la marque ou le volume de production, qui ne sont pas des critères pertinents. Ce fait n'est donc pas démontré.
42.En toute hypothèse, une telle confusion avec une « appellation » n'est pas de nature à caractériser un usage de la marque pour désigner d'autres produits que ceux de son titulaire : en effet, il n'existe pas d'appellation d'origine ou d'indication géographique « [Adresse 8] », de sorte que même à supposer que le public croie le contraire, il n'existe aucun concurrent qui pourrait s'en revendiquer. En définitive, un tel argument ne tend (le cas échéant) qu'à démontrer le caractère trompeur de la marque (ce qui est examiné à la partie suivante).
43.Plus généralement, les seuls exemples d'usage par des professionnels que rapporte la société Cgm vins désignent sans ambigüité les produits fabriqués par la société [Adresse 8] (extraits de sites internet faisant référence au [Adresse 8], auquel d'autres produits sont dits « équivalent », « cousin », « un peu moins sucré », une « alternative », ou convenant aux « amateurs de [Adresse 8] »), à une seule exception près, un vin mentionné comme « [Adresse 8] » sur une page internet. De même, le fait que quelques restaurants mentionnent sur leur carte la marque [Adresse 8] au même niveau que des appellations, que des cépages, ou qu'une couleur de vin, ne fait qu'indiquer une organisation libre ou peu rigoureuse de ladite carte au regard de la typologie classique des vins, et il ne s'en déduit pas que d'autres vins que ceux de la société [Adresse 8] pourraient être désignés sous cette dénomination.
44.Ainsi, la société Cgm vins ne tend qu'à démontrer la position dominante de la société [Adresse 8] au sein de l'indication géographique protégée Côtes de Gascogne, ce qui n'est pas de nature à rendre la marque usuelle, pas plus que ne l'est la politique de communication, qu'elle critique également, tenant à privilégier la marque au détriment de l'IGP, politique qui ne profite certes pas aux autres producteurs, mais ne fait pas pour autant de la marque dont la notoriété est promue une dénomination usuelle pour les autres vins de cette appellation. Le moyen, infondé, est donc écarté.
ii. marque devenue trompeuse
45.Le fait que « certains » consommateurs, dans une proportion inconnue et non démontrée, puissent associer la marque à une indication qualitative comme une appellation d'origine, ce qui n'est pas davantage démontré, ainsi qu'il a été vu (point 41), ne suffit pas à établir que la marque risque d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits : une telle confusion de la part du public entre la marque et une « appellation », qui est un terme qualitatif, pourrait aussi s'expliquer par l'image de qualité que la marque a pu acquérir elle-même, ce qui ne saurait lui être reproché. Les marques [Adresse 8] ne sont donc pas devenues trompeuses.
46.Aucun des moyens de déchéance n'étant fondé, les demandes en ce sens sont rejetées.

2o) Demandes fondées sur la contrefaçon des marques [Adresse 8], Premières grives et Dernières grives
a. contrefaçon des marques Premières et Dernières Grives
Moyens des parties
47.La société [Adresse 8] estime que le signe « Faute de grives je bois du merle » est exploité pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est protégée (les vins, ou à tout le moins les vins blancs moelleux de l'appellation Côtes de Gascogne) ; que le terme déterminant en est le mot grives, comme dans les marques, ce qui serait renforcé par l'emploi isolé et en grande taille de « Faute de grives », le mot grives étant lui-même séparé du reste par un dessin de grive qui renforcerait encore le poids de cette notion, et répété à 4 reprises sur la bouteille ; que le risque de confusion serait aggravé par la grande renommée des marques, le contexte de commercialisation tenant à une description employant les mêmes mots, le choix d'une bouteille de forme et de couleur identiques bien qu'inusuelles pour ce type de vins, et la vente à un prix bas dans la grande distribution à côté des vins de la marque ; enfin que plusieurs clients et consommateurs auraient déjà commis la confusion.
48.La société Vignobles [Z] explique avoir dû s'adapter rapidement à l'interruption brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société [Adresse 8], dont elle distribuait auparavant le vin, en « mettant les rieurs de son côté » et en signifiant « à défaut de boire du vin Grives, je bois du vin Merle » (ses conclusions p. 47, citant en le « revendiquant » un passage des conclusions de la demanderesse), ce qu'elle qualifie de « légitime défense » en faisant valoir que la contrefaçon est un délit pénal, qui admet donc les faits justificatifs du droit pénal. Elle estime que ce faisant elle n'a créé aucune allusion au [Adresse 8], que le visuel des étiquettes exclut toute confusion car la grive qui y est représentée s'envole dans un cas et est posée dans l'autre, ce qui renforcerait la différence conceptuelle qu'il faut apprécier au regard de l'ensemble de l'étiquette et du sens du proverbe, qui exprime précisément l'absence de grives et la présence du merle (lequel occupe également en filigrane toute la surface de la contre-étiquette), précise-t-elle, de sorte que selon elle le mot grives n'est pas déterminant. Elle ajoute, enfin, que du fait de la présence sur toutes les étiquettes de la marque « [Adresse 8] », en position prépondérante, les marques Premières et Dernières grives n'assureraient aucune fonction d'indication d'origine, de sorte qu'aucune atteinte à cette fonction et donc aucune contrefaçon ne pourrait être caractérisée.
49.La société Cgm vins expose avoir été de bonne foi et n'avoir commis aucune faute car le signe litigieux a été déposé en tant que marque par M. [Z] et ce, sans opposition ; et conteste tout risque de confusion, le mot grive étant selon elle « de libre parcours », et les signes étant, dit-elle, très différents en ce que le signe contesté serait « Faute de grives je bois du merle le merle moqueur », qu'il serait long, rythmé et fort, que le seul point commun est le mot grive qui est issu du langage courant ; qu'ainsi visuellement et phonétiquement la partie similaire serait minime ; et que conceptuellement, la marque renverrait à la période de vendange, tandis que le signe relèverait de l'humour sans décrire sérieusement le contenu de la bouteille, boire du merle étant impossible.
Réponse du tribunal
Cadre juridique
50.Les droits sur les marques françaises et de l'Union européenne sont prévus dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant rédigé en ces termes :
« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée » ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque »
51.L'atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne à l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l'article L. 717-1 (dans le cas des marques de l'Union européenne).
Portée du critère de l'atteinte à la fonction de la marque et absence d'incidence du cumul de marques
52.Comme le rappelle la société Vignobles [Z], la Cour de justice a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n'est pas absolu, ne l'autorise à s'opposer à l'usage d'un signe par un tiers en vertu de l'article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).
53.Plus précisément, dans le cas où l'article 9, paragraphe 2, sous a) est applicable (double identité de signe et de produits ou services), il peut s'agir d'une atteinte à l'une quelconque des fonctions de la marque : non seulement la fonction essentielle (garantie de provenance), mais aussi celle qui consiste « à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité » (CJCE, 18 juin 2009, L'Oréal, C-487/07, point 58).
54.Mais dans le cas prévu au paragraphe 2, sous b) (similitude de signes et de produits ou services), la condition spécifique de la protection est « le risque de confusion et donc une possibilité d'atteinte à la fonction essentielle de la marque » (L'Oréal précité, point 59). Ainsi, alors que dans le cas d'une double identité prévu au paragraphe 2, sous a), le risque d'atteinte à une fonction de la marque est une condition supplémentaire de la protection, dans le cas prévu au paragraphe 2, sous b), le risque d'atteinte à la fonction essentielle de la marque est associé au risque de confusion, le premier découlant du second : le signe doit en effet porter atteinte à la fonction d'indication d'origine « en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public » (CJCE, 12 juin 2008, O2 holdings, C-533/06, point 57 ; voir aussi CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, point 27).
55.L'analyse doit donc porter sur le risque de confusion, dont se déduit le risque d'atteinte à la fonction de la marque, et non l'inverse. Et le risque de confusion s'apprécie au regard de la marque telle qu'elle est enregistrée, et non de la façon dont elle est exploitée : qu'elle soit exploitée sur une étiquette avec plusieurs autres marques est dès lors indifférent. Le moyen de la société Vignobles [Z] selon lequel la marque secondaire sur une étiquette n'aurait pas de fonction d'indication d'origine est donc à double titre inopérant.
56.Ce moyen est au demeurant infondé, le cumul de plusieurs marques n'étant pas en soi de nature à priver l'une ou l'autre de ses fonctions ; au contraire, une marque exploitée en tant que partie d'une autre marque ou en combinaison avec elle peut même acquérir un caractère distinctif par l'usage (par exemple, CJCE, 7 juillet 2005, Société des produits Nestlé, C-353/03, dispositif et nota. points 26-27).
Éléments constitutifs de la contrefaçon en l'espèce
57.En l'espèce, il est constant que le signe litigieux est exploité dans la vie des affaires, sans l'autorisation du titulaire de la marque, pour désigner des vins, produit identique à celui pour laquelle celle-ci est enregistrée.
58.Sur les étiquettes des bouteilles de la société Vignobles [Z], à fond blanc, figurent, occupant l'essentiel de l'espace, sur une première ligne les mots « FAUTE DE GRIVES » et sur une seconde ligne, en plus petits caractères, les mots « Je bois du Merle » ; puis, en plus petits caractères encore, en-dessous, « IGP COTES DE GASCOGNE » ; au-dessus de « Faute de grives » est représenté un oiseau gris, aux ailes déployées, dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit d'une grive, dont les pattes prennent appui sur le G de « grives », et dont la queue occupe un grand espace séparant les mots « faute de » et « grives » ; sous les mots « IGP Côtes de Gascogne » est figuré un merle sur une branche, plus petit que la grive dominant le haut de l'étiquette ; enfin, dans un bandeau à fond coloré, tout en bas, se trouvent en caractères blancs les mots « LE MERLE MOQUEUR ».

59.L'étiquette comprend ainsi plusieurs signes clairement distincts : un signe semi-figuratif « Faute de grives je bois du merle » avec le dessin de grive, qui forme une phrase cohérente ; la mention de l'IGP ; et le signe « le merle moqueur » associé au dessin de merle, qui est clairement distinct, et semble servir de marque supplémentaire, voire de marque ombrelle. Le signe à comparer à la marque n'est donc pas l'ensemble de l'étiquette comme le soutient la société Cgm vins, ni seulement « Fautes de grives », mais « Faute de grives, je bois du merle ».
60.Comme le soulignent l'ensemble des parties, les critères pertinents du risque de confusion incluent la notoriété de la marque ; ils incluent également le degré de distinctivité de celle-ci, une marque recevant une protection d'autant plus étendue qu'elle est très distinctive, et inversement. Or s'il est constant que les marques Premières et Dernières grives sont notoires, comme le montrent également les extraits d'articles auxquels la société [Adresse 8] fait référence et dont les défenderesses ne contestent pas la pertinence, il ressort également des développements précédents (points 32 à 36) que le mot grive, sans être pour autant la dénomination usuelle d'aucun type de vin, est utilisé par plus d'une dizaine d'entreprises indépendantes dans le domaine, ce qui en réduit la distinctivité.
61.Il est flagrant, et au demeurant « revendiqué » par la société Vignobles [Z], que le signe « Faute de grives, je bois du merle » est « une évocation par contraste des Premières grives » (ses conclusions, p. 47). Il s'agit en effet du détournement du « dicton » (selon [Adresse 8]) ou du « proverbe » (selon Vignobles laur) « Faute de grive(s), je mange du merle », dont il est constant qu'il indique le choix contraint d'un mets de substitution, moins désirable. Au demeurant, même sans connaitre la formule, son sens est transparent, et il en résulte que le signe litigieux indique de façon évidente, pour le consommateur de vins, c'est-à-dire le grand public, que le produit vendu est un remplacement d'un produit identifiable sous le terme « grives », ce qui fait de ce mot l'élément de loin le plus déterminant, et crée une similitude conceptuelle particulièrement forte avec les marques Premières et Dernières grives, dont l'élément le plus significatif est précisément ce mot.
62.Cette forte similitude, que la faible similitude visuelle et auditive ne renforce certes pas mais ne neutralise pas pour autant, est fondée sur la recherche d'une association avec la marque : le consommateur est induit, par le sens du signe, à associer celui-ci avec une marque de référence, ce qui, renforcé par la renommée de la marque en cause, compense largement sa faible distinctivité qui aurait pu, autrement, conduire le public à ne pas associer deux signes similaires ne comportant que le mot grives en commun. Or le risque de confusion inclut le risque d'association. Il est donc caractérisé et, partant, la contrefaçon.
63.Quant à la « légitime défense » qu'invoque la société Vignobles [Z], elle est sans application au civil, sauf à y voir l'invocation d'une faute de la victime ayant elle-même causé son propre préjudice. Toutefois, elle n'allègue pas en quoi la rupture des relations commerciales qu'elle invoque à ce titre, dont elle ne donne aucune caractéristique (ni les dates, ni les volumes, ni les conditions exactes de leur fin), serait fautive ; en toute hypothèse une rupture de relations, même fautive, ne justifierait pas une atteinte au droit de marque par « réaction » et « réponse du berger à la bergère » (conclusions Vignobles laur p. 55, 3e §) telle qu'en l'espèce, et serait donc sans lien causal avec le préjudice subi de ce fait.
b. contrefaçon des marques [Adresse 8]
Moyens des parties
64.La société [Adresse 8] soutient que l'emploi des termes « assimilé [Adresse 8] » dans un courriel et une brochure commerciale constitue l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique à ses marques au plan phonétique et extrêmement proche au plan visuel, pour des produits identiques, sans qu'il s'agisse, selon elle, d'un usage à des fins purement descriptives au sens de l'arrêt Holterfoff de la Cour de justice cité par la défenderesse, car il faudrait pour cela que les produits soient identiques alors que le terme [Adresse 8] renvoie, dit-elle, non à un produit en général mais seulement à un domaine et à la gamme de produits qu'elle commercialise.
65.La société Cgm vins expose d'abord que l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle n'interdit pas l'utilisation de la marque d'un tiers à des fins purement descriptives, comme l'a jugé la Cour de justice dans un arrêt Holterfoff ; qu'en effet elle n'a jamais utilisé la marque dans le cadre de la commercialisation de produits, seulement dans un courriel adressé à deux sociétés et dans une seule brochure imprimée à un nombre limité d'exemplaires, l'huissier n'ayant trouvé aucun autre usage lors de la saisie-contrefaçon ; que la référence recherchée était celle de l'appellation géographique ; que cet usage, destiné à des professionnels avertis, excluait toute confusion.
Réponse du tribunal
66.Il est constant que la société Cgm vins a désigné, dans un courriel adressé à au moins deux distributeurs de vins, et dans une brochure commerciale, un vin « Faute de grives je bois du merle » comme étant « assimilé [Adresse 8] ». La mention « assimilé » introduit le signe distinctif qui suit et n'en fait donc pas partie. Le signe dont il a ainsi été fait usage, dans la vie des affaires, est donc « [Adresse 8] », et il a été utilisé pour désigner des vins, produits identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées.
67.Pour qu'un tel usage enfreigne le droit exclusif du titulaire de la marque, encore faut-il qu'il porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de celle-ci (voir les développements qui précèdent, points 52 et 53). À cet égard, la société Cgm vins se prévaut d'un arrêt de la Cour de justice (CJUE, 14 mai 2002, [L], C-2/00) dont l'apport est que « le titulaire d'une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu'un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n'utilise la marque en cause qu'à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu'il propose, si bien qu'il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l'entreprise de provenance dudit produit. » Toutefois, en l'espèce, rien n'indique que la société Cgm vins ait indiqué clairement que les produits offerts à la vente n'émanaient pas du titulaire de la marque [Adresse 8], ce qui ne se déduit pas du simple usage du terme « assimilé », qui est ambigu ; et l'usage de la marque par la société Cgm vins a eu pour objet de faire référence aux produits de la société [Adresse 8] en général, auxquels les produits qu'elle proposait elle-même étaient « assimilés », et non à une caractéristique unique, particulière et clairement identifiée,