TJ Paris, 1 mars 2024, RG 16/02237

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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3ème chambre
2ème section

N° RG 16/02237
N° Portalis 352J-W-B7A-CHE46

N° MINUTE :

Assignation du :
7 Octobre 2011

JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. TDI ISOLATION ANTILLES
C/o Buro Club Gpe – [Adresse 3] ,
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438

DÉFENDERESSES

S.A.S. PROJI SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Patrice DE CANDE de la SELARL SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265

S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION
- intervenant forcé
[Adresse 5]
[Adresse 5]

S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES
- intervenant forcé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626

Copies délivrées le :
- Maître DESROUSSEAUX (ccc) #P438
- Maître DE CANDE (exécutoire) #P265
- Maître PECNARD (exécutoire) #E1626

Décision du 01 Mars 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 16/02237 - N° Portalis 352J-W-B7A-CHE46

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 puis prorogé en dernier lieu au 1er Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société TDI isolation (la société TDI) reproche à la société Proji ainsi qu'aux sociétés Arcelormittal Réunion et Arcelormittal Caraïbes (les sociétés Arcelormittal) d'exploiter des produits, la première un composant isolant pour bâtiment dénommé ‘Sunafoam' et les secondes un panneau de couverture dénommé ‘Maukabrizz', en contrefaçon selon elle d'une partie des revendications des brevets FR 2 910 504 et EP 2 059 641 protégeant notamment une tôle de revêtement isolante pour bâtiment. Ces sociétés, qui contestent la contrefaçon, demandent reconventionnellement la nullité des brevets pour les revendications qu'on leur oppose.

2. Les brevets invoqués par la société TDI, et dont elle est titulaire, sont plus précisément les suivants :

- le brevet français FR 2 910 504, « matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et de préférence également phonique », déposé le 4 mai 2007 sous priorité des demandes FR 2 905 390 du 31 aout 2006 et FR 2 905 391 du 27 octobre 2006 (ci-après le brevet français). Elle en invoque dans le présent litige les revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22.

- le brevet européen EP 2 059 641, « matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et de préférence également phonique », désignant la France, déposé le 31 aout 2007 par une demande internationale, sous priorité du brevet français et des mêmes documents de priorité que celui-ci (ci-après le brevet européen). Elle en invoque dans le présent litige les revendications 1, 10, 11 et 14.

3. Le brevet français a été délivré le 6 mai 2011. Le brevet européen a été délivré le 8 octobre 2014 ; la société Proji a formé une opposition, rejetée par une décision de la division d'opposition le 2 juin 2017, contre laquelle elle a formé un recours dont elle s'est désistée le 10 janvier 2020 après que la chambre de recours a notifié son avis provisoire tendant également au rejet.

Procédure

4. La société TDI a assigné la société Proji en contrefaçon le 7 octobre 2011. Le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer le 25 mai 2012 en application de l'article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle dans l'attente de la délivrance, du maintien ou de la révocation du brevet européen.

5. À la reprise d'instance après le retrait par la société Proji de son recours contre le maintien du brevet, la société TDI a assigné en intervention forcée les sociétés Arcelormittal Réunion et Arcelormittal Caraïbes respectivement les 28 décembre 2020 et 21 janvier 2021.

6. L'instruction a été close le 12 janvier 2023.

Prétentions des parties

7. La société TDI, dans ses dernières conclusions (29 juillet 2022) :
- résiste aux demandes reconventionnelles et notamment la nullité des brevets, subsidiairement demande de ne prononcer qu'une nullité partielle de la revendication 1 du brevet européen sous la forme d'une limitation correspondante ;
- invoquant la contrefaçon des revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22 du brevet français et des revendications 1, 10, 11 et 14 du brevet européen (ainsi que des revendications des demandes de brevet correspondantes lorsque les brevets n'étaient pas encore délivrés) par le composant isolant Sunafoam de la société Proji et le panneau Mauka brizz des sociétés Arcelormittal, elle demande l'interdiction de poursuivre la contrefaçon, sous astreintes, le rappel et la destruction des produits contrefaisants, un droit d'information et la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une provision de 400 000 euros sur les dommages et intérêts et une indemnité de 72 000 euros pour préjudice moral ;
- elle demande en outre la condamnation de la société Proji à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
- subsidiairement, contre les sociétés Arcelormittal, elle demande leur condamnation in solidum à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
- en tout état de cause, elle demande contre les 3 défenderesses, in solidum, 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le recouvrement des dépens (incluant la saisie-contrefaçon et les constats) par son avocat et l'exécution provisoire.

8. La société Proji, dans ses dernières conclusions (3 novembre 2022), résiste aux demandes, y compris à l'exécution provisoire, et reconventionnellement demande la nullité des revendications des brevets qui lui sont opposées, la condamnation de la société TDI à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.

9. Les sociétés Arcelormittal, dans leurs dernières conclusions (22 novembre 2022) résistent aux prétentions dirigées contre elles, reconventionnellement demandent d'une part le constat de la cessation des effets du brevet français (revendications 1, 6, 12, 13 et 22) en ce que sa portée exclut désormais l'objet couvert par le brevet européen, d'autre part la nullité des revendications des brevets qui leur sont opposées, outre la condamnation de la société TDI à leur payer 10 000 euros chacune pour procédure abusive et 300 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le recouvrement des dépens par leur avocat.

MOTIVATION

I . Demande reconventionnelle en nullité des brevets

10. En application de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich (la Convention sur le brevet européen, ci-après la Convention de Munich ou la Convention), lequel est ainsi rédigé :

« (1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :

a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;

b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

(...). »

11. S'agissant d'un brevet français, l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le brevet est déclaré nul par décision de justice, notamment :

a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

12. Dans l'un et l'autre cas, si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

1 . Présentation des brevets

13. Le brevet français et le brevet européen exposent que les toits en tôle, fréquents dans les régions soumises au risque de cyclones, « à la place des tuiles fragiles et relativement onéreuses à remplacer », posent un problème d'isolation thermique et créent des nuisances sonores en cas d'averse.

14. Ils indiquent que l'art antérieur connait plusieurs sortes de matériaux isolants. Le brevet français en cite un exemple (il s'agit du document D1 ci-après) dont il dit qu'il s'est révélé insuffisamment isolant aux plans thermique et phonique ; le brevet européen en cite 11 (dont D1 et D2 ci-après), dont il ne critique pas les caractéristiques. Ces exemples sont toutefois présentés comme désavantageux en ce que ces matériaux doivent être installés sous la couverture alors, d'une part, qu'en raison du « risque d'endommagement » du toit (sous-entendu lors de tempêtes) on n'est pas incité à réaliser de tels travaux [0012], d'autre part que la fixation tôle / nappe de film à bulle d'air (isolant décrit dans l'exemple d'art antérieur du brevet français et la première série d'exemples du brevet européen) est difficile, de sorte qu'il « subsiste toujours des endroits moins protégés que d'autres » [0013].

15. Le brevet européen, après une deuxième série d'exemples portant sur un revêtement mural et sur des isolants industriels ou automobiles, conclut que « aucun des documents présentés ne propose un matériau de revêtement tel qu'une tôle et présentant des caractéristiques d'isolation thermique et/ou phonique » [0017]. Il cite alors deux exemples de tôles préfabriquées, la première associée à une feuille de métal ou de plastique formant des canaux permettant la circulation de l'air mais dont il explique qu'elle n'est adaptée qu'à un toit incliné et non à un toit plat car pour que cette circulation fonctionne il faut que les extrémités soient ouvertes, outre qu'elle n'assure aucune isolation phonique [0018], la seconde consistant en une plaque d'acier sur laquelle est posée de façon amovible une couche isolante à laquelle est adjointe une couche de support anti-incendie, mais dont il explique que les couches isolantes et anti-incendie ne sont pas continues et au sujet de laquelle il estime que l'on « se trouve en présence de deux matériaux l'un la tôle et l'autre isolant à assembler » [0019]. Il cite enfin un exemple de film multicouche destiné à arrêter la vapeur, la buée et la fumée et pouvant être revêtu de « matériaux habituels de construction sans prétraitement », par exemple « sous un toit à profilé en trapèze en acier » [0020].

16. L'objet de l'invention selon les brevets est alors de proposer un matériau de revêtement tel qu'une tôle, « en particulier pour toiture, bardage, qui se présente sous la forme d'un matériau composite et qui constitue en soi un matériau au moins isolant thermique » et éventuellement phonique [0021], prêt à l'emploi, constitué d'une tôle sur laquelle est fixée au moins une couche d'un composant isolant thermique [0023].

17. Les brevets décrivent trois formes de réalisation. Dans la première, le composant isolant thermique fixé à la tôle est constitué d'une nappe de film en matière synthétique à bulles d'air et d'une couche continue d'aluminium, soudée à chaud dessus (la nappe est interposée entre la tôle et la couche d'aluminium) ; de préférence, pour l'isolation phonique, on ajoute une mousse en matière synthétique à cellules fermées (notamment une mousse de polyéthylène de densité supérieure à 35 kg / m3) entre la tôle et au moins une nappe de film à bulles d'air. Pour améliorer l'isolation thermique, plusieurs nappes de film à bulles d'air sont possibles, avec une couche continue d'aluminium entre chaque nappe.

18. Selon la deuxième forme de réalisation, la nappe de film en matière synthétique à bulles d'air est soudée à chaud à un film de polyester.

19. Selon la troisième forme de réalisation, le composant isolant thermique est constitué d'une mousse de polyéthylène à haute densité et d'un film de polyester soudé à chaud dessus (la mousse est interposée entre la tôle et le film). Dans un exemple de cette forme de réalisation, le composant isolant est constitué d'une couche de mousse de polyéthylène d'une densité de 50 kg / m3 et d'une épaisseur de 3,5 mm.

20. De manière avantageuse, le composant isolant n'est fixé (par une masse adhésive) qu'aux sommets des nervures ou ondulations de la tôle, de sorte que des canaux de circulation d'air sont formés, par lesquels s'effectue une ventilation naturelle, ou, à l'inverse, de manière également avantageuse, dans les 2e et 3e modes de réalisation, le composant isolant s'étend sur toute la surface de la tôle (grâce à une masse adhésive).

21. Le brevet français contient 22 revendications dont sont invoquées dans le présent litige les revendications 1, 6, 12, 13, 18 et 22, toutes sauf la 18 étant dépendantes de la revendication 1, qui est ainsi rédigée :

« 1. Matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique se présentant sous la forme d'un matériau composite, caractérisé en ce que la couche extérieure dudit matériau est constituée d'une tôle (1, 2) de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, sur laquelle est fixée au moins une couche d'un composant isolant thermique. »

22. La revendication 6, qui porte sur la 3e forme de réalisation, précise que le composant isolant thermique est constitué d'une mousse de polyéthylène à haute densité et d'un film de polyester soudé à chaud dessus, la mousse étant interposée entre la tôle et le film polyester.

23. Selon la revendication 12, ce composant isolant s'étend sur toute la surface de la tôle, qui est alors ondulée ou nervurée, à l'aide d'une masse adhésive, laquelle, selon la revendication 13, est une masse autoadhésive constituée d'une résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant.

24. La revendication 18 porte sur le composant isolant utilisé dans le matériau objet de la 3e forme de réalisation (il comprend ainsi une mousse de polyéthylène à haute densité et un film de polyester soudé à chaud), et précise que la mousse est recouverte sur une face d'une couche de masse autoadhésive permettant l'assemblage par collage à une tôle, et sur son autre face présente soudée à chaud le film de polyester.

25. Enfin, la revendication 22 couvre le procédé de fabrication du matériau selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que l'on prévoit d'assembler le composant isolant à l'aide d'une masse autoadhésive sur une tôle plane puis de profiler ledit matériau au plan ainsi formé.

26. Le brevet européen contient 14 revendications, dont sont invoquées ici la revendication 1 et les revendications dépendantes 10, 11 et 14. La première réunit les 3 formes de réalisation, en limitant la protection aux tôles ondulées ou nervurées. La revendication 10 porte sur le mode de réalisation dans lequel le composant isolant s'étend sur toute la surface de la tôle à l'aide d'une masse adhésive, la revendication 11 sur la résine thermofusible autoadhésive à base de caoutchouc synthétique, sans solvant. La revendication 14 porte sur le procédé de fabrication par assemblage du composant isolant à l'aide d'une masse autoadhsésive sur la tôle plane puis profilage du matériau ainsi formé.

Documents de l'art antérieur cités

27. Les parties citent notamment les documents suivants pour établir l'état de la technique et les connaissances générales de la personne du métier à la date de priorité du brevet, qui seront identifiés dans la présente décision comme l'ont fait les parties par le code ci-dessous :

- D1 : demande de brevet européen EP 718 447, ‘Matériau d'isolation phonique et thermique anti-feu', publiée le 26 juin 1996 ;

- D2 : demande de brevet européen EP 1 626 133, ‘Isolation multicouche', publiée le 15 février 2006 ;

- D15 : demande de brevet européen EP 1 624 121, ‘Dispositif d'isolation et procédé de fabrication associé', publiée le 8 février 2006 ;

- D16 : demande de brevet allemand DE 19 957 279; ‘Selbstklebender Profilfüller' [‘Mastic profilé autocollant'], publiée le 31 mai 2001 ;

- D26 : demande de brevet japonais JP H 0 988 250, ‘[Matériau pour toit métallique calorifuge et son procédé de fabrication]', publiée le 31 mars 1997 (traduction par expert judiciaire communiquée par la société Proji en pièce 4.8-1) ;

- D27 : [J] [I] et [E] [N], Handbook of adhesive technology [Manuel de technologie des adhésifs], [X] [Y], 2003 (pièce Proji n° 4-9) ;

- D28 : demande de brevet français FR 2 616 377, ‘Film à bulles d'air et isolant thermique anti-feu', publiée le 16 décembre 1987 ;

- DY1 : demande de brevet français FR 2 905 390, ‘Matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et de préférence également phonique' (qui constitue un des documents de priorité des brevets en cause), déposée le 31 aout 2006 ;

- DY2 : demande de brevet européen EP 940 249, ‘Panneau isolant en mousse, revêtu d'une feuille en polymère tenace ou d'un composite comprenant ce polymère', publiée le 8 septembre 1999 ;

2 . Insuffisance de description et portée de la notion de « mousse de polyéthylène à haute densité »

Moyens des parties

28. Les sociétés Arcelormittal soutiennent que la mousse de polyéthylène à haute densité, qui renvoie selon elles à une plage de valeurs, n'est pas définie. Le seul exemple donné dans le brevet (figure 6) mentionne une mousse de 50 kg / m3 sans qu'on sache s'il s'agit d'une valeur minimale, médiane ou maximale pour réaliser l'invention. Or, exposent-elles, la personne du métier, qui est spécialiste des matériaux composites isolants de bâtiment, sait, par ses connaissances générales (démontrées par un manuel certes postérieur à la date de priorité mais faisant selon elles état d'une « connaissance constante »), qu'une « mousse de polyéthylène », qui est fabriquée à partir de polyéthylène, est qualifiée de mousse à haute densité lorsqu'elle conserve plus de 70% de la densité du polymère d'origine et à basse densité lorsqu'elle ne conserve que 20% ou moins de la densité du polymère d'origine ; le polyéthylène ayant une densité d'au moins 910 kg / m3, une mousse de basse densité aurait une densité inférieure à 185 kg / m3. Elles invoquent un autre exemple antérieur où des mousses dites de basse densité on des valeurs allant jusqu'à 60 kg / m3 et au-delà. Elles en concluent que la mousse de 50 kg / m3 décrite par le brevet est nécessairement à basse densité pour la personne du métier.

29. Elles soulignent que la notion de mousse à haute densité est décrite comme étant importante, mais que pour autant, son effet n'est pas décrit et c'est pour les besoins de la procédure que la société TDI lui attribue rétrospectivement selon elles un effet tenant au maintien de la forme de la mousse lors du pliage de la tôle et qui ne trouve aucun support dans le brevet. Elles contestent enfin qu'il s'agisse d'un défaut de clarté et estiment au contraire que la personne du métier ne peut exécuter l'invention dans toute sa portée.

30. La société Proji souscrit à ce raisonnement. Elle estime à titre subsidiaire, si l'invention était jugée réalisable, qu'au regard de l'art antérieur qui enseigne que dans le cas des isolants on utilise des mousses de polyéthylène « plutôt entre 20 et 40 kg / m3 », le seuil de la basse et de la haute densité doit être fixé ici autour de 40 kg / m3.

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31. La société TDI invoque la décision de la division d'opposition qui a déjà écarté ce moyen au motif que le brevet décrivait un exemple pouvant être mis en oeuvre par la personne du métier, ce qui rend possible la mise en oeuvre de l'invention. Elle estime que la critique s'analyse en réalité en un défaut de clarté, qui n'est pas un motif de nullité. Elle renvoie, contre les arguments des sociétés Arcelormittal, au point 14.3 de la décision de la division d'opposition.

Réponse du tribunal

32. En application de l'article 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention et de l'article L. 613-25, b), du code de la propriété intellectuelle, précités, le brevet européen ou français est nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter.

33. Ce grief est dirigé contre la revendication 6 (et les revendications dépendantes) du brevet français et la revendication 1 (et les revendications dépendantes) du brevet européen, en ce qu'elles couvrent une « mousse de polyéthylène à haute densité » sans que la notion de « haute densité » ne soit définie.

34. La revendication 6 du brevet français porte ainsi sur un : « matériau de revêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le composant isolant thermique est constitué d'une mousse de polyéthylène à haute densité (12) et d'un film de polyester soudé à chaud dessus (13), la mousse (12) étant interposée entre la tôle et le film polyester (13). »

35. La revendication 1 du brevet européen porte notamment sur un : « matériau de revêtement pour bâtiment [...] constitué d'une tôle [...] sur laquelle est fixée au moins une couche d'un composant isolant thermique, ledit composant isolant thermique étant constitué : [...] d'au moins une mousse de polyéthylène à haute densité (12) [...]. »

36. Il est constant que la « mousse de polyéthylène à haute densité » n'est pas expressément définie dans les revendications, la description ou les illustrations du brevet. Toutefois, la figure 6, qui illustre le matériau isolant thermique composé de cette mousse, est décrite dans les brevets comme montrant une mousse de 50 kg / m3 (page 6, lignes 21-24 du brevet français et paragraphe [0060] du brevet européen).

37. Certes, la société TDI ne conteste pas que cette valeur est paradoxale pour la personne du métier, spécialiste des matériaux isolants de revêtement du bâtiment dont les sociétés Arcelormittal exposent sans être contredites qu'elle déduit la haute ou basse densité d'une mousse de son rapport à la densité du matériau d'origine et qu'elle qualifie ainsi habituellement de « basse densité » des mousses dont la masse volumique est pourtant bien supérieure à 50 kg / m3.

38. Néanmoins, les demanderesses à la nullité n'allèguent pas que l'invention ne puisse pas être réalisée par la personne du métier en suivant le mode de réalisation illustré par la figure 6 et postulant qu'une mousse de polyéthylène de 50 kg / m3 est une mousse à haute densité. La société Proji avait allégué devant la division d'opposition que l'invention ne pourrait pas être réalisée dans la mesure où selon certaines valeurs de densité la mousse soit ne serait pas assez isolante soit serait trop rigide pour être correctement profilée avec la tôle ondulée conformément à certaines revendications dépendantes mais aucune partie n'allègue aujourd'hui devant la présente juridiction qu'une mousse de 50 kg / m3 ne permet pas de réaliser l'invention. De même, les parties n'allèguent pas expressément (ni ne démontrent) qu'au-delà d'un certain seuil de densité de la mousse de polyéthylène l'invention deviendrait impossible.

39. Dans ce cadre, la société Proji apporte indirectement une explication crédible, et au demeurant non contestée, à l’emploi de l’expression « haute densité » pour désigner la mousse du brevet, s’appuyant sur une demande de brevet antérieure (document D2, cité dans le brevet européen) qui enseigne que « les mousses de polyéthylène, pouvant être des mousses de polyéthylène thermoplastiques ou de polyéthylène réticulé, ont des densités entre 20 et 200 kg / m3, et dans le cas des isolants thermiques ou acoustiques, plutôt entre 20 et 40 kg / m3 » (soulignement ajouté par le tribunal) : pour un isolant, une mousse de 50 kg / m3 a une densité relativement élevée au regard des valeurs données dans le document D2 et dont aucune partie ne conteste qu’il s’agisse du rappel de valeurs usuelles et comme telles connues de la personne du métier. Il faut donc comprendre, comme le propose la société Proji, la « mousse à haute densité » au sens du brevet comme étant supérieure ou égale à 40 kg / m3.

40. Dès lors, la « mousse de polyéthylène à haute densité » selon l'invention est une mousse d’au moins 40 kg / m3, ce qui a naturellement une conséquence sur la portée de l'invention mais n'empêche pas sa réalisation et n'est donc pas une cause de nullité à cet égard.

41. Par conséquent, le moyen tiré de l'exposé insuffisamment clair et complet de l'invention est écarté et la notion de « mousse de polyéthylène à haute densité » doit être interprétée au sens des brevets comme une mousse d'au moins 40 kg / m3.

3 . Nouveauté et activité inventive

a. Cadre juridique

42. L'article 52 de la Convention de Munich dispose que pour être brevetable, une invention doit être nouvelle et impliquer une activité inventive. L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle pose la même exigence s'agissant des brevets français.

43. Est nouvelle, en application de l'article 54 de la Convention, l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique, c'est-à-dire tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. La même définition de la nouveauté est donnée par l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets français.

44. Il résulte de ces textes, tels que les interprètent les juridictions françaises, que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique (Cass. Com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.509).

45. Est inventive, en application de l'article 56 de la Convention, l'invention qui, pour une personne du métier, ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La même définition de l'activité inventive est donnée par l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle.

b. Revendication 1 du brevet français

Moyens des parties

46. La société Proji soutient que la revendication 1 du brevet français, qui revendique seulement l'association par fixation, pour un matériau servant à l'isolation thermique d'un bâtiment, d'une tôle (destinée à être disposée vers l'extérieur) avec au moins une couche d'un composant isolant thermique, est entièrement contenue notamment dans les documents D26, D16 et D23.

47. Les sociétés Arcelormittal rappellent que la revendication 1, qui correspond à celle de la demande de brevet européen, a été jugée dépourvue de nouveauté par l'examinateur au regard du document D1.

48. Elles estiment par ailleurs que le brevet ne peut revendiquer valablement la priorité du document DY1 et que celui-ci détruit la nouveauté de la revendication 1 ; en effet, selon elles, les critères de la priorité et de la nouveauté sont différents (le même agencement, forme et fonction des moyens revendiqués en vue du même résultat technique s'agissant de la nouveauté, la possibilité « d'appréhender » l'objet revendiqué à partir de la demande antérieure, pour la priorité) et une demande de brevet antérieure, qui ne constitue pas une priorité valable car les inventions ne sont pas les mêmes, peut être une antériorité destructrice de nouveauté si elle divulgue des moyens identiques au sens de la nouveauté. Or, ici, exposent-elles, le document de priorité DY1 décrit un matériau spécifique et non un matériau isolant en général comme la revendication 1 du brevet, le second ne dérivant pas directement et sans ambigüité du premier, de sorte que la priorité ne peut être que partiellement revendiquée, la société TDI n'exposant d'ailleurs pas ce qui serait commun, font-elles valoir. Elles soutiennent qu'en revanche, en décrivant un matériau isolant, certes plus précis, et l'ensemble des autres caractéristiques de la revendication 1, le document DY1 détruit la nouveauté de cette revendication.

49. Elles contestent la pertinence de la jurisprudence de l'OEB invoquée par la société TDI, en ce que, selon elles, ces décisions concernent l'interprétation de l'article 87 de la Convention de Munich, qui constitue une règlementation distincte de l'article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle qui régit la priorité interne, chacune étant autonome et constituant en substance des mécanismes différents bien que tous conformes à la Convention d'Union de Paris dont l'article 87 de la Convention de Munich constitue, expliquent-elles, un arrangement particulier.

50. Elles confirment enfin l'argumentaire de la société Proji relatif à D26 et à d'autres documents et soulèvent subsidiairement l'absence d'activité inventive de la revendication 1.

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51. La société TDI expose à titre liminaire que si l'examinateur de l'office européen a pu estimer la revendication 1 de la demande (en substance identique à la revendication 1 du brevet français) dépourvue de nouveauté au regard du document D1, c'est parce que l'office ne tient pas compte de la destination de l'invention, tandis que le droit français, soutient-elle, exige une identité de forme, d'agencement et de fonction qui exclut dès lors que D1 soit destructeur de nouveauté.

52. Elle conteste la pertinence du document DY1 qui est un des documents de priorité du brevet, faisant valoir que, la priorité pouvant seulement être revendiquée pour les éléments communs (article L. 612-3), si le brevet ne peut pas revendiquer la priorité du document DY1 c'est, par définition, qu'il ne contient pas entièrement la revendication, donc que celle-ci est nouvelle à son égard.

53. Elle indique que la revendication 1 couvre un matériau de revêtement présentant une tôle pour bâtiment et une couche d'un composant isolant thermique fixé sur la tôle. Contre les attaques de nouveauté, elle soutient que le document D26 n'est invoqué que pour un « panachage » de caractéristiques de l'art antérieur et divulgue lui-même une invention ne visant pas le bardage et dont la composition ne correspond pas stricto sensu au matériau de la revendication 1 ; que le document D21 ne divulgue pas la fonction thermique mais seulement un toit en tôle avec une feuille anti-vibration ; que le parement extérieur selon le document D23 n'est pas une tôle mais des tuiles et la tôle n'entre pas dans sa composition ; que le document D16 couvre une feuille profilée et non un matériau composé à la fois d'une tôle et d'une couche d'isolant thermique ; que le document D8 a pour objet la résistance au feu des revêtements de toiture, de sorte qu'il ne divulgue pas l'invention avec tous ses éléments dans leur forme, leur agencement, leur fonctionnement et leur résultat technique.

Réponse du tribunal

Priorité et nouveauté au regard de DY1

54. L'article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. Ce mécanisme est aussi appelé « priorité interne ».

55. Les éléments communs sont ceux qui sont à la fois revendiqués dans la demande postérieure et divulgués par la demande antérieure, c'est-à-dire qu'ils s'en déduisent directement et sans ambigüité pour la personne du métier (Cass. Com., 22 novembre 2016, pourvoi n° 15-16.647, appliquant les dispositions analogues de la Convention de Munich qui poursuivent la même finalité et doivent à ce titre recevoir une interprétation convergente : Cass. Com., 30 aout 2023, pourvoi n° 20-15.480).

56. Les sociétés Arcelormittal soutiennent que la revendication 1 du brevet français n'est pas nouvelle au regard du document DY1, donc qu'elle s'y retrouve tout entière, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique, mais que pour autant ce document n'est pas une priorité valable à son égard, donc qu'elle ne lui est pas entièrement commune. Elles justifient cette position par le fait que les critères de la nouveauté et de la priorité ne seraient pas les mêmes.

57. Toutefois, une telle affirmation revient à créer artificiellement un paradoxe là où l'objectif des textes est au contraire d'assurer la cohérence : la priorité vise notamment à éviter qu'un premier dépôt ne détruise la nouveauté d'un second dépôt dont l'enseignement est déjà inclus dans le premier. Si l'invention du deuxième dépôt se trouve tout entière dans le premier, c'est nécessairement qu'elle lui est commune.

58. Ainsi, si la priorité n'est que partielle car, notamment, le dépôt antérieur divulgue seulement une caractéristique spécifique tandis que le dépôt postérieur revendique une caractéristique plus générale incluant la première (de sorte que le second dépôt ne bénéficie de la priorité que pour la caractéristique spécifique et pas pour le reste de l'ensemble général qu'il revendique), il n'en reste pas moins qu'en vertu de cette priorité partielle, le premier dépôt ne détruit pas la nouveauté du second, puisque, précisément, celui-ci bénéficie de la priorité pour ce qui est contenu dans le premier, et que les caractéristiques alternatives pour lesquelles il ne bénéficie pas de la priorité sont, par hypothèse, non divulguées dans le premier dépôt (et sont donc nouvelles).

59. Ce raisonnement est le seul à même de conserver au mécanisme de la priorité sa cohérence conformément à son objectif (ce qui est commun ne peut pas être antériorisé).

60. C'est en ce sens que statue l'office européen des brevets (OEB), qui recherche également la cohérence des différents aspects du droit des brevets, notamment de la priorité avec l'exigence de nouveauté, et retient que le premier dépôt ne constitue une antériorité opposable qu'à l'égard des éléments de la nouvelle demande qui ne peuvent pas bénéficier de la priorité, et qu'en cas d'identité partielle entre la nouvelle revendication et le document de priorité, « la revendication est de fait divisée en deux parties distinctes sur le plan conceptuel, la première étant l'invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et la seconde correspondant au reste de la revendication générique ultérieure du type "OU" » (OEB, grande chambre de recours, 29 novembre 2016, G 1/15, points 6.2, 4.3.4, 6.4).

61. Pour mémoire, la revendication 1 du brevet français est ainsi rédigée :

« Matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique se présentant sous la forme d'un matériau composite, caractérisé en ce que la couche extérieure dudit matériau est constituée d'une tôle (1, 2) de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, sur laquelle est fixée au moins une couche d'un composant isolant thermique. »

62. Le document DY1, dont la date de dépôt est revendiquée par le brevet en application de l'article L. 612-3, décrit un « matériau de revêtement de bâtiment, isolant thermique et, de préférence également phonique », « tel qu'une tôle de revêtement de bâtiment, en particulier pour toiture, bardage, qui se présente sous la forme d'un matériau composite », dans lequel la tôle forme la couche extérieure, une couche continue d'aluminium la couche intérieure, et au moins une nappe de film en matière synthétique à bulle d'air est interposée entre ces deux couches. Il est constant que la personne du métier sait qu'une nappe de film en matière synthétique à bulle d'air est un composant isolant thermique.

63. Ainsi, le document DY1 divulgue un matériau composé d'une tôle sur laquelle est fixé un composant isolant thermique au sens de la revendication 1 du brevet. Bien qu'il le fasse à travers un cas particulier, il s'en déduit directement et sans ambigüité que ce cas particulier correspond à une structure générique (tôle + composant isolant). Cette structure générique est donc divulguée directement et sans ambigüité par le document DY1, de sorte que la revendication 1 bénéficie de la date de dépôt de ce document.

64. En toute hypothèse, en application des principes exposés aux points précédents, la revendication 1 du brevet bénéficie au moins d'une priorité partielle du document DY1, lequel y est entièrement inclus et ne peut dès lors constituer une antériorité destructive de nouveauté (ou d'activité inventive) de cette revendication.

Nouveauté de la revendication 1 au regard de D26

65. L'abrégé du document D26 révèle que celui-ci vise à fournir « un matériau de toiture métallique ayant un excellent effet d'isolation thermique, de prévention de la condensation et d'insonorisation », qui « comprend une tôle 1, une couche de résine 2 d'un copolymère d'ester d'acide acrylique [...], une feuille métallique 3 et une feuille de mousse 4 dans cet ordre. » Il n'est pas contesté que l'un au moins de ces éléments est un isolant thermique. L'abrégé ajoute que les différentes couches sont laminées entre elles et que la première couche est laminée avec la tôle, ce dont la personne du métier comprend immédiatement qu'il en résulte que les couches sont fixées à la tôle.

66. Il divulgue donc un matériau de revêtement pour bâtiment, au moins isolant thermique, se présentant sous la forme d'un matériau composite, dont la couche extérieure est une tôle de revêtement de bâtiment, sur laquelle est fixée au moins une couche d'un composant isolant thermique. Comme le soulignent les demanderesses à la nullité, la revendication 1 ne vise que « en particulier » la toiture et le bardage, sans s'y limiter. Le fait que le document D26 ne vise pas spécialement le bardage est donc indifférent.

67. La revendication 1 se trouve donc tout entière, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique dans le document D26 ; elle est donc dépourvue de nouveauté et, par conséquent, doit être annulée.

68. Au demeurant, le tribunal observe que fixer un composant isolant (en général) à une tôle pour produire un matériau de toiture isolant ne peut raisonnablement être qualifié de non-évident pour le spécialiste des revêtements isolants de bâtiment, dont il est constant qu'il connait l'emploi des tôles et l'emploi de plusieurs composants isolants. À la supposer nouvelle, la revendication 1 n'implique donc, en toute hypothèse, manifestement aucune activité inventive.

c. Revendication 6 du brevet français (activité inventive)

Moyens des parties

69. La société Proji fait valoir, d'abord, que le document D26 révèle l'utilisation d'un matériau de revêtement métallique (une tôle), isolant, destiné à une toiture, dans lequel le composant isolant fixé à la tôle peut être constitué d'une mousse de polyéthylène et qu'il décrit spécifiquement l'emploi d'une mousse de polyoléfine, famille à laquelle appartient le polyéthylène, ayant une densité comprise préférablement entre 20 et 60 kg / m3. Elle soutient, ensuite, que l'emploi d'un film de polyester, certes non divulgué par D26, n'est toutefois associé à aucun effet technique, donc ne contribue pas à la solution d'un problème technique objectif par rapport à l'art antérieur, de sorte qu'il ne s'agirait que d'une modification arbitraire sans effet technique qui ne pourrait dès lors constituer en soi une base pour l'appréciation de l'activité inventive (T641/00 et T2044/09). Elle ajoute que l'utilisation d'un film de polyester est (quoiqu'il en soit) enseignée par le document D2 parmi les exemples que celui-ci rappelle comme connus de l'art antérieur, avec le laminage à chaud qu'il décrit comme équivalent à une soudure à chaud. Elle estime ainsi qu'ajouter une feuille de polyester décrite par D2, en la soudant à chaud, n'est qu'une des méthodes connues de réalisation d'isolants thermiques multicouches, et qu'il était naturel et aisé de la combiner avec l'enseignement de D26 pour parvenir à l'invention.

70. Contre les critiques soulevées par la société TDI à l'égard de cette combinaison, elle conteste le fait que D26 déconseille le soudage à chaud (notamment car le passage critiqué concerne l'assemblage tôle-couche de résine et non couche de résine - film de polyester), fait valoir que D26 et D2 appartiennent au même domaine technique et cherchent à apporter les solutions aux mêmes problèmes, qu'il était naturel de remplacer la feuille composite de D26 par l'isolant multicouche de D2 qui est au demeurant cité comme faisant partie de l'état de la technique dans le brevet européen et est donc connu de la personne du métier.

71. Les sociétés Arcelormittal font valoir en général que la juxtaposition de moyens connus n'est inventive que si elle crée un effet technique combiné différent, de synergie (renvoyant aux directives de l'OEB, G VII, 7), et que tel n'est le cas ici ni de la revendication 1 ni de la revendication 6, qui ne font selon elles que juxtaposer des moyens connus, pour leur fonction connue respective, l'ajout d'un film de polyester, en particulier, ne faisant qu'ajouter sa fonction isolante à la fonction du premier composant isolant. Elles estiment également, adoptant l'opinion du rapport de recherche de la demande internationale (issue de la demande du brevet français), que la revendication 6 ajoute seulement de légères modifications courantes dont les avantages sont aisément prévisibles pour la personne du métier.

72. Elles invoquent par ailleurs le document D26 au regard duquel elles exposent que le problème technique objectif de l'invention objet de la revendication 6, qui n'associe pas d'effet technique à la présence du film de polyester, est la fourniture d'un matériau de revêtement alternatif à celui du document D26, et font valoir que le document DY2 divulgue, dans le même domaine technique, que le laminage d'une couche polymérique, de préférence un film de polyester, sur une mousse, par exemple de polyéthylène, a des propriétés désirables, de sorte que la personne du métier était incitée à le consulter et que, combiné avec D26, il divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 6.

73. Les demanderesses à la nullité invoquent également la combinaison de D16 avec D2 et DY2, le premier divulguant selon elles toutes les caractéristiques de la revendication 1 ainsi qu'une mousse, tandis que les caractéristiques tenant à ce que la mousse soit de polyéthylène, soit à haute densité et qu'un film de polyester soit soudé à chaud sur la mousse ne sont pas associés à un effet technique, de sorte qu'en partant de D16 le problème technique est là encore de trouver un matériau alternatif, selon les sociétés Arcelormittal, et que la personne du métier était incitée à la combinaison au regard des propriétés avantageuses (notamment résistance et durabilité) des matériaux du document D2 ou DY2. Elles précisent que l'expression « légèrement comprimé » employée par D16 et soulignée par la société TDI n'a pas de réel sens technique mais incitera en toute hypothèse la personne du métier à choisir une mousse peu compressible, donc à haute densité.

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74. La société TDI répond que la personne du métier, spécialiste selon elle de l'isolation thermique et sonore des toitures et bardages en tôles métalliques, ne serait pas incitée à combiner D26 à D2 ou à DY2 pour atteindre l'invention, en faisant valoir que le document D26 déconseille d'assembler le matériau avec la plaque métallique chauffée par thermocollage et ne décrit pas une structure constituée d'un film polyester soudé à chaud sur une mousse de polyéthylène de haute densité, que le document D2 enseigne un isolant de structure différente et ne couvre pas un matériau de revêtement tel qu'une tôle et que le document DY2 concerne des stratifiés également décoratifs, sans indication de la possibilité de les utiliser sur une tôle, outre que la mousse y est rigide ce qui est inadapté à la lamination sur une tôle ondulée, et inflammable, ce qui est inadapté à une toiture. Elle estime que les combinaisons avancées par les demanderesses à la nullité ne reposent sur aucune réalité technique et qu'en particulier il n'y a aucune incitation à remplacer la structure et les composants selon D26 par ceux de D2 ou DY2. Il en va de même, selon elle, s'agissant de la combinaison de D16 avec D2.

Réponse du tribunal

75. Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à ce dernier d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.

76. Pour apprécier l'activité inventive, l'office européen des brevets procède habituellement selon l'approche dite problème-solution qui consiste à identifier l'état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l'invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l'invention à ce problème aurait été évidente pour la personne du métier. En particulier, l'office définit le problème technique objectif comme « l'objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l'état de la technique le plus proche en vue d'obtenir les effets techniques qui constituent l'apport de l'invention par rapport à l'état de la technique le plus proche » (directives d'examen OEB, G, VII, 5.2).

77. L'approche problème-solution ne s'impose pas aux tribunaux ; elle est cependant un guide souvent pertinent pour apprécier de façon précise et objective si la personne du métier serait arrivée à l'invention sans effort inventif.

78. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Il s'agit, ici, du domaine des matériaux isolants de revêtement de bâtiment (page 1, lignes 4-5 du brevet).

79. Pour mémoire, la revendication 6 du brevet français protège un : « matériau de revêtement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le composant isolant thermique est constitué d'une mousse de polyéthylène à haute densité (12) et d'un film de polyester soudé à chaud dessus (13), la mousse (12) étant interposée entre la tôle et le film polyester (13). »

80. Les demanderesses à la nullité proposent le document D26 comme document de l'art antérieur le plus proche aux fins de l'approche problème-solution. Ce document divulgue un matériau de toiture métallique calorifuge comprenant une tôle, une couche de résine autocollante fonctionnant comme une résine d'amortissement, servant aussi à lier la tôle aux autres composants, permettant de se passer d'adhésif (et constituée d'un copolymère d'ester acrylique particulier), une feuille métallique et une feuille de mousse, laminées dans cet ordre puis pliées ensemble (paragraphes [0015-0016]). Les paragraphes [0028]et [0029] précisent que la résine, la feuille métallique et la mousse sont laminées (à chaud s'agissant de la feuille métallique avec la mousse, qui sont donc soudées à chaud).

81. L’invention selon la revendication 6 diffère ainsi de cet état de la technique en ce que :
- la mousse est, spécifiquement, une mousse de polyéthylène à haute densité, c’est-à-dire d’au moins 40 kg / m3 dans le sens que le brevet donne à cette notion (cf ci-dessus point 39),
- la feuille métallique est remplacée par un film de polyester,
- l’ordre entre la mousse et la feuille est inversé,
- le matériau ne contient pas de résine d’amortissement autocollante.

82. Ce document (D26) explique que l'effet qu'il recherche est, entre autres, l'isolation thermique et phonique d'un revêtement de bâtiment en tôle, ce qui est exactement l'objectif du brevet litigieux. Le document D26 vise également à faciliter la fabrication au regard, notamment, de la fixation du composant isolant à la tôle et au profilage de l'ensemble (paragraphe [0007]), ce qui est l'un des deux effets de la résine d'amortissement autocollante, l'autre étant un effet d'insonorisation contre la pluie (paragraphe [0016]). Ce faisant, le document D26 va au-delà du problème que le brevet litigieux cherche à résoudre, celui-ci se contentant de rechercher une tôle composite en postulant que l'art antérieur n'en connait pas, sans chercher à résoudre les problèmes que poseraient les tôles de toit composites déjà existantes.

83. Les caractéristiques de la revendication 6 qui diffèrent de celles de D26 (le choix d'une mousse de polyéthylène à haute densité et d'un film de polyester, la position de la mousse entre la tôle et le film, l'absence de résine d'amortissement autocollante) ont donc, selon le brevet, le même effet technique que celles du matériau divulgué par D26, à savoir l'isolation thermique, outre que l'abandon de la résine amoindrit l'isolation phonique et permet l'utilisation d'un adhésif.

84. Il ne s'en déduit pas pour autant que, comme l'allègue la société Proji, ces caractéristiques ne soient pas techniques et ne puissent, comme telles, être prises en compte pour apprécier l'activité inventive. Il s'agit bien de caractéristiques techniques, en ce qu'elles contribuent à l'isolation du matériau. L'invention résout donc un problème technique objectif par rapport à D26, mais ce problème est seulement, comme le soulèvent les sociétés Arcelormittal, de trouver un moyen alternatif de composer