CA Paris, 11 sept. 2024, RG 23/09745

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° 094/2024 , 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/09745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2N

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation rendu le 27 mai 2021 (pourvoi n°B 18-17.760), d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 9 mars 2028 (RG n°16/24260) rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du20 octobre 2016 - 3ème chambre - 4ème section - (RG n°15/05010)

DEMANDERESSES À LA SAISINE

S.A. GENERALE BISCUIT-GLICO FRANCE

Société au capital de 1 525 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERREx sous le numéro 324 031 525

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

S.A.S. [X] FRANCE

Société au capital de 4 251 936 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 808 234 801

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

Société [X] EUROPE GMBH

Société de droit suisse

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5] (SUISSE)

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Annick LECOMTE de l'AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

DÉFENDERESSES À LA SAISINE

Société GRIESSON DE BEUKELAER GMBH & CO.KG

Société de droit allemand enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro HRA 12303

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège August-Horch-Str. 23

[Localité 2]

(ALLEMAGNE)

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020

S.A.S. SOLINEST

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 050 200

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Emmanuel GOUGÉ du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Deborah BOHEE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société GENERALE BISCUIT GLICO FRANCE (ci-après, la société GLICO), la société de droit suisse [X] EUROPE et la société [X] FRANCE (ci-après, les sociétés [X]) font partie du groupe agro-alimentaire [X] INTERNATIONAL (anciennement KRAFT FOODS), l'un des leaders mondiaux en matière de chocolat, biscuits, chewing-gum, bonbons, café et boissons en poudre.

La société GLICO est titulaire :

- de la marque française tridimensionnelle déposée le 19 octobre 2005 et enregistrée sous le n° 3 386 825 (ci-après, la marque 825) pour designer en classe 30 des « biscuits enrobés ou nappés, notamment de chocolat ou de caramel » :

- la marque française tridimensionnelle déposée le 29 mars 2010 et enregistrée sous le n° 3 725 291 (ci-après, la marque 291) en classe 30, pour les produits suivants : « Cacao, chocolat, boisson à base de cacao et/ou de chocolat et préparation pour faire des boissons ; produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, à savoir, pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes, gâteaux, pâtisseries ; barres de céréales ; préparations faites de céréales ; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés » :

Les sociétés [X] EUROPE et MODELEZ FRANCE sont respectivement la licenciée et la sous-licenciée (non-inscrites) de ces deux marques.

Les sociétés GLICO et [X] exposent que la marque n° 825 est une marque renommée par l'usage qui en est fait depuis 1982 sous la forme d'un biscuit MIKADO « classique » (ayant la forme d'un bâtonnet en biscuit recouvert d'un enrobement lisse de chocolat) et que la marque n° 291 est pareillement une marque renommée par l'usage qui en est fait depuis 2012 sous la forme d'un biscuit MIKADO « King Choco » (ayant la forme d'un bâtonnet en biscuit recouvert d'un enrobement en chocolat présentant un aspect torsadé).

La société de droit allemand GRIESSON DE BEUKELAER (ci-après, la société GRIESSON) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de biscuits. Elle fabriquait et commercialisait un biscuit au chocolat dénommé « ChocOlé » et était titulaire des marques semi-figuratives suivantes :

- la marque n°12 3 950 482 (ci-après, la marque 482) déposée le 2 octobre 2012 en classe 30 pour désigner les « pâtisseries fines enrobées de chocolat » :

- la marque n° 12 3 950 493 (ci-après, la marque 493) déposée le 2 octobre 2012 en classe 30 pour désigner les mêmes produits :

La société GRIESSON indique que pour des raisons strictement commerciales, les biscuits « ChocOlé » ne sont plus commercialisés en France depuis décembre 2016, et que par ailleurs, ses deux marques n'ont pas été renouvelées et sont ainsi venues à expiration le 2 octobre 2022.

La société GRIESSON a été le partenaire commercial du groupe [X] INTERNATIONAL en Allemagne et en Autriche pour la distribution des biscuits Mikado en vertu d'un accord de coopération conclu en mai 2007 qui a pris fin en juillet 2010.

La société SOLINEST est une société française spécialisée dans la distribution de confiseries, boissons et biscuits en France. Elle importait et commercialisait en France, dans plusieurs enseignes de la grande distribution, les biscuits « ChocOlé » de la société GRIESSON.

Estimant que la commercialisation des biscuits 'ChocOlé' portait atteinte aux droits qu'elles revendiquent sur les marques sus-visées qu'elles disent renommées, et que cette atteinte était aggravée par le caractère parasitaire de leur conditionnement, la société GLICO et les sociétés [X] ont, selon acte d'huissier du 18 mars 2015, fait assigner la société GRIESSON et la société SOLINEST en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée des marques, nullité des marques appartenant à la société GRIESSON et parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 20 octobre 2016 assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :

rejeté les demandes reconventionnelles en annulation des marques françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291,

déclaré irrecevables les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 825 et n° 291 [demande à titre principal pour la marque n° 291 et demande à titre subsidiaire pour la marque n° 825],

débouté les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de l'intégralité de leurs demandes en contrefaçon de la marque n° 825,

rejeté les demandes en annulation des marques « Choc'Olé » [n° 482 et n° 493] fondées sur une contrefaçon de la marque n° 825,

débouté la société [X] FRANCE de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE à payer à la société GRIESSON et à la société SOLINEST la somme de 10 000 euros à chacune soit 20 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel GOUGE, avocat.

Sur l'appel interjeté par les sociétés GLICO et [X], cette cour (dans une autre composition), dans un arrêt du 9 mars 2018, a :

confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à dire que les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE ne sont pas irrecevables en leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 825 et n° 291 mais mal fondées,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE à payer à la société GRIESSON la somme de 40 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE

aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] France, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2021 a notamment :

cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant que celui-ci :

rejetait les demandes reconventionnelles en annulation des marques tridimensionnelles françaises n° 825 et n° 291,

rejetait les demandes en annulation des marques « Choc'Olé » fondées sur une contrefaçon de la marque n° 825,

et déboutait la société [X] FRANCE de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire,

remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

condamné les sociétés GRIESSON et SOLINEST aux dépens,

condamné in solidum les sociétés GRIESSON et SOLINEST à payer aux sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE la somme globale de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE, par déclaration du 25 mai 2023, ont saisi cette cour désignée comme cour de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 4 avril 2024, les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE demandent à la cour :

Vu les articles L.711-4, L.713-3-b), L.713-5, L.716-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dans leur version en vigueur à l'époque des faits,

Vu l'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 565 et 633 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt prononcé le 27 mai 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation,

de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a :

débouté les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leur action en contrefaçon de la marque n° 825,

déclaré irrecevables les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE dans toutes leurs demandes fondées sur une atteinte à la renommée des marques n° 825 et n° 291 au motif que la renommée de ces marques ne serait pas établie,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE à payer à chacune des sociétés GRIESSON et SOLINEST la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE à supporter les entiers dépens de l'instance,

et statuant à nouveau,

de constater que la société GLICO est titulaire des marques françaises n° 825 et n° 291,

de juger que lesdites marques sont des marques renommées au sens des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à l'époque des faits,

sur la contrefaçon de la marque n° 825 :

de juger que la société GLICO en sa qualité de titulaire de la marque n° 825 et que les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de cette marque, sont recevables et bien fondées en leur action fondée sur la contrefaçon de cette marque et, subsidiairement, juger que les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE, sont recevables et bien fondées à agir en réparation du préjudice que leur cause la contrefaçon de ladite marque, sur le fondement de la concurrence déloyale et de l'article 1240 du code civil,

de juger que les sociétés GRIESSON et SOLINEST, en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés «iChocOléi», ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque tridimensionnelle n° 825 au sens des dispositions des articles L.713-3 b) et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur version en vigueur à la date des faits,

d'interdire aux sociétés GRIESSON et SOLINEST toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, des biscuits litigieux ainsi que leur représentation sur des conditionnements, publicités, catalogues et documents promotionnels, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,

de se réserver la liquidation de l'astreinte,

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum à payer à la société GLICO une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une provision de 300 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice économique sous la forme de redevances indemnitaires au taux de 10 % sur les ventes de biscuits ChocOlé par les intimées,

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum à payer à chacune des sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE une provision de 100 000 €, à valoir sur la réparation de leur préjudice économique,

d'enjoindre aux sociétés GRIESSON et SOLINEST de communiquer aux sociétés GLICO , [X] EUROPE et [X] FRANCE, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des éléments de comptabilité, de gestion des stocks, de production et de commercialisation relatifs respectivement aux biscuits ChocOlé et aux conditionnements comportant la représentation de ces biscuits, depuis le début de leur commercialisation en France, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à compter de la date d'effet de la décision à intervenir,

de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

subsidiairement :

de nommer tel expert qu'il lui plaira avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents énumérés au paragraphe précédent,

fournir tous éléments comptables de nature à permettre à la cour de déterminer la masse contrefaisante, le chiffre d'affaires réalisé par les intimées, directement ou indirectement, les gains manqués et les bénéfices perdus respectivement par les appelantes, ainsi que le préjudice subi par ces dernières,

impartir à l'expert un délai pour l'exécution de sa mission et le dépôt de son rapport,

fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,

subsidiairement, de juger que la société GLICO en sa qualité de titulaire de la marque n° 825 et que les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de cette marque, sont recevables et bien fondées en leur action fondée sur les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

et, plus subsidiairement, de juger que les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE, sont recevables et bien fondées à agir en réparation du préjudice que leur cause l'atteinte portée à ladite marque renommée, sur le fondement de la concurrence déloyale et de l'article 1240 du code civil,

de juger qu'en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé », les sociétés GRIESSON et SOLINEST ont porté atteinte au caractère distinctif de la marque renommée n°3 386 825 et exploité de manière indue la renommée de cette marque, au préjudice des sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE et qu'elles ont ainsi engagé leur responsabilité civile de ce chef, au sens des dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur à l'époque des faits et, plus subsidiairement à l'égard des sociétés [X] EUROOPE et [X] FRANCE, au titre d'agissements de concurrence déloyale parasitaire,

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum à payer à la société GLICO une somme de 300 000 € et à chacune des sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

d'interdire aux sociétés GRIESSON et SOLINEST toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, des biscuits litigieux ainsi que leur représentation sur des conditionnements, publicités, catalogues et documents promotionnels, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,

de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

sur l'atteinte à la marque renommée n° 291 :

de juger que la société GLICO en sa qualité de titulaire de la marque n° 291 et que les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE en leurs qualités respectives de licenciée et de sous-licenciée de cette marque, sont recevables et bien fondées en leur action fondée sur les dispositions de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

et, subsidiairement, de juger que les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE, sont recevables et bien fondées à agir en réparation du préjudice que leur cause l'atteinte portée à ladite marque renommée, sur le fondement de la concurrence déloyale parasitaire et de l'article 1240 du code civil,

de juger qu'en commercialisant en France les biscuits au chocolat noir et les biscuits au chocolat au lait dénommés « ChocOlé », les sociétés GRIESSON et SOLINEST ont porté atteinte au caractère distinctif de la marque renommée n° 291, ont exploité sa renommée de manière injustifiée et ont porté préjudice aux sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE au sens des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur à l'époque des faits et, subsidiairement à l'égard des sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE, au titre d'agissements de concurrence déloyale parasitaire,

d'interdire aux sociétés GRIESSON et SOLINEST toute fabrication, commercialisation, promotion et publicité, ou plus généralement toute exploitation, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, des biscuits litigieux ainsi que leur représentation sur des conditionnements, publicités, catalogues et documents promotionnels, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque exemplaire de paquet de biscuit, de conditionnement, de support, de document publicitaire ou commercial faisant l'objet de ladite mesure constituant une infraction,

de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum à payer à la société GLICO une somme de 200 000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum à payer à chacune des sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

en tout état de cause :

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum à payer aux sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE la somme de 150 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat et les dépens de l'instance,

d'ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication du dispositif de la décision à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq revues ou magazines, au choix des appelantes et aux frais des sociétés intimées in solidum, et ce, à concurrence d'une somme de 8 000 € hors taxes par publication,

d'ordonner à titre de réparation complémentaire, l'affichage pendant 15 jours, du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil des sites internet des sociétés GRIESSON et SOLINEST, dans un format occupant au moins un quart de l'espace de cette page d'accueil, dans un délai de 8 jours suivant la signification de ladite décision à intervenir, sous astreinte de 8 000 € par jour de retard,

de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

de condamner les sociétés GRIESSON et SOLINEST in solidum aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de constat d'huissier ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant les frais de traduction en langue allemande de la déclaration de saisine de la cour, des conclusions signifiées le 24 juillet 2023 ainsi que des actes de signification de ces actes, qui seront recouvrés par la SCP SEPTIME, avocats au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 15 avril 2024, les sociétés GRIESSON et SOLINEST demandent à la cour :

Vu le code de la propriété intellectuelle, en particulier le Livre VII,

Vu le code de procédure civile, en particulier les articles 31, 32, 122 et 564,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2016,

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2021,

de déclarer les sociétés GRIESSON et SOLINEST recevables et bien fondées dans leurs demandes et y faisant droit,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de toutes leurs demandes,

en conséquence :

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

rejeté l'ensemble des demandes des sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE au titre de la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 825,

considéré que les marques françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291 ne jouissent pas d'une renommée et, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291,

condamné in solidum les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE à payer à la société GRIESSON et la société SOLINEST la somme de 10 000 euros à chacune, soit 20 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

y ajoutant :

de déclarer les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE irrecevables à agir en réparation du préjudice qui aurait été causé par la prétendue contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 825 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

de déclarer les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte à la renommée des marque françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291, autant au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle en vigueur à l'époque des faits qu'au visa de l'article 1240 du code civil,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait infirmer totalement ou partiellement le jugement :

' sur la marque française tridimensionnelle n° 825 :

sur la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 825 :

de juger que les biscuits ChocOlé, l'emballage desdits biscuits et l'affiche publicitaire ne portent pas atteinte à la marque française tridimensionnelle n° 825,

en conséquence,

de juger que les sociétés GRIESSON et la société SOLINEST n'ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 825,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leurs demandes au titre de la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 825,

dans l'hypothèse où la cour viendrait rejeter l'action en contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 825 et à apprécier l'atteinte à la renommée de ladite marque :

de déclarer les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 825, autant au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle en vigueur à l'époque des faits qu'au visa de l'article 1240 du code civil,

de juger que la marque française tridimensionnelle n° 825 ne jouit pas d'une renommée sur le territoire française au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leurs demandes au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 825,

à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 825, sur l'atteinte alléguée à la renommée de ladite marque :

de juger que les sociétés GRIESSON et SOLINEST ne portent pas atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 825,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leurs demandes au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 825,

' Sur l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 291 :

de déclarer les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 291, autant au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle en vigueur à l'époque des faits qu'au visa de l'article 1240 du code civil,

de juger que la marque française tridimensionnelle n° 291 ne jouit pas d'une renommée sur le territoire française au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leurs demandes au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 291,

à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 291, sur l'atteinte alléguée à la renommée de ladite marque :

de juger que les sociétés GRIESSON et SOLINEST ne portent pas atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 291,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leurs demandes au titre de l'atteinte à la renommée de la marque française tridimensionnelle n° 291,

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation contre les sociétés GRIESSON et SOLINEST :

de déclarer les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE irrecevables à agir en réparation du préjudice qui aurait été causé par la prétendue contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 825 sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

de déclarer les sociétés [X] EUROPE et [X] FRANCE irrecevables à agir sur le fondement de l'atteinte à la renommée des marque françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291, autant au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle en vigueur à l'époque des faits qu'au visa de l'article 1240 du code civil,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon de la marque française tridimensionnelle n° 825 et au titre de l'atteinte à la renommée des marques françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291, en ce que ces dernières sont disproportionnées et ne sont justifiées ni dans leur nature, ni dans leur étendue, ni dans leur montant,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE de leur demande de communication de documents en ce qu'elle n'est pas nécessaire et viendrait violer le secret des affaires des sociétés GRIESSON et SOLINEST,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE ET [X] FRANCE de leur demande de désignation d'un expert en ce qu'une telle désignation n'est pas nécessaire,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE ET [X] FRANCE de leur demandes de publication en ce qu'elles ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard des faits de l'espèce,

de débouter les sociétés GLICO, [X] EUROPE ET [X] FRANCE de leur demandes d'astreinte au titre des mesures d'interdiction en ce que ces mesures n'ont plus d'objet, sont exorbitantes et non justifiées,

en tout état de cause :

de condamner les sociétés GLICO, [X] EUROPE ET [X] FRANCE in solidum à payer aux sociétés GRIESSON et SOLINEST la somme de 150 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire,

de condamner les sociétés GLICO, [X] EUROPE ET [X] FRANCE in solidum à tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Véronique DE LA TAILLE.

L'ordonnance de clôture est du 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l'étendue de la cassation prononcée et de la saisine de la cour de renvoi

Le jugement n'est pas remis en cause par la cassation partielle, et est donc définitif, en ce qu'il a :

rejeté les demandes reconventionnelles en annulation des marques françaises tridimensionnelles n° 825 et n° 291,

rejeté la demande en concurrence déloyale et parasitaire de la société [X] FRANCE.

Sur les chefs non contestés du jugement

Il est constant que les enregistrements des marques semi-figuratives n° 482 et n° 493 de la société GRIESSON, faute de renouvellement, sont venus à expiration le 2 octobre 2022.

La cour constate que les sociétés appelantes ne demandent pas l'annulation des marques n° 482 et n° 493 de la société GRIESSON sur le fondement de l'atteinte portée par elles à la renommée des marques n° 825 et n° 291.

Sur la renommée des marques n° 825 et n° 291 de la société GLICO

Les appelantes soutiennent que les marques n° 825 et n° 291 de la société GLICO sont des marques renommées au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que les marques sont connues d'une partie significative du public pertinent, à savoir le consommateur français normalement informé et moyennement attentif. Elles se prévalent d'une exploitation ancienne, depuis 1982, de la marque figurative représentant le biscuit Mikado « classique » correspondant à la marque n° 825, et depuis 2012, du biscuit Mikado « King Choco » correspondant à la marque n° 291, constamment mis en avant sur leur conditionnement ; des volumes de vente des produits revêtus de ces marques et des chiffres d'affaires réalisés ; des parts de marché des biscuits Mikado ; des importantes campagnes publicitaires diffusées en France et des budgets très significatifs consacrés, en France, à ces campagnes publicitaires ; de plusieurs décisions statuant sur le caractère renommé de la marque n° 825 ; de trois enquêtes effectuées auprès de consommateurs ayant confirmé la renommée de l'aspect du biscuit Mikado « classique » et établi celle du biscuit « King Choco ».

Les intimés dénient toute renommée de la marque n° 825, faisant valoir que la Cour de cassation n'a pas considéré que les éléments versés au débat par GLICO/[X] démontreraient la renommée des marques de GLICO mais a seulement sanctionné un défaut de motivation des juges du fond ; qu'il découle de la jurisprudence communautaire que l'usage du signe à titre de marque doit porter sur un usage autonome de ladite marque, c'est-à-dire sans que la fonction de marque soit assurée par la présence d'un autre signe à proximité du signe en question ; que s'il est admis qu'une marque puisse être utilisée sous une forme modifiée et/ou en combinaison avec une autre marque, les modifications apportées et/ou la présence de l'autre marque ne doivent pas altérer le caractère distinctif de la marque en question ; que le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle n° 825 est contestable et, au mieux, cette marque est faiblement distinctive ; que plus le caractère distinctif d'une marque est faible, plus il sera aisément altéré par des modifications mineures ou l'adjonction d'un élément lui-même distinctif ; que dès lors, le tribunal et la cour d'appel ont eu raison de considérer comme non pertinentes les pièces des appelantes visant à établir la prétendue renommée des marques de GLICO, ces dernières reproduisant systématiquement le biscuit Mikado en sa qualité de marchandise et non les marques elles-mêmes ; que la forme du biscuit Mikado « classique » n'est pas la forme de la marque tridimensionnelle n° 825, cette dernière présentant des différences substantielles en termes de couleur, proportions, dimensions et axes de direction ; qu'ainsi, si la cour venait à considérer que les biscuits Mikado correspondent à la reproduction des marques de GLICO en deux dimensions, les modifications et adjonctions apportées par les appelantes aux marques sur l'ensemble des pièces communiquées ont nécessairement altéré le caractère faiblement distinctif des signes protégés, de sorte que ces signes ne remplissent plus, en tant que tels et à eux seuls, leur fonction d'origine commerciale des produits en question ; que l'ensemble des éléments apportés par les parties adverses ne porte jamais sur la marque tridimensionnelle n° 825 mais sur les biscuits Mikado, présentés d'une façon (bidimensionnelle, en faisceau, de manière tronquée et/ou cachée par un cercle rouge emblématique des paquets de biscuits Mikado, avec les marques verbales et semi-figuratives MIKADO, LU et/ou GLICO, lesquelles seules retiendront l'attention du public comme éléments distinctifs des produits) qui diffère de la marque tridimensionnelle n° 825 ; que l'image des biscuits Mikado sur les emballages des produits, n'est qu'une illustration du produit vendu à l'intérieur du packaging, ce qui est parfaitement banal pour des produits relevant du domaine de la biscuiterie ; que les appelantes ne peuvent invoquer des dépenses publicitaires relatives à la promotion du biscuit Mikado, c'est-à-dire de la marchandise commercialisée sous la forme de paquet de biscuits assortis de la marque semi-figurative MIKADO, et non de la seule marque tridimensionnelle n° 825 ; que les différentes juridictions françaises ayant eu à se prononcer sur la prétendue renommée de la marque tridimensionnelle n° 825 ont chacune considéré que ladite marque était dépourvue de renommée nonobstant un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg qui traitait de la seule notoriété qu'aurait acquise la marque en 2006 ; que les études de notoriété fournies sont anciennes et/ou non pertinentes et en tout cas insuffisantes pour constituer des preuves valables de la renommée alléguée. Les intimées soutiennent que l'ensemble des critiques relevées à l'égard de la renommée de la marque tridimensionnelle n° 825 valent également à l'égard de la prétendue renommée de la marque tridimensionnelle n° 291.

Ceci étant exposé, l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au cas d'espèce, dispose que « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de [Localité 8] pour la protection de la propriété industrielle précitée ».

De même, l'article 5§2 de la directive 2008/95/CE du 22obre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques indique que « Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Une marque renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque et exercer un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits et services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment de l'atteinte alléguée.

Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Pour apprécier si une marque est renommée, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Doit être notamment pris en compte l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle pouvant notamment faciliter la connaissance de la marque par le public pertinent lorsqu'elle permet de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle du produit (Cass, com, GLICO FRANCE, n° 18-17.760, 27 mai 2021).

Selon la jurisprudence de la CJUE et du TUE, l'usage de la marque peut prendre une forme différente du signe enregistré lorsque les deux formes sont « globalement équivalentes » (notamment, TUE, 10 juin 2010, ATLAS TRANSPORT, T-482/08, point 30).

Sur la renommée de la marque n° 825

Pour démontrer la renommée de la marque n° 825, les sociétés GLICO et [X] produisent au débat des emballages de biscuits MIKADO depuis 1984 jusqu'en 2016 (pièces 2.1 et 2.2) montrant sur ces emballages la représentation graphique du biscuit dit « classique » correspondant à la marque tridimensionnelle n° 825, ce biscuit étant présenté parmi d'autres, en vrac ou en faisceau évoquant un jeu de mikado, mais également, à partir de 2009, de façon isolée, recouvert en son centre par le terme MIKADO apposé sur un rond rouge, sur quasiment toute la hauteur du paquet sur l'une des faces latérales dudit paquet, cette représentation isolée et sur la quasi-hauteur du paquet se retrouvant en outre, en 2016, sur la partie gauche de la face avant du paquet.

Les sociétés intimées objectent que le biscuit ainsi reproduit sur les emballages est le biscuit Mikado « classique » en tant que marchandise et non la marque elle-même, la forme du biscuit Mikado « classique » présentant des différences substantielles par rapport à la marque en termes de couleur (« jaune verdâtre et marron clair pour la marque tridimensionnelle '825 contre beige et marron foncé pour le biscuit »), de proportions (« la forme de la marque est visiblement fine et sa partie marron clair prend la suite de la partie jaune alors que la forme du biscuit est plus épaisse du fait de la superposition de la partie marron foncé (le chocolat) sur la partie beige (le biscuit) »), de dimensions (« faute d'information sur les dimensions de la forme de la marque tridimensionnelle '825, il ne peut être affirmé de manière opportuniste que la taille et le diamètre de cette forme seraient identiques à ceux du biscuit Mikado classique ») et d'axes de direction (« la forme de la marque tridimensionnelle '825 est incurvée alors que la forme du biscuit Mikado classique est droite »). Mais les différences relevées par les intimées sont artificielles, le biscuit « classique », comme le modèle de la marque déposée en couleur, pouvant seulement être décrit comme un bâtonnet fin allongé aux bouts arrondis, recouvert dans sa plus grande partie de chocolat, la couleur « jaune verdâtre » n'apparaissant nullement au vu du certificat d'identité de la marque considérée qui montre plutôt une couleur beige/jaune pour la partie nue du biscuit, non recouverte de chocolat (pièce 1.1 appelantes), la partie chocolatée du biscuit étant plus ou moins foncée selon qu'il s'agit de chocolat au lait ou de chocolat noir (pièce 13 appelantes), et les considérations relatives aux proportions et dimensions étant inopérantes dès lors que la marque ne protège pas l'épaisseur du biscuit ni sa taille mais seulement sa forme et son aspect général tels qu'ils viennent d'être décrits. La démonstration des intimées quant à la forme incurvée de la marque (page 37 de leurs écritures) ne convainc pas au regard de la contre-démonstration proposée par les appelantes (page 65 de leurs écritures). Si les différentes représentations du biscuit « classique » sur les emballages ' représentation en vrac ou en faisceau ou représentation isolée ' peuvent certes constituer des illustrations des biscuits qui y sont contenus, elles constituent également, particulièrement la représentation isolée à partir de 2009, un usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, permettant de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle du produit ; elles constituent une forme « globalement équivalente », au sens de la jurisprudence communautaire précitée, au modèle de la marque n° 825.

Il est relevé que, bien que le biscuit dont la forme constitue la marque, ne soit pas vendu à l'unité, il apparaît représenté de façon isolée sur la tranche des emballages et aussi (en 2016) sur la face latérale de ces emballages, et par ailleurs, que si les emballages font apparaître plusieurs biscuits (en vrac ou en faisceau évoquant le jeu de mikado), la particularité de leur forme, dont le caractère oblong est une des caractéristiques principales aux yeux du public pertinent, est mis en exergue par leur présentation entrecroisée ainsi que par le terme MIKADO. La forme du biscuit reproduite sur les emballages fournis par les appelantes est perçue, au-delà de la représentation du biscuit lui-même, comme une identification de l'origine commerciale de ce produit, et ce indépendamment des marques verbales ou semi-figuratives « MIKADO », « LU » ou « GLICO » apparaissant sur les mêmes emballages. Est par ailleurs inopérante l'argumentation sur le défaut de distinctivité de la marque, le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la marque reposant sur ce motif et qui a retenu, à juste raison, que le signe se démarquait des normes du secteur de la biscuiterie par son embout biscuité dépourvu d'enrobage de chocolat, sa forme oblongue et mince et l'embout biscuité le rendant susceptible d'attirer l'attention du public pertinent qui le percevra comme une indication d'origine commerciale des produits, n'étant pas remis en question par la cassation partielle intervenue.

La série d'emballages fournie par les appelantes est par conséquent un élément pertinent pour montrer l'ancienneté et l'intensité de l'exploitation de la marque considérée.

Les sociétés GLICO/[X] produisent également une pièce 13 qui est un document interne, intitulé « Mikado : une marque vendue en France depuis 1982 et dynamisée depuis les 30 dernières années grâce à une communication télévisuelle spécifique », faisant apparaître les volumes de biscuits MIKADO commercialisés depuis 1994, les différentes variétés de biscuits MIKADO et les différentes campagnes de communication télévisuelle de 1983 à 2012. Elles fournissent également de nombreuses pièces relatives à des campagnes publicitaires concernant le biscuit Mikado « classique », notamment :

une campagne d'affichage sur la voie publique en France en 2014 mettant en avant de façon humoristique la forme oblongue du biscuit par différents slogans (« le biscuit long comme un jour sans Mikado », « c'est comme mâchouiller son crayon en meilleur », « le biscuit dont on ne peut pas faire qu'une bouchée », « le biscuit si long qu'on n'en voit pas le bout. Ah, si », « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Non, c'est un Mikado », « Si Mikado était une voiture, elle serait impossible à garer », « Si votre Mikado est trop long, faites une pause ») (pièces 14.7 et 14.8), la forme du biscuit apparaissant de façon prépondérante sur ces affiches étant là encore « globalement équivalente » à celle représentée sur la marque tridimensionnelle, permettant aisément au consommateur de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle de la marque et de rattacher cette représentation à l'origine commerciale des produits et ce, indépendamment de la marque semi-figurative MIKADO (le terme MIKADO apposé sur un cercle rouge) apposée également sur les affiches ;

des films TV montrant le biscuit tel que représenté par la marque dans différentes mises en scène humoristique (un malfaiteur démasqué à cause de sa faiblesse pour les biscuits Mikado, manifestée par le geste caractéristique compulsif de reniflement du biscuit (1988) ; une employée de bureau surprise par un collègue en position accroupie sur une photocopieuse, tentant d'attraper un paquet de biscuits Mikado sur une étagère (2001) ; un homme mangeant un biscuit Mikado dans une vente aux enchères, son geste étant interprété par le commissaire-priseur comme une enchère pour l'acquisition d'un bien (2011) (pièces 14.4, 14.5), les spots diffusés de 2002 à 2006 montrant systématiquement un plan où le biscuit placé horizontalement apparaît seul, sans aucun autre élément, en train d'être nappé de chocolat (pièce 14.6) ;

des films publicitaires destinés à l'internet (2006, 2013, 2014), notamment une publicité sur Shazam (application mobile de reconnaissance musicale) comportant la représentation de la marque n° 825 avec le slogan « Mikado, lui, on le reconnaît tout de suite » (pièces 14.11 à 14.15) ;

des présences sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) des emballages précités comportant la représentation de la marque (pièces 14.16 et 14.17) ;

des budgets publicitaires propres aux biscuits Mikado « classiques » qui s'établissent au total à plus de 42 millions d'euros pour la période 2008 à 2015 (pièces 15.1 et 15.2) ; les intimées opposent que ces budgets ont été consacrés à la promotion du produit et non de la marque et qu'ils ont été engagés par la société américaine [X] INTERNATIONAL, étrangère au litige. Cependant, en admettant que ces dépenses aient été consacrées à la promotion du produit, celle-ci contribue nécessairement, au moins pour partie, à la promotion de la marque puisque celle-ci comporte une représentation très proche du produit. Par ailleurs, les appelantes produisent l'attestation du directeur du contrôle des ventes pour la France de la société [X] EUROPE, partie au litige, qui indique que, depuis 2012, les coûts des opérations de marketing, de promotion et de publicité réalisées pour les biscuits Mikado dans les magasins en France sont supportés par la société [X] FRANCE, les coûts des mêmes opérations réalisées en France à destination des consommateurs en dehors des magasins étant supportés par la société [X] EUROPE SERVICES qui les refacture à la société GLICO pour 50 % et à la société [X] EUROPE pour les 50 % restants, et ce depuis 2012 (pièce 6.2).

Les éléments fournis par les appelantes relatifs aux campagnes de communication et aux budgets publicitaires sont par conséquents pertinents pour l'appréciation de la renommée de la marque n° 825.

Les sociétés GLICO et [X] produisent par ailleurs, joint à l'attestation du directeur du contrôle des ventes pour la France de la société [X] EUROPE, un tableau émanant de la société NIELSEN, présentée comme le leader mondial des études de marché (pièce 16.5), duquel il ressort que les volumes de ventes du biscuit Mikado « classique » se sont globalement accrus, passant de 856 tonnes en 1994 à 3001 tonnes en 2020 et qu'au cours de la période des faits litigieux (2013/2016), le volume des ventes est passé de 1848 tonnes à 2423 tonnes