TJ Paris, 17 mai 2024, RG 19/06127

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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3ème chambre
2ème section

N° RG 19/06127
N° Portalis 352J-W-B7D-CP532

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Mai 2019

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maitre Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0399

et par Maître Jean-Pierre STOULS, de STOULS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A.S. BROCANTE LAB
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maitre Hugo BATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Toque #A498

Société THIS.SIGN LTD
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ROYAUME-UNI)

représentée par Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0117

Copies délivrées le :
- Maître BERNARDI #E399
- Maître BATS #A498
- Maître BOUCHENARD #P117

Décision du 17 Mai 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 19/06127 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP532

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Vera ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Mai 2024, puis prorogé le 17 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [H] commercialise des articles d’ameublement et notamment des modèles de canapés et fauteuils baptisés Togo créés en 1974 pour lesquels elle revendique la protection par le droit d’auteur et a déposé un modèle français n°112398 le 5 février 1974. Elle est titulaire de :
- la marque verbale française Ligne [H] n°98757593 déposée le 29 octobre 1998,
- la marque verbale de l’Union européenne Ligne [H] n°516666 déposée le 9 avril 1997,
- la marque verbale française [H] n°1571757 déposée le 18 janvier 1990,
- la marque semi-figurative française n°3590210 déposée le 23 juillet 2008 et

- une marque de l’Union européenne tridimensionnelle n°16691537 déposée le 9 mai 2017 ci-dessous représentée

désignant toutes notamment des “meubles et leurs éléments constitutifs et notamment des sièges et des tables” en classe 20.

Elle reproche à la SAS Brocante lab, exerçant sous le nom commercial et l’enseigne Selency, de vendre, sans son autorisation, sur son site internet <brocantelab.com> devenu <www.selency.fr> des modèles de canapés Togo d’occasion ayant subi des transformations substantielles sans suivre ses critères de qualité et d’esthétique, en les présentant comme authentiques et en ré-apposant la marque semi-figurative ligne [H].
Son conseil a mis en demeure la société Brocante lab de cesser ces ventes par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2018. Elle a ensuite fait réaliser un constat d’huissier du site internet <brocantelab.com> le 18 décembre 2018 puis un constat d’achat en ligne et ouverture du colis les 10 et 28 janvier 2019.
Par acte du 14 mai 2019, la société [H] a fait assigner la société Brocante lab devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Le 14 novembre 2019, le conseil de la société Brocante lab a informé le vendeur des meubles incriminés sur son site plate-forme de vente, la société de droit anglais This.sign, de l’assignation puis, le 18 novembre 2019, l’a mise en demeure de lui indiquer les mesures qu’elle envisageait afin de mettre fin au litige initié par la société [H], puis, par acte du 9 décembre 2019, la société Brocante lab l’a fait assigner en intervention forcée.Les deux dossiers ont été joints.

Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux défenderesses de communiquer à la SAS [H], sous astreinte, un état exhaustif des ventes des canapés Togo retapissés ou modifiés et les factures relatives à ces achats.Par ordonnance du 11 février 2022, il a rejeté des demandes d’interdiction provisoire et de provision de la société [H].

La société Brocante lab, alléguant reconventionnellement un dénigrement de la part de la société [H] et cherchant à s’en ménager la preuve a, sur autorisation du juge de la mise en état, fait pratiquer le 20 octobre 2021 une mesure d’instruction dans les locaux de la société [H]. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a partiellement rétracté l’ordonnance sur requête et sursis à statuer sur la levée du séquestre pour les autres documents.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023, la société [H] demande au tribunal de :- interdire à la société Brocante lab et la société This.sign d’exploiter les cinq marques détaillées au point 1 supra sous quelque forme que ce soit, sur tout le territoire de l’Union Européenne, sous astreinte,
- interdire à la société Brocante lab et la société This.sign de commercialiser tous modèles reproduisant les caractéristiques du canapé Togo protégé par l’enregistrement du modèle français n°112398 et par ses droits d’auteur, sous astreinte,
- ordonner le retrait et la destruction de tous les modèles constituant une reproduction de ce modèle de canapé ;
- ordonner à la société Brocante lab et à la société This.sign de lui communiquer les documents relatifs au nombre de produits Togo vendus et encore disponibles, la liste des distributeurs des fournisseurs de ces produits, les chiffres d’affaires réalisés sur ces produits, certifiés conformes par le régisseur ou commissaire aux comptes, et ce depuis la date de leur immatriculation, respectivement les 8 avril 2014 et 17 juillet 2015,
- condamner solidairement la société Brocante lab et la société This.sign à lui payer une provision de 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et moral imputable à la contrefaçon de ses marques françaises et de l’Union Européenne, de son modèle français n°112398 et de ses droits d’auteur sur le modèle Togo,
- condamner solidairement la société Brocante lab et la société This.sign à lui payer une provision de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice imputable à leur concurrence déloyale,
- condamner la société Brocante lab à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive s’agissant de ses demandes reconventionnelles en dénigrement,
- ordonner des mesures de publication du jugement,
- condamner solidairement la société Brocante lab et la société This.sign aux dépens incluant les frais de constat et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2023, la société Brocante lab demande au tribunal de :- à titre liminaire, juger la société [H] irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques et déchue de ses droits sur ses marques françaises ;
- à titre principal, juger la société [H] déchue de ses droits sur ses marques européennes et la débouter de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de marque, de droit d’auteur et de modèle et de ses demandes de communication de pièces, ainsi que de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
- à titre subsidiaire, la débouter faute de préjudice démontré ;
- à titre très subsidiaire, condamner la société This.sign à prendre en charge la totalité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner les autres parties in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2023, la société This.sign ltd demande au tribunal de :- à titre principal, débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, annuler la marque tridimensionnelle ou constater l’épuisement des droits, l’absence de titularité des droits sur la marque, le modèle, et l’absence de contrefaçon, et débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, débouter la société [H] faute de préjudice démontré ;
- rejeter l’appel en garantie pour la présentation des annonces et le tampon “authentifié par nos experts” ;
- condamner la société Brocante lab à la garantir des dommages-intérêts couvrant les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner les autres parties in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023.

MOTIVATION

I. Sur la fin de non recevoir tirée de la déloyauté procédurale

La société Brocante lab et la société This.sign soutiennent que la société [H] a engagé la présente instance sans preuve, en a recherché en vain au fur et à mesure de la procédure qu’elle a sans cesse retardée par des écritures et des incidents tardifs et a modifié ses moyens et fondements, comportement confinant à la déloyauté, ce qui justifie de rejeter ses demandes.
La société [H] oppose que les défenderesses n’ont conclu que 6 mois après les assignations et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir soulevé un incident.
Sur ce,

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer une contradiction dans l’attitude procédurale, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.

L’examen de la procédure montre que l’affaire était prête à être jugée en décembre 2020 et que, postérieurement, la société [H] a soulevé un incident, a fait réaliser de nouveaux constats non contradictoires alors que le contentieux était noué et la portée des constats existants contestée et a invoqué plusieurs moyens nouveaux (contrefaçon d’une marque supplémentaire, de dessin et modèle et de droit d’auteur).
Il n’en demeure pas moins que ces nouveautés et ajustements, quoique tardifs, procédaient de la même logique que l’argumentation initiale de sorte qu’il n’est pas démontré de la part de la société [H] la prise de positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions induisant en erreur ses adversaires sur ses intentions.
Quant à sa position récente reprochant l’absence d’apposition de l’étiquette sur les meubles d’occasion revendus après avoir critiqué la présence de telles étiquettes, elle s’explique par les constatations faites en cours de procédure et il ne s’agit pas réellement d’une contradiction, la société [H] soutenant que tout usage de sa marque pour revendre des meubles de sa fabrication restaurés par un tiers est contrefaisante.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les demandes de la société [H] sur ce fondement.
II . Sur la contrefaçon des marques citées supra point 1

1 . Sur les fins de non-recevoir

a) Sur la titularité des marques

La société Brocante lab soulève le défaut de qualité à agir de la société [H] dont il n’est pas établi qu’elle est titulaire de la marque n°1571757.
La société This.sign soutient que ni la titularité des marques ni leur portée ne sont démontrées.
La société [H] indique que la SAS [H] et la SA [H] sont la même personne dont le statut a changé, comme le démontre l’identité de leur numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse.
Sur ce,

Bien qu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, pour justifier de ses titres, la société [H] se borne à verser au dossier des extraits de la base marques de l’INPI et non des certificats d’enregistrement. Néanmoins, en l’absence de doute sérieux sur l’exactitude de ces extraits édités le 23 septembre 2019 (ses pièces 2 et 6), le tribunal les estime suffisants pour apporter la preuve de titularité requise ainsi que la portée des titres par l’énumération des produits et services visés à l’enregistrement.
De plus, la marque verbale française [H] n°1571757 a été enregistrée le 18 janvier 1990 au nom de la SA [H] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n°545 920 076, correspondant à l’extrait Kbis de la SAS [H], demanderesses, versé aux débats.Les autres marques invoquées ont été enregistrées au nom de la SAS [H], identifiée par le même numéro d’immatriculation et dont le siège est à la même adresse.

Il n’existe pas de doute sur le fait que la demanderesse à la présente instance est bien la titulaire des cinq marques invoquées.
La fin de non recevoir soulevée manque en fait.
b) Sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux

La société Brocante lab fait valoir que la société [H] ne rapporte aucune preuve d’exploitation sérieuse de ses marques françaises, son catalogue 2019 n’évoquant le fauteuil Togo que sur 6 pages sans indiquer qu’il porte la marque [H] et les autres catalogues étant antérieurs à 2014, ni de ses marques de l’Union européenne, puisqu’elle se borne à communiquer seulement des catalogues ne caractérisant aucunement une exploitation dans l’Union européenne et une attestation globale ne faisant référence ni aux marques, ni aux territoires sur lesquels elles sont exploitées.
La société [H] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,

L’article 18 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (figurant déjà, dans des termes équivalents, à l’article 15 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 et les textes ultérieurs sur les marques) prévoit notamment : “1.Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne ne fait pas l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.”, que sont la déchéance prévue à l’article 58.L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle reprend la même disposition dans des termes équivalents pour le marques françaises et la procédure judiciaire en déchéance étant prévue par l’article L. 716-3 du même code et l’article L. 716-3-1 prévoit que : “La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”.

Saisie de questions préjudicielles en interprétation de la notion d’usage sérieux, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que : “une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque”, précisant que “il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant” (11 mars 2003, Ansul, C-40/01).

Les pièces 16, 17, 22, 23, 28, 33, 34 et 35 de la société [H], versées sans aucun commentaire ni analyse et dont plusieurs sont inexploitables pour l’examen de ce moyen comme non datées, permettent cependant de constater notamment :- un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros réalisé chaque année dans le monde et donc dans l’Union européenne entre 2012 et 2020 pour la vente des seuls modèles Togo ;
- des dépenses de publicité et marketing annuelles de plusieurs millions d’euros de 2008 à 2020 et des encarts publicitaires mentionnant [H] et ligne [H] ainsi que le fauteuil Togo de 2016 à 2019 en France et en Allemagne ;
- une activité soutenue de son site internet dans de nombreux pays de l’Union européenne en 2019 et 2020 et une activité sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en 2020 au nom de [H] et ligne [H] (forme verbale et semi-figurative) en France, Italie et Allemagne notamment ;
- l’édition d’un catalogue en 2020 mentionnant les cinq marques invoquées.

Ces seuls éléments caractérisent des faits destinés à maintenir ou créer des partes de marché pour les produits et services visés aux enregistrement et une exploitation continue et sérieuse des cinq marques précitées pour ceux-ci durant les cinq années précédant l’assignation (2014-2019) de sorte que le moyen de déchéance n’est pas fondé.
c) Sur la validité de la marque tridimensionnelle

La société This.sign fait valoir que :- cette marque a été invoquée pour la première fois par la société [H] dans ses écritures n°6 de janvier 2023 ;
- en déposant la forme du siège Togo à titre de marque, la société [H] cherche à assurer à ce modèle une protection perpétuelle par le biais du droit des marques ;
- le modèle Togo a une forme qui lui confère sa valeur commerciale, comme en témoigne le fait que la société [H] revendique des droits d’auteur et de modèle sur cette même forme à l’esthétique singulière selon ses propres termes, de sorte qu’elle ne peut être protégée à titre de marque comme le jugent la CJUE (18 septembre 2014, C-205/13, § 32) et les juridictions parisiennes) ;
- quant à la présence d’une étiquette, dont la localisation est imprécise mais se trouve au dos du canapé, elle ne saurait être considérée comme donnant à la marque sa valeur substantielle.

La société [H] fait valoir que :- la marque tridimensionnelle “protège à la fois la forme du Togo et donc du produit mais tout aussi bien l’étiquette constituant un élément distinctif figuratif qui ne donne pas une valeur substantielle au produit”, celle-ci étant cousue à une place spécifique pour que le consommateur vérifie l’origine du produit et non à titre décoratif ou fonctionnel ;
- cette marque n’est donc pas “exclusivement constituée de l’apparence visuelle conférant à l’objet sa valeur substantielle”.

Sur ce,

L’article 7 (motifs absolus de refus) du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire applicable à la date de l’enregistrement dispose notamment :“Sont refusés à l’enregistrement : (...)
e) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;
ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit”
et ils encourent la nullité en application de l’article 52 du même règlement.

Pour l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 (similaires à l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii) du règlement 207/2009), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que l’objectif immédiat de cette interdiction “est d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption” et jugé que “la notion de ‘forme qui donne une valeur substantielle au produit’ ne saurait être uniquement limitée à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d’un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Dans ce dernier cas, le droit conféré par la marque à son titulaire octroierait un monopole sur les caractéristiques essentielles des produits, ce qui empêcherait ledit motif de refus de remplir pleinement son objectif” (CJUE, 18 septembre 2014, C-205/13, Hauck GmbH, points 19 et 32).
Elle a également dit pour droit que “l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la perception ou la connaissance du public pertinent relative au produit graphiquement présenté par un signe, qui est exclusivement constitué par la forme de ce produit, peut être prise en compte afin d’identifier une caractéristique essentielle de cette forme. Le motif de refus figurant à cette disposition peut être appliqué s’il résulte d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause est dans une très large mesure déterminé par cette caractéristique” (CJUE, 23 avril 2021, C-237/19, Gömböc Kft).
La société [H] a déposé une marque tridimensionnelle de l’Union européenne n°16691537 le 9 mai 2017 (publiée le 1er juin 2017) désignant les “meubles et ameublement, sièges” en classe 20, et reproduite au point 1 supra. Elle est ainsi décrite : “La marque est constituée par la forme caractéristique du canapé et par une étiquette portant les éléments verbaux ‘ligne [H]’ cousue au dos du canapé, dans sa partie inférieure droite”.
Comme la société [H] le soutient tout au long de ses écritures, le modèle de canapés et fauteuils Togo présente une esthétique singulière - ou encore mythique, iconique, cultissime, etc... - qui lui a donné une très forte visibilité auprès du public et lui valu de recevoir de nombreux prix (pages 3 et 4 de ses conclusions) ; il a été protégé durant 50 ans par le droit des dessins et modèles et doit l’être, selon la société [H], par le droit d’auteur.
Ces éléments démontrent que ce siège est recherché en raison de son aspect caractéristique et donc que la décision d’achat de ce modèle par les consommateurs est déterminée par sa forme qui constitue ainsi une valeur substantielle de ce produit.
Par ailleurs, la présence d’une petite étiquette portant la marque verbale ligne [H] (déposée par ailleurs depuis beaucoup plus longtemps) cousue dans un pli au dos du canapé, de façon si discrète qu’elle nécessite un agrandissement pour être repérée, est une caractéristique trop insignifiante du signe déposé pour écarter le motif de nullité.
Enfin, le tribunal observe que la société [H] n’a déposé cette marque qu’en 2017, alors que la forme du canapé Togo était protégée par le droit des dessins et modèles depuis février 1974, et que ses autres marques avaient été déposées de nombreuses années auparavant ce qui tend à démontrer que ce dépôt de marque a été fait en tant que protection alternative à une protection limitée dans le temps, objectif de l’interdiction posée par l’article 7, sous e), iii) précité (point 35).
Il y a donc lieu d’annuler la marque de l’Union européenne tridimensionnelle n°16691537 pour tous les produits visés à son enregistrement.
2 . Sur les actes de contrefaçon des marques

a) Sur les preuves versées en demande

S’agissant de la preuve des faits allégués, la société [H] indique qu’elle se fonde sur :- cinq constats faits sur le site <brocantelab.com> les 19 et 20 décembre2018 (sa pièce n°8 de 353 pages), sur le site <Diiiz.com> du 5 janvier 2021 (pièces n°32-21) et sur le site <selency.fr> des 25 novembre 2020 (pièce n°32-20), 22 février 2021 (pièce n°32-22) et 19 novembre 2021 (pièce n°44);
- les procès-verbaux de constats d’achats et d’analyse de ces achats suivants : constat d’achat du 10 janvier 2019, de réception le28 janvier2019 (sa pièce n°9), constat de l’analyse de ce meuble (pièce n°32-15), constat de remise au cabinet de conseil Germain et Moreau du 7 janvier 2021 (pièce 25), constat d’achat du 11 décembre 2020, constat de réception du 28 janvier 2021 (pièce n°32-18), constat d’analyse du 15 février 2021 (pièce n°32-19), constat d’achat du 8 mars 2021 (pièce n°38), constat de réception du 25 juillet 2022 (pièce n°51), constat du 17 novembre 2022 d’expertise non contradictoire en présence de commissaire de justice (pièces n°52 et 53) ainsi que des constats relatifs à l’analyse de morceaux de mousse prélevés sur ceux-ci.

La société Brocante lab fait valoir l’absence de preuve d’une quelconque contrefaçon en ce que- le constat des 18 et 19 décembre 2018 ne prouve pas que les modèles Togo retapissés proposés sur son site portent les marques [H], ni que leur retapissage n’est pas conforme aux critères de qualité de la société [H] ;
- deux canapés 2 places Togo , présentés comme entièrement retapissés dans ses ateliers ont été achetés sur son site les 10 janvier 2019 et 11 décembre 2020 sans qu’il soit établi qu’ils portaient les marques de la société [H], ni que leur retapissage ne serait pas conforme aux critères de qualité de celle-ci et, en l’absence de scellés posés lors de leur réception par l’huissier, rien ne permet de vérifier que ces mêmes canapés ont fait l’objet des analyses des 10 décembre 2020 et 15 février 2021 versées aux débats, tandis que les constats qui tentent de couvrir ce défaut de force probante ont été faits a posteriori (2 ans plus tard) ;
- il n’y a pas de constat d’achat du canapé prétendument acheté le 8 juillet 2022, ni d’élément établissant qu’il l’aurait été sur son site ;
- pour ses constats des 28 janvier2019, 10 décembre 2020 et 25 février 2021, la commissaire de justice s’est bornée à retranscrire les déclarations des représentants de la société [H] et rien ne démontre la contrefaçon, ni que ces trois sièges ne satisferaient pas aux critères de qualité de la société [H] qui ne les a jamais communiqués, malgré les demandes en ce sens ;
- l’analyse de l’expert [U] est explicitement biaisée et ne démontre aucune non conformité aux critères de qualité de la société [H] ;
- la comparaison de fauteuils d’occasion fabriqués dans les années 1980 avec des modèles réalisés de nos jours n’est pas pertinente pour caractériser le non respect de standards de qualité (changements vraisemblables de matériaux et de techniques, pertes de volumes résultant de l’usure, évolution du modèle et conséquences du transport) ;
- la société [H] a pratiqué unilatéralement ces analyses techniques de ces meubles en cours d’instance, sans proposer ni demander de mesure contradictoire.

La société This.sign oppose les mêmes contestations et fait aussi valoir que :- les nombreuses pièces destinées à valider le constat d’analyse du premier canapé acheté le 10 janvier 2019 démontrent au contraire que ce canapé n’a pas été placé sous scellés et a été remis à la société [H] en mars 2019 sans aucun contrôle ;
- il n’existe aucune description du troisième canapé acheté le 8 mars 2021 ;
- il n’est pas établi que le quatrième meuble a été acheté sur la plate-forme Selency et l’analyse de celui-ci par un expert judiciaire sans aucune compétence en matière de mobilier, est sans portée en ce qu’elle porte des appréciations d’ordre juridique, reprend les déclarations de la société [H] sur ses standards de qualité sans vérification et compare un meuble ancien avec un meuble neuf .

Sur ce,

La contrefaçon, fait juridique, se prouve par tous moyens. Dans ce cadre, il appartient au juge de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d’assurer le respect de leurs droits.
En application de l’ article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, ces derniers peuvent effectuer à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Sur les constats d’offre à la vente de canapés Togo sous ses marques

Le tribunal observe que le lien entre les parties et le site <Diiiz.com> n’est pas explicité si bien que le constat réalisé sur ce site (pièce n°32-21) ne saurait venir à l’appui des demandes.
Les quatre procès-verbaux de constat faits à la demande de la société [H] sur les sites <brocantelab.com> et <selency.fr> (pièces n°32-20, 32-22, 44 et 8, ce dernier comptant 353 pages) ne font l’objet d’aucune analyse par la demanderesse qui ne répond notamment pas aux observations adverses sur les annonces produites en double ni de l’absence de représentation des marques sur les meubles en vente.Le tribunal observe que ce site indique en première page “Notre marketplace est la première brocante en ligne à proposer chaque jour des meubles vintage, scandinaves, design et de la décoration chinée par des professionnels” que les annonces mentionnent systématiquement la marque [H] ou ligne [H] mais ne montrent aucun meuble portant ces marques.
Les meubles réparés sont décrits dans les termes suivants :

Sur les constats d’achat et d’analyse

Les divers constats versés aux débats mentionnent quatre modèles achetés.
S’agissant du premier modèle, il est produit un procès-verbal de constat d’achat du 10 janvier 2019 sur le site <brocantelab.com> d’un modèle vendu sous l’intitulé “canapé 2 places ‘Togo’ en microfibre light grey par MichelDucaroy pour ligne [H]” au prix de 1.600 euros par un tiers neutre de confiance et un procès-verbal de constat de la présentation par ce dernier du colis transporté non ouvert jusqu’à l’étude au commissaire de justice qui l’a ouvert, en a décrit et photographié le contenu le 28 janvier 2019 mais n’a pas apposé de scellé (pièce n°9) ;Presque deux ans plus tard, le 10 décembre 2020, le même commissaire de justice a assisté et relaté l’analyse d’un meuble d’aspect similaire dans les locaux de la société [H] par sa responsable qualité en comparaison avec un canapé neuf de sa fabrication, et a assorti son procès-verbal de très nombreuses photographies,(pièce n°32-15). Elle indique “Monsieur [Y] [H] me présente un canapé deux places de couleur grise m’indiquant qu’il s’agit du modèle récupéré au sein de son cabinet de conseils en propriété industrielle Germain &Maureau et qui avait fait l’objet de mon constat d’achat du 10 janvier 2019” et ses photographies montrent qu’il n’y avait ni emballage, ni factures ou bon de livraison.
Aucune pièce ne témoignant de la situation de ce meuble entre le 28 janvier 2019 et le 10 décembre 2020, la commissaire de justice a dressé un procès-verbal (pièce 25) a posteriori, le 7 janvier 2021,(alors que la procédure était engagée depuis 19 mois et que la validité de ce constat était critiquée en défense) aux termes duquel elle déclare avoir remis le canapé livré au cabinet de conseil Germain et Moreau le 28 janvier 2019 et ce dernier indique l’avoir remis à la société [H] le 13 mars 2019 (pièce n°26).

Il s’évince de ces éléments que le meuble acquis a été laissé à disposition de la demanderesse, sans scellé, pendant 21 mois avant l’analyse réalisée en présence du commissaire de justice par le personnel de la société [H].Ces circonstances ne permettent aucunement de garantir que le canapé objet du constat d’achat du 10 janvier 2019 est celui examiné le 10 décembre 2020, d’autant moins que la société [H] a entrepris à la même période plusieurs procès contre d’autres plate-formes de vente en ligne de meubles d’occasion à l’occasion desquelles elle a fait procéder à des achats en ligne, comme en témoignent ses pièces 12, 27 et 42 et l’existence d’une autre instance similaire devant le présent tribunal.
Il ne saurait donc être tiré aucune preuve du constat du 10 décembre 2020 à l’encontre des défenderesses.

S’agissant du deuxième modèle, il est produit - un procès-verbal de constat d’achat du 11 décembre 2020 sur le site <selency.fr> d’un modèle vendu selon l’annonce ci-après reproduite de “canapé 2 places Togo de [I] [V] pour Ligne [H]” retapissé en cuir au prix de 2.100 € par un tiers neutre de confiance (pièce n°32-17),

- un procès-verbal du 28 janvier 2021 de réception de ce canapé livré la veille chez le tiers neutre et dont l’emballage était intact, avec apposition de scellés(sa pièce n°32-18) et
- un procès-verbal de constat du 15 février 2021 de l’analyse de ce meuble dans les locaux de la société [H] par sa responsable qualité, en comparaison avec un canapé neuf de sa fabrication assorti de nombreuses photographies (pièce n°32-19).

La société [H] a donc choisi de procéder à un nouvel achat et d’en faire réaliser une analyse unilatérale par son personnel et dans ses locaux sans offrir un examen contradictoire, voire une expertise, aux défenderesses alors que le contentieux judiciaire, dans lequel les griefs de modification substantielle des meubles étaient fortement contestés, était en cours depuis presque deux ans.
Force est de constater que le procès-verbal de constat du 15 février 2021 d’analyse de ce canapé n’est que la relation par la commissaire de justice des déclarations que lui ont faites M. [H] (sans précision du prénom) et Mme [P] [M], responsable qualité service après-vente, au sujet de ce canapé, en le comparant selon les cas à (au moins) trois autres modèles de la fabrication de la société [H] sur lesquels aucune indication n’est fournie, sinon que l’un d’eux daterait des années 1990, tandis que les autres sont neufs. Les indications ainsi données par les membres du personnel, dépendant de la société [H], dans un cadre non contradictoire et qui ne sont confortées par aucune expertise indépendante ou élément extérieur de nature à les étayer, ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes.

En revanche, les 205 photographies annexées au procès-verbal, quoique ni légendées, ni référencées dans le corps du texte, peuvent être considérées comme probantes puisque prises personnellement par un commissaire de justice.
S’agissant du troisième modèle objet du procès-verbal de constat d’achat sur le site <selency.fr> du 8 mars 2021, il porte sur un “fauteuil Togo en cuir de [I] [V] pour Ligne [H]” au prix de 1.700 € (sa pièce n°38 page 12). Il n’est pas versé de constat de réception, d’analyse, ni de photographie de ce meuble, présenté dans l’annonce comme un article “vintage original entièrement retapissé avec un nouveau cuir de haute qualité dans nos ateliers”.
Pour le quatrième modèle, la même commissaire de justice a constaté le 25 juillet 2022 (pièce n°51) la remise par un tiers neutre de confiance d’un colis fermé et translucide contenant un canapé qui aurait été acheté en ligne le 8 juillet 2022 sous les yeux de son clerc, sans mention du site de vente ni communication du constat d’achat correspondant. Ce meuble a ensuite été comparé avec une chauffeuse neuve le 17 novembre 2022 dans les locaux de la société [H] par un expert diplômé de l’Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de [Localité 7] (pièce n°53).
Outre que le choix de la société [H] de faire réaliser, 3 ans et demi après le début de l’instance, une expertise non contradictoire par un expert d’un domaine technique sans aucun rapport avec l’ameublement et la tapisserie, est particulièrement surprenant, le tribunal observe que aucun des constats précités ne mentionne à qui le meuble ainsi “expertisé” a été acheté (étant rappelé à nouveau que la société [H] a procédé à la même période à plusieurs achats en vue d’autres procès contre des plate-formes de vente en ligne de meubles d’occasion), de sorte que les conclusions de l’analyse qui en a été faite ne sauraient être reprochées aux défenderesses ni servir d’une quelconque manière à la solution du présent litige.
Il est donc établi dans la présente instance :- l’offre à la vente de canapés, fauteuils et poufs Togo d’occasion provenant de la société [H] “authentifiés” et dont certains “entièrement retapissés dans nos ateliers” sur le site Selency en 2019, 2020 et 2021,
- l’achat de trois de ces sièges sur le site Selency, dont deux ont été et photographiés par commissaire de justice (pièces n°9 et 32-17) et un a été décrit en détails (pièce n°32-19) avec les lacunes relevées au point 55 supra.

b) Sur la matérialité de la contrefaçon et l’épuisement des droits

La société [H] fait valoir que :- elle prouve l’offre à la vente par les défenderesses de plusieurs dizaines de canapé Togo présentés comme authentiques sous sa marque ;
- elle ne s’oppose pas à la revente de produits d’occasion mais à celle de produits modifiés grossièrement ;
- la spécificité du Togo est de n’être constitué que de mousses et d’une housse, confectionnée selon un savoir-faire propre avec un jeu de tension des fils de couture et de fixation des boutons permettant de lui donner sa forme, son confort et d’en assurer également la solidité ;
- les constatations sur ces achats, étalées sur une longue plage de temps, démontrent que son procédé de fabrication n’est pas respecté et que les produits vendus sont ainsi des copies de qualité médiocre de son propre Togo commercialisés de manière illicite sous ses marques ;
- la marque [H] reste apposée sur la toile de fond et l’emballage de chacun des canapés qui contrefont aussi la marque tridimensionnelle et les marques verbales sont utilisées sur le site vendeur ;
- il y a atteinte à la fonction de garantie d’origine car le consommateur associera à sa marque des meubles qui n’ont pas été réalisés selon ses méthodes, de mauvaise qualité du meuble et à bas prix ;
- il y a atteinte à la fonction distinctive assurée par ses marques et à la fonction de garantie d’origine en ce qu’on trouvera sur le marché des produits de forme analogue, tous désignés comme d’authentiques Togo mais dont certains proviennent d’un processus de fabrication géré par elle et d’autres non ;
- par les mêmes faits, les défenderesses ont aussi porté atteinte à la renommée des marques [H].

Sur l’épuisement des droits, elle oppose que: - les défenderesses ne démontrent ni qu’il s’agirait bien de produits authentiques, ni qu’ils ont été acquis de particuliers les détenant dans des conditions licites, et encore moins situés sur le territoire de l’Union européenne, de sorte qu’elles ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exception de l’épuisement du droit ;
- aucun aménagement de la preuve n’est possible au regard de l’absence de risque de cloisonnement des marchés ou de tarissement de leur source d’approvisionnement au cas présent ;
- subsidiairement, le titulaire de la marque invoque un motif légitime de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation lorsque le produit est affecté dans son intégrité, or ses demandes ne portent que sur des produits à la fois marqués et substantiellement modifiés sous prétexte de rénovation, voire carrément fabriqués et pourtant revendus comme d’authentiques produits [H], de sorte qu’il existe des motifs légitimes de s’opposer à la commercialisation, tenant à la modification des produits concernés, à l’atteinte à son image de prestige, à celle de son modèle et au label made in France de ses produits, emportant une dilution, voire la disparition d’un savoir-faire français de plusieurs décennies, comme l’ont déjà jugé le juge de la mise en état et, à deux reprises, le tribunal de Bruxelles saisi de faits similaires ;
-la renommée des marques [H] et [Adresse 5] est aussi un motif légitime faisant obstacle à l’exception d’épuisement de ses droits de marques.

La société Brocante lab oppose en premier lieu que :- la société [H] n’a soulevé l’absence de preuve de la mise en circulation des produits vendus dans l’Espace économique européen des meubles vendus qu’après en avoir admis le caractère authentique et seulement après un an de procédure ;
- elle n’a pas l’obligation de prouver que ceux-ci ont été mis dans le commerce de l’Espace économique européen avec le consentement de la société [H] en ce qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés par celle-ci, dont témoignent l’existence d’un réseau de distribution sélective, le refus de dévoiler dans la procédure les conditions contractuelles de cette distribution, les efforts réitérés de la demanderesse pour se voir communiquer le nom de ses fournisseurs et les poursuites systématiques qu’elle engage contre tous les revendeurs de meubles d’occasion ;
- il n’y a pas d’atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque dès lors que les termes des annonces sur son site ne permettent pas à l’acheteur de se méprendre sur le fait que les Togo vendus sur la plateforme Selency sont des biens d’occasion retapissés dans les ateliers du vendeur, et non dans ceux de la société [H] ;
- le non respect allégué des critères de qualité de la société [H] n’est aucunement démontré.

Sur la contrefaçon, elle soutient que :- aucun des meubles achetés et analysés ne porte de marque [H] ;
- le seul fait, pour un vendeur ayant régulièrement acquis un fauteuil Togo, de le retapisser et de le revendre sur une plate-forme connue du marché d’occasion, avec l’indication non seulement de ses designer et éditeur, mais également de ce qu’il a été retapissé avec un nouveau tissu dans ses ateliers, ne porte pas atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque ;
- il n’y a pas d’atteinte à la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque dès lors que les termes des annonces sur son site ne permettent pas à l’acheteur de se méprendre sur le fait que les Togo vendus sur la plateforme Selency sont des biens d’occasion retapissés dans les ateliers du vendeur, et non dans ceux de la société [H] ;
- le non respect allégué des critères de qualité de la société [H] n’est aucunement démontré,
pas plus que la renommée des marques.

La société This.sign soutient que :- la société [H] prétend que les produits litigieux ne sont pas authentiques (après avoir longtemps admis leur authenticité) mais la charge de cette preuve repose sur elle (Com., 8 novembre 2018, pourvoi n° 15-12.229) et n’est pas rapportée : au contraire les analyses produites mettent en évidence de nombreux éléments d’origine ;
- la preuve de ce que les sièges Togo qu’elle commercialise ont fait l’objet d’une première mise sur le marché dans l’Espace économique européen par la société [H] ou avec son consentement est quasi impossible s’agissant de produits de seconde main, dont la plupart datent des années 80 et ont fait l’objet de ventes successives entre particuliers ; elle justifie de l’achat des canapés restaurés auprès de particuliers dans l’Espace économique européen (ses pièces n° 35, 63, 64, 65 et 68) et on ne peut exiger d’elle l’identification des acquéreurs successifs ;
- il n’y a pas d’altération ou de modification des canapés au sens des articles L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et15 du règlement 2017/1001 en l’absence d’ajout, de suppression, de destruction ou de fabrication d’un nouveau produit à partir d’un ou plusieurs produits existants ;
- la société [H] ne lui avait pas notifié ses prétendus motifs légitimes avant ses conclusions du 24 septembre 2020, de sorte qu’elle ne pouvait en aucun cas avoir porté atteinte aux droits attachés aux marques de la société [H] avant cette date.

Sur la contrefaçon, elle soutient que :- la société [H] ne fait aucune démonstration intelligible, tant en fait qu’en droit, des actes de contrefaçon reprochés ;
-en cas de restauration de biens d’occasion, il revient au tribunal d’apprécier s’il existe ou non une atteinte à la fonction de garantie d’origine ou de provenance attachée à la marque et, à défaut de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent, le droit conféré par la marque est nécessairement épuisé ;
- les constats d’huissiers et les comparaisons opérées par la demanderesse elle-même sont affectés de tant de lacunes qu’ils n’ont aucune force probante ;
- la conclusion générale selon laquelle tous les canapés Togo de seconde main restaurés par elle et commercialisés sur la plateforme Selency présenteraient des transformations substantielles sur la seule base des éléments précités n’est pas sérieuse ;
- la restauration est mise en œuvre avec la plus grande diligence au sein de son atelier par deux tapissiers et deux couturières professionnels, avec des matériaux de qualité et la société [H] ne produit pas d’élément de preuve objectif sur les standards de qualité qu’elle invoque ;
- il ne résulte aucun risque de confusion de la commercialisation des produits de seconde main rénovés sur la plateforme Selency et, partant, aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque ;
- l’utilisation de la marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que le produit concerné fait l’objet d’une revente, tels que “usagé” ou “d’occasion” dans une annonce n’est pas de nature à laisser penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée ;
- il n’existe aucun risque de confusion (ou d’association) dans l’esprit du public quant à son origine.

Sur ce,

L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE.”
Les articles L. 713-2 et 3 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction à la date de l’assignation comporte des dispositions similaires.
L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-1du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction à la date de l’assignation.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).
Il y a atteinte à la fonction principale d’identification de l’origine lorsque les conditions de présentation ou de commercialisation des produits en cause ne permettent pas ou bien permettent difficilement au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers.
L’article 15 du règlement 2017/1001 précité, et l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au jour de l’assignation prévoient dans des termes équivalents que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement et que, toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. Les textes n’apportent aucune précision sur les contours du motif légitime “tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits”.

Il est constamment jugé