TJ 75056, 6 mai 2026, RG 25/01859

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Alexandra NERI #J0025
- Me Jules FABRE #J010
- Me Amandine METIER #P512

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3ème chambre
3ème section

N° RG 25/01859

N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6R

N° MINUTE :

Assignation du :
10 février 2025

JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026

DEMANDERESSES

Société [O] PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street
CAMBRIDGE, MA02139 (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Société [D] [K], LP
800/850 Ridgeview Drive
HORSHAM, PENNSYLVANIE 19044 (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Société CILAG GmbH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
CH-6300, ZUG (SUISSE)

représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025

DÉFENDERESSE

S.A.S. [A] FRANCE
30 Rue Édouard Nieuport
69008 LYON

représentée par Maître Jules FABRE et Maître Marina JONON, de TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010

Décision du 06 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/01859 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7A6R

PARTIE INTERVENANTE

THE UNITED STATES OF AMERICA, intervenante volontaire
U.S. Department of Justice, 1100 L Street
NW, Washington D.C., 20530 (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

représentée par Maître Amandine METIER de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P512

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 puis prorogé au 06 mai 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés de droit américain [O] Pharmaceuticals, Inc (ci-après “la société [O] “), [D] [K], LP (ci-après “la société [D]”) et la société de droit suisse Cilag GmbH International (ci-après “la société Cilag”) se présentent comme des sociétés pharmaceutiques, spécialisées dans la recherche, le développement et la commercialisation de traitements innovants.
Les États-Unis d'Amérique se présentent comme titulaires:- du brevet EP 2 251 344 (“EP 344”) divisionnaire du brevet EP 1 355 910 déposé le 25 janvier 2002 et issu d’une demande internationale WO2022/059130 (PCT/US2002/001907) (« WO130 »), délivré le 30 mars 2016 et dont le titre est “Formulation des composés d’acide boronique”;
- du brevet EP 3 078 667 (“EP 667”) divisionnaire du brevet EP344, délivré le 21 novembre
2018, et dont le titre est “Formulation de composés d’acide boronique”.

La société [O] indique détenir sur ces brevets des droits d’exploitation exclusifs en vertu d’une licence concédée le 2 décembre 2002 par les États-Unis d'Amérique, qui a fait l’objet d’un acte confirmatif du 26 avril 2019 inscrit au registre national des brevets le 30 avril 2019.
La société [D] expose être sous-licenciée exclusive de ces brevets en vertu d’un contrat du 30 juin 2003 conclu entre la société Millenium et la société Ortho Biotech Prodcuts, LP - également Centocor Ortho Biotech [K], LP, devenue [D] [K], LP, à la suite d'un changement de dénomination sociale, lequel a fait l’objet d’un acte confirmatif du 3 mai 2019, inscrit au registre national des brevets le 15 mai 2019. Elle indique avoir à son tour concédé le 1er avril 2004 une sous-licence exclusive à la société Cilag, laquelle a fait l’objet d’un acte confirmatif du 16 mai 2019, inscrit au registre national des brevets le 6 juin 2019.
Ces brevets portent sur le bortézomib, un inhibiteur du protéasome, commercialisé sous le nom VELCADE® et autorisé en monothérapie ou en association, dans le traitement en oncologie de différentes indications du myélome multiple et du lymphome à cellules du manteau. Les sociétés [D] et Cilag commercialisent en Europe ce médicament sous les formes “3,5 mg, poudre pour solution injectable” et “1 mg, poudre pour solution injectable”.
Ces brevets ont expiré le 25 janvier 2022.
La société [A] France se présente comme filiale du groupe [A] spécialisé dans la commercialisation internationale de médicaments génériques.
La société [I] B.V. s’est vue délivrer le 10 juillet 2018, selon la procédure dite de “reconnaissance mutuelle”, une autorisation de mise sur le marché pour deux spécialités génériques de la spécialité de référence VELCADE® sous la dénomination “[C] [I] 3,5 mg” et “[C] [I] 1 mg”. Elles ont été transférées à la société Ohre Pharma le 13 août 2019 qui en est restée titulaire jusqu’à l’expiration des droits de propriété industrielle le 25 janvier 2022, la société [A] s’étant substituée aux droits et obligations de cette société à la suite d’une transmission universelle de patrimoine intervenue par décision du 24 août 2022. Les spécialités génériques ont été inscrites au répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 21 novembre 2019.
Informée de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché pour ces spécialités, la société [O] a, par courrier de son conseil du 17 avril 2019, notifié à la société [I] ses droits sur les brevets EP 344 et EP 667 et fait valoir que tout lancement des spécialités génériques en France avant le 26 janvier 2022 serait susceptible de contrefaire ces brevets, la même mise en demeure étant ensuite envoyée à la société Ohre Pharma les 14 avril 2019 et 16 novembre 2021, puis à la société [A] le 27 novembre 2024.
La commercialisation des spécialités génériques a été déclarée à compter du 1er juillet 2020
C’est dans ces conditions que les sociétés Millenium, [D] et Cilag ont assigné la société [A] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 en contrefaçon de toutes le revendications des brevets EP 344 et EP 667.
Les États-Unis d’Amérique sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 14 mai 2025 au soutien des prétentions des sociétés [O], [D] et Cilag.
La société [A] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 4 juillet 2025 aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés [O], [D] et Cilag.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2025, les parties ont demandé au visa de l’article 807-1 du code de procédure civile le renvoi de l’examen des fins de non recevoir au tribunal et la clôture partielle de l’instruction relativement à ces prétentions telles que visé dans l’acte contresigné par avocats notifié avec leurs conclusions.
Par ordonnance du 16 décembre 2025 ont été prononcés la clôture partielle de l’instruction et le renvoi de l’affaire au tribunal aux fins de jugement partiel sur les prétentions tirées des fins de non recevoir, tel que visées à l’acte contresigné par avocats, conformément à l’article 807-1 du code de procédure civile.
Prétentions des parties

Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2025, la société [A] demande au tribunal de:
Juger que les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP,et Cilag GmbH International n’ont pas qualité à agir en contrefaçon des brevets européens EP 2 251 344 et EP 3 078 667 ;

Débouter les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

Juger l’intervention volontaire accessoire de The United States of America irrecevable ;

En tout état de cause

Juger les demandes au titre du prétendu préjudice moral invoquées par les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International irrecevables ;

Débouter les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International de l’ensemble de leurs demandes au titre du préjudice moral.

Condamner les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International au paiement in solidum de la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jules Fabre,

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, les sociétés [O], [D] et Cilag demandent au tribunal de:
Débouter la société [A] France de ses demandes visant à declarer irrecevables les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International pour défaut de qualité à agir en contrefacon des brevets européens EP 2 251 344 et EP 3 078 667 ;

Juger les demandes formées par les sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International recevables;

Juger la demande indemnitaire des sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International fondée sur un effet tremplin recevable et non-prescrite ;

Juger l’intervention volontaire accessoire de The United States of America recevable;

En tout état de cause :

Débouter la société [A] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter la société [A] France de sa demande de condamnation in solidum à payer la somme de 20.000 (vingt mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [A] France à payer la somme de 40 000 (quarante mille) euros à chacune des sociétés [O] Pharmaceuticals, Inc., [D] [K], LP, et Cilag GmbH International en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, les États-Unis d’Amérique demandent au tribunal de:
Débouter la société [A] France de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir;

Juger les demandes formées par les sociétés [O] Pharmaceuticals Inc., [D] [K], LP et Cilag GmbH International recevables ;

Juger l’intervention volontaire accessoire de The United States of America recevable ;

En tout état de cause :

Débouter la société [A] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Réserver les dépens.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Á titre liminaire, il est précisé que par message RPVA du 4 mars 2026, la société [A] a communiqué au tribunal une décision du tribunal de Düsseldorf du 17 février 2026, lequel aurait, selon ledit message, rejeté l’action en contrefaçon des sociétés [O] et Cilag, motif pris de l’absence de preuve du caractère exclusif de leurs licences respectives, communication à laquelle se sont opposés les sociétés [O], [D] et Cilag et les États-Unis d’Amérique par messages RPVA du 9 mars 2026. Le tribunal n’ayant pas sollicité de note en délibéré, ces messages respectifs et production de pièce ne sont pas recevables aux débats en vertu des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, tel qu’appliqué par la jurisprudence (en ce sens sens Cass 2ème civ, 25 juin 1997, n° 95-12.594 et jurisprudence constante depuis, par ex. soc., 23 mai 2007, n° 05-42.401).
I - Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des sociétés Millenium, [D] et Cilag

Moyens des parties

La société [A] soulève la fin de non recevoir de l’action de la société [O] fondée sur son défaut de qualité à agir, aux motifs que le concédant de la licence n’est pas le titulaire des brevets litigieux, c’est à dire les États-Unis d’Amérique, la licence ne mentionnant pas les États-Unis d’Amérique en tant que concédant ou mandant, la licence devant prévaloir sur l’acte confirmatif du 26 avril 2019 en ce que celui-ci ne lui est pas fidèle, le nom apparaissant sur ledit acte confirmatif ne correspondant pas au nom du titulaire inscrit. Elle ajoute que le pouvoir du signataire de l’acte n’est pas établi faute de preuve d’une chaine de délégations valable. Elle indique en outre que les documents produits pour justifier des délégations de pouvoir n'ont pas fait l'objet de publication, condition nécessaire pour leur opposabilité aux tiers. Elle prétend enfin que le titre 35 § 207 du code des États-Unis (U.S.C.) ne comporte pas d’autorisation de conclure des licences. Elle soutient que sa qualité de tiers ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse contester la qualité de concédant.
La société [A] ajoute qu’au jour de l’introduction de l’instance, le contrat de licence de la société [O] était expiré en raison de l’expiration des droits des brevets litigieux, ce qui la prive du droit d’agir, quand bien même la prescription ne serait pas acquise. Elle estime que Mme [B] [X], consultée par les sociétés [O], [D] et Cilag, ne démontre pas dans son rapport qu’en droit américain un licencié conserverait son droit d’agir en contrefaçon après l’expiration de sa licence. Elle soutient qu’il ne ressort ni de la clause 11.02 de la licence de la société [O], ni des actes confirmatifs, la volonté des parties de faire perdurer le droit d’agir en contrefaçon au-delà de la durée du contrat. Elle estime ne pas s’immiscer dans les relations contractuelles entre les parties en constatant le contenu objectif du contrat, lequel ne contient aucune stipulation prévoyant la survie du droit d’agir du licencié après l’expiration de la licence.

La société [A] fait également valoir que la société [O] ne dispose pas d’une licence exclusive dès lors que les brevets litigieux revendiquent des formulations du bortézomib sous forme de boronate de mannitol, lesquels font partie à la fois des domaines d’utilisation concédés à titre exclusif et de ceux concédés à titre non exclusif. Elle ajoute que la possibilité stipulée à l’article 5 de la licence de la société [O] pour le concédant d’octroyer d’autres licences, pour le monde entier s’oppose au caractère exclusif de cette licence. Le concédant conservant selon elle non seulement un droit d’exploitation, mais également un droit de concession à des tiers, il s’en infère selon elle que la licence de la société [O] n’est pas exclusive. Elle soutient que cette interprétation est confortée par l’avenant n° 8 à la licence de la société [O], signé le 19 janvier 2018, par lequel les parties ont entendu modifier les termes du contrat afin de clarifier la concession d’une « licence exclusive » sur les brevets australiens.

La société [A] ajoute que la société [O], bénéficiant tout au plus d'une licence non exclusive, ne dispose pas du droit d'ester en justice en application du droit américain, lequel régit le contrat de licence. Elle soutient à cet égard qu’en vertu du titre 35 USC, §281 tel qu’interprété par la jurisprudence fédérale américaine, seul le licencié ayant acquis l’intégralité des droits substantiels sur le brevet peut ester en justice, ce qui n’est pas le cas selon elle de la société [O]. Elle estime en outre que la société [O] ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'information du breveté préalable à l’engagement de son action prévue à la clause 11.02 du contrat de licence, faisant valoir que le courrier du 21 avril 2022, produit par la société [O], ne vise ni la France ni elle-même, ni n’évoque de calendrier des actions envisagées, ne permettant pas au [N] de formuler des observations pertinentes et le courrier du 15 janvier 2025, émis moins d’un mois avant l’assignation, ne lui permettait pas de formuler utilement ses observations. Elle soutient que l’avis de Mme [B] [X] relatif à l’impossibilité pour des tiers de s’immiscer dans le contrat en droit américain n’est pas pertinent, les règles de droit français gouvernant la recevabilité et l’appréciation de la preuve. Elle ajoute que l’intervention volontaire accessoire des États-Unis ne permet pas de se substituer à la formalité spécifique de notification préalable prévue par le code de la propriété intellectuelle ni de régulariser l’irrecevabilité de l’action des sociétés [O], [D] et Cilag.

La société [A] fait valoir que la licence de la société [O] n’ayant pas été concédée par le titulaire des brevets litigieux, les sociétés [D] et Cilag, qui ne peuvent pas avoir plus de droit que la société [O], ne sauraient se prévaloir d’un quelconque droit sur lesdits brevets. Elle ajoute que les brevets litigieux ayant été déposés après la conclusions de la sous-licence de la société [D], la société [O] ne pouvait pas accorder de licence sur ces droits, aucune disposition de la sous-licence ne prévoyant de licence pour des droits acquis pendant la durée du contrat. La société [A] ajoute que l’expiration de la licence de la société [O] a entraîné l’extinction des sous-licences successives, outre que les sous-licences et actes confirmatifs prévoient leurs termes à l’expiration des brevets. Elle soutient de plus que les sous-licence et sous-sous-licence n’ont pas de caractère exclusif, à défaut pour la licence de la société [O] d’être elle-même exclusive et que les sociétés [D] et Cilag ne justifient pas d’une clause contractuelle leur donnant le droit d’intenter seules une action en contrefaçon. Elle estime qu’elles n’établissent pas non plus avoir notifié leur action au titulaire du brevet.

Les sociétés [O], [D] et Cilag répondent qu’elles ont triplement qualité à agir en tant que licenciée, sous-licenciée et sous-sous-licenciée exclusives, bénéficiant d’une autorisation contractuelle à agir et agissant aux côtés du titulaire du brevet.
S’agissant de la loi applicable pour déterminer la qualité à agir, elles soutiennent que le point de savoir si la qualité à agir est une règle de procédure relevant de la lex fori ou une question de droit substantiel relevant de la lex causae est une question de droit de l’Union européenne nécessitant d’interpréter la notion de « procédure », au sens de l’article 1er, paragraphe 3 du Règlement 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), divers arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne ayant tenu pour évident que la qualité à agir est une question procédurale soumis à la lex fori. Elles en concluent que les règles de conflit de lois désignent l’application de la loi française à la détermination de leur qualité à agir en contrefaçon et ce, en tant que loi du for (lex fori) régissant les questions de procédure ou, subsidiairement, en tant que loi du pays où la protection des brevets est demandée (lex locci protectionis). Elles ajoutent que le fait que le droit américain soit celui désigné par les parties aux contrats de licence et sous-licences ne confère à ce droit aucune compétence pour régir leur qualité à agir, la loi du contrat pouvant tout au plus contribuer à interpréter ces licences en tant que fait, mais toujours dans le cadre de l’application de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Elles soutiennent également que le titre 35 du code des États-Unis (U.S.C.) invoqué par la société [A] s'applique uniquement aux brevets américains et aux actes de contrefaçon de ces brevets sur le territoire des Etats-Unis ou concernant des importations aux Etats-Unis, de sorte que le titre 35 U.S.C, §281 ne concerne que le droit d'agir devant les juridictions américaines, sur le fondement de brevets américains contrefaits aux Etats-Unis. Elles ajoutent qu’en tout état de cause la société [O] a aussi qualité à agir au regard du droit américain, ayant les qualités constitutionnelle et prudentielle requises.

Elles affirment établir que le concédant de la licence de la société [O] et le titulaire des brevets litigieux sont identiques, ainsi que la partie à l’acte confirmatif du 26 avril 2019, à savoir les Etats-Unis d’Amérique, lesquels sont représentés par le “Departement of Health and Human Services » (DHHS) qui a délégué pouvoir au Public Health Service ("[N]") de concéder des licences, soulignant produire aux débats les pièces justificatives de la chaine des délégations de pouvoir. Elles estiment par ailleurs que la société [A] ne peut pas opposer le défaut de qualité de titulaire du donneur de licence en sa qualité de tiers au contrat de licence.

Les sociétés [O], [D] et Cilag concluent à l’exclusivité de leurs droits au regard du droit américain, faisant valoir que les juridictions américaines ont déjà jugé que la licence de la société [O] est exclusive a propos d’un brevet équivalent à celui des brevets litigieux. Elles affirment que le “domaine d’utilisation sous licence II” qui exclut l’exclusivité ne concerne pas le bortezomib, qui appartient au “domaine d’utilisation sous licence I” bénéficiant de l’exclusivité, et qui est couvert par les brevets litigieux et le principe actif du Velcade comme le confirment les décisions des chambres de recours de l’office européen des brevets (ci-après OEB). Elles soulignent que l’avenant n°8 du 19 janvier 2018, qui répond à des exigences propres au droit australien, ne modifie pas cette exclusivité en France et est sans incidence sur le reste de la licence, soulignant qu’il ne fait que confirmer l’exclusivité déjà stipulée. Elles soutiennent que les réserves stipulées dans les clauses 5.01 et 5.04 (b) de la licence, concernant le mécanisme des « March-In Rights », en vertu duquel le gouvernement américain conserve le droit d’accorder des licences dans le “domaine d’utilisation Sous-Licence I” dans certaines circonstances, ne remet pas en cause l’exclusivité des droits de la société [O]. Elles indiquent qu’elles relèvent du droit public fédéral américain, répondant à des impératifs propres de santé et de sécurité publiques des États-Unis, leurs effets étant limités aux brevets américains et au territoire américain.

Les sociétés [O], [D] et Cilag font valoir qu’à supposer que la licence de la société [O] soit jugée non-exclusive, l’article 11.02 de la licence autorise expressément la société [O] à agir seule en contrefaçon, tel que jugé par les juridictions américaines.

Les sociétés [O], [D] et Cilag affirment que la société [O] a informé les Etats-Unis de la présente action, conformément aux dispositions légales et contractuelles, ayant adressé au National Institutes of Health (NIH) Office of Technology Transfer (OTT) deux courriers, respectivement des 21 avril 2022 et 15 janvier 2025, cette information valant également à l'égard des sociétés Jansen et Cilag, outre qu’en tout état de cause une telle information préalable n’était pas nécessaire dès lors que tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, compte tenu de l’intervention des États-Unis au soutien de leur action.

Les sociétés [O], [D] et Cilag soutiennent que l’expiration des licences est sans conséquence sur leur droit d’agir, faisant valoir qu’un licencié a toujours qualité pour poursuivre des actes de contrefaçon commis avant l’expiration de la licence, dès lors qu’il dispose de droits exclusifs ou qu’il agit aux côtés du titulaire du brevet, quand bien même la clause conférant le droit d’agir aurait expiré. Elles soutiennent qu’en tout état de cause la société [O] a été contractuellement autorisée à agir en contrefaçon après l’expiration de sa licence, le droit d’agir en contrefaçon n’étant pas limité dans le temps et que si tel n’était pas le cas, la société [A] n’a pas qualité à s’en prévaloir en tant que tiers au contrat de licence. Elles concluent également que l’intervention même des Etats-Unis à leurs côtés confirme que l’intention des parties était de ne pas limiter leur action à la durée de leur licence, ce qui est également établi par l’acte confirmatif du 26 avril 2019.

Les sociétés [O], [D] et Cilag affirment que la société [D] dispose d’une sous-licence exclusive sur les brevets opposés et est autorisée par le contrat de sous-licence à agir seule en contrefaçon et qu’en tout état de cause, elle est recevable à se joindre à l’action de la société [O], comme le reconnaît la société [A]. Elles soutiennent par ailleurs qu’aux termes du contrat de sous-sous licence de la société Cilag, celle-ci s’est vue concéder tous les droits que [D] détient de sa sous-licence, ce qui inclut le droit d’agir seule en contrefaçon des brevets opposés. Elles font valoir que la notification au titulaire des brevets des actions en contrefaçon projetées valent pour les sous-licenciés qui agissent à ses côtés et qu’à supposer qu’une notification séparée ait été nécessaire, l’intervention des États-Unis à la procédure démontre non seulement que le titulaire des brevets opposés a été pleinement informé, mais également qu’il ne s’oppose nullement à ces actions et qu’il n’appartient pas aux tiers de s’immiscer dans les relations contractuelles des parties dès lors que celles-ci sont d’accord pour dire que le breveté a entendu permettre aux licenciés d’engager l’action.

Les États-Unis font valoir que leur capacité et pouvoir à détenir des brevets et à en concéder des licences relèvent du droit fédéral américain et de leur organisation institutionnelle. Ils affirment être titulaires des brevets en cause, étant représentés par le « Secretary, Departement of Health and Human Services » (DHHS) qui, en vertu du droit fédéral américain, est autorisé à demander, obtenir et maintenir les brevets sur les inventions pour lesquelles le gouvernement fédéral détient un droit ou un intérêt. Ils indiquent que, n’ayant pas de personnalité morale, ils concluent des contrats par l’intermédiaire de leurs agents et représentants gouvernementaux autorisés en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués par le droit fédéral américain. Ils soutiennent que, dans ce cadre, la licence concédée à la société [O] a été signée par le représentant de l’une des trois agences (NIH), (CDC), (FDA) du [N] qui fait partie du DHHS, le signataire ayant reçu tous les pouvoirs pour signer en leur nom. Ils concluent que le concédant de la licence octroyée à de la société [O] et celui visé dans l’acte confirmatif du 26 avril 2019 sont eux-mêmes, ce dernier acte ne reflétant que le changement des délégations du pouvoir de concéder des licences sur les brevets qu’ils détiennent.
Les États-Unis d’Amérique concluent au caractère exclusif de la licence concédée à la société [O] sur les brevets EP344 et EP667 en vertu de sa clause 3.01, faisant valoir que ces brevets couvrent le bortézomib, comme le confirment les décisions de la Chambre de recours de l’OEB, lequel fait partie des « Domaines d’Utilisation Sous Licence I » concernés par l’exclusivité et non des « Domaines d’Utilisation Sous Licence II » exclus de l’exclusivité. Ils soutiennent que la clause clause 5.04(a), laquelle leur permet de concéder des licences de recherche non exclusives et la clause 5.04(b), qui est une application du droit public fédéral américain prévoyant la possibilité pour eux d’octroyer des licences dans des circonstances de droit très limitées, n’affectent pas l’exclusivité des droits de la société [O]. S’agissant de l’avenant n° 8 à la licence de la société [O] du 19 janvier 2018, qui convertit la licence en une licence entièrement exclusive sur l’ensemble des domaines d’utilisation, les États-Unis soulignent qu’il ne vise que le territoire australien et les droits de brevets attachés à ce territoire et a été conclu en vertu d’exigences propres au droit procédural australien et conserve leur faculté d’octroyer des licences de recherche non exclusives. Il invoquent également les décisions américaines ayant reconnu à la société [O] le droit d’agir sans le breveté compte tenu du caractère exclusif de sa licence. Ils indiquent que l’acte confirmatif du 26 avril 2019 est bien conforme à la licence de la société [O] et qu’il n’existe aucune contradiction entre cet acte et la licence qu’il confirme.

Ils font valoir que le contrat de licence autorise expressément la société [O] à agir seule en contrefaçon, leur intervention à la procédure n’étant prévue qu’à titre conditionnel, soutenant que l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle s’applique en tant que loi du for pour les conditions d’ouverture de l’action en contrefaçon devant les juridictions françaises, seul l’effet de la licence de la société [O] étant régi par le droit fédéral des États-Unis, tel qu’il est appliqué par les tribunaux fédéraux du district de Columbia en vertu de la clause 14.05 de la licence et renvoient aux développements des sociétés [O], [D] et Cilag sur la loi applicable à la détermination de la qualité à agir. Ils soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si la société [O] aurait eu le droit d’engager une telle action aux États-Unis, devant les juridictions américaines et qu’en tout état de cause, la société [O] aurait eu le droit d’agir seule devant les juridictions américaines au regard de l'article 35 U.S.C. § 207(a)(2) et (3). Ils ajoutent que dès lors qu’ils sont parties à l’action aux côtés de la société [O], tout argument visant à contester la qualité à agir de cette dernière est dénué de pertinence en droit américain. Ils indiquent enfin que les juridictions américaines ont reconnu à la société [O] la qualité pour agir seule en contrefaçon d’un brevet américain équivalent aux brevets EP344 et EP667.

Les États-Unis d’Amérique font valoir que la société [O] s’est conformée à ses obligations légales et contractuelles d’informer le titulaire des brevets de l’action en contrefaçon envisagée. Ils ajoutent que leur présence dans cette instance confirme la délivrance de l’information et leur consentement à cette action.

Ils soutiennent que les sociétés [O], [D] et Cilag agissant en réparation d’actes commis pendant la période pendant laquelle les brevets en cause sont en vigueur, et donc lorsque les licences étaient en vigueur, leur expiration est inopérante sur la recevabilité de leur action, outre que le contrat de licence tel que régi par le droit fédéral américain ne s’oppose pas à une telle action après l’expiration des brevets concernés. Ils ajoutent que leur intervention aux côtés de la société [O] confirme l’intention des parties de faire perdurer la clause 11.02 de la licence après l’expiration du dernier brevet concédé.

Ils se réfèrent expressément aux conclusions des sociétés [O], [D] et Cilag sur la question de la qualité à agir des sociétés [D] et Cilag.

Réponse du tribunal

L’article 30 du code de procédure civile définit l’action comme « le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose:"L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé"

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est prinicpale ou accessoire. L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme tandis que selon l’article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Le sort de l'intervention accessoire étant lié à celui de l'instance principale, l'extinction de l'instance principale entraîne en conséquence l’irrecevabilité de l’intervention accessoire (en ce sens Cass. Soc., 9 octobre 1986, n° 83-45.747).
L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :“L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.”

Il résulte de ces textes qu’un licencié agissant sur le fondement de l’article L. 615-2 alinéa 6 du code de la propriété intellectuelle ne peut intervenir que si une action a été engagée par le titulaire du brevet, ce qui implique que le breveté élève une prétention qui lui est propre, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il agit par voie d’intervention volontaire accessoire. En conséquence, l’intervention volontaire accessoire du titulaire du brevet dans une instance introduite par son licencié qui ne dispose ni d’une exclusivité ni d’une autorisation contractuelle ne peut avoir pour effet de régulariser l’irrecevabilité de son action qui en résulte.
1. Sur la loi applicable pour déterminer la qualité à agir de la société [O]

Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer (en ce sens Cass. 1re Civ., 16 septembre 2015, n° 14-10.373).
La preuve de la teneur de la loi étrangère peut être faite par tous moyens (Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 84-14.354).
La détermination de la loi applicable à une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle comportant un élément d’extranéité est désignée par l’article 8 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, selon lequel:“1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.”

Le considérant (26) de ce règlement précise que “En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe «lex loci protectionis», qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression «droits de propriété intellectuelle» devrait être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.”
La loi ainsi désignée régit, selon l’article 15 du règlement relatif à la portée de la loi applicable, notamment “les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi” (paragraphe f) mais ne s’applique pas à la preuve et à la procédure, selon l’article 1er du règlement. Il en résulte que les questions de procédure demeurent régies par les règles de droit international privé des Etats membres. A cet égard, il est admis que les règles de procédure sont soumises à loi française en tant que loi du juge saisi (loi du for) (en ce sens: Cass. 1re Civ., 22 février 1978, n° 77-10.109; Cass. 1re Civ., 4 novembre 2009, n° 08-20.355; Cass. 2e Civ.20 avril 2017, n° 16-12.975).
Le rattachement de la qualité à agir aux règles de procédure et donc à la loi du for (lex fori) ou aux règles substantielles (et donc à la lex causae) n’est pas précisé par le règlement Rome II ni tranché expressément par la jurisprudence communautaire, mais la désignation de la loi du for pour la détermination des personnes titulaires de l’action, résultant de jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), est également reconnue par le droit international privé commun français.
En effet, s’agissant de l’action en défense d’un interêt collectif, il a été jugé qu’il résulte des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée (Cass. 1re Civ., 9 mars 2022, n° 20-22.444).
S’agissant d'une action attitrée en défense d’un intérêt personnel, la qualité à agir peut faire intervenir des considérations de fond pouvant mener à l’application de la loi qui régit la relation entre celui qui intente une action et celui qui est titulaire de l’action telle que désignée par la règle de conflit (voir par exemple pour la subrogation légale Cass. Civ.1ère, 17 mars 1970, n° 68-13.577), sans remettre en cause l’application de la loi du for aux conditions d’exercice de l’action (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 14 avril 2010, n°08-70229).
En l’occurrence, la loi française, désignée en tant que loi de procédure du juge saisi, doit s'appliquer aux conditions d'ouverture de l’exercice de l'action en contrefaçon de brevet et donc entrainer l’application de l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle, qui réserve cette action, sous certaines conditions, au breveté et au licencié, exclusif ou non, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société [A].
Dès lors, les dispositions du chapitre 29 titre 35 du code des États-Unis tel qu’interprété par la jurisprudence américaine, invoquées par la société [A], ne sont pas applicables à la présente espèce dès lors qu’elles sont relatives à la détermination des personnes ayant le droit d’agir en contrefaçon de brevets délivrés par l'office américain (tel qu'il ressort du paragraphe 156 (f) (6) du titre 35 du code des États-Unis), relativement à des actes commis sur le territoire des États-Unis ou relatifs à des importations aux États-Unis (selon le paragraphe 271 de ce titre). S’agissant en l’espèce de l'allégation d'actes de contrefaçon de brevets de l'Union européenne désignant la France, commis sur le territoire français, seule la loi française a vocation à désigner les personnes habilitées à agir à ce titre devant les juridictions françaises.
En revanche, la loi qui régit l’interprétation du contrat de licence de la société [O] aura vocation à s’appliquer pour déterminer si les qualités requises par l’article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle sont remplies en cas d’ambiguïté des stipulations contractuelles et en particulier apprécier si les droits concédés ont un caractère exclusif ou non ou si le contrat de licence stipule une autorisation expresse du licencié pour agir en justice, en application des alinéas 2 et 3 de cet article.
La règle de conflit du droit international privé français permettant de déterminer le droit applicable à au contrats de licence de la société [O] est le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui a un caractère universel en vertu de son article 2 et qui prévoit en son article 3 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et en son article 12 paragraphe 1 a), que le droit applicable au contrat en régit son interprétation.
En l'espèce, le droit fédéral tel qu'appliqué par les tribunaux fédéraux du District de Columbia est le droit applicable au contrat de licence de la société [O] en vertu de la clause 14.05 du contrat de licence qui prévoit l'application de ce droit à l'interprétation, la validité, l'exécution et l'effet du contrat, ce qui est corroboré par la clause 4.1 de l'acte confirmatif du 26 avril 2019 (pièces [O] F1, F1 bis et F2).
2 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en raison de l’absence d’identité entre le titulaire des brevets EP 344 et EP 667 et le concédant de la licence de la société Millenium

Le titulaire des brevets EP 344 et EP 667 désigné dans les fascicules est “The United States of America represented by the Secretary, Department of Health and Human Services”, soit selon la traduction libre proposée par la société Millenium et ses colitigants et non contestée par la société [A], “Les États-Unis d'Amérique, représentés par le Secrétaire, Département de la Santé et des Services Sociaux” (pièces Millenium n°B.1, B.1.1, B.2 et B.2.1).
Il est ainsi établi que les États-Unis d’Amérique, lesquels agissent par le département de la santé et des services sociaux (DHHS) représenté par son secrétaire, sont désignés en tant que titulaire des brevets litigieux.
La licence du 2 décembre 2002 a été concédée à la société Millenium par “The National Institutes of Health (“NIH”), the Center for Disease, Control and Prevention (“CDC”) or the Food and Drug Administration (“FDA”) hereinafter singly or collectively referred to as “[N]”, agencies of the United States Public Health Service within the Department of Health and Human Services (“DHHS”)”, soit selon la traduction libre proposée par la société Millenium et ses colitigants et non contestée par les parties, “Les National Institutes of Health (Instituts nationaux de santé) (« NIH »), les Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de prévention des maladies) (« CDC »), ou la Food and Drug Administration (« FDA »), ci-après individuellement ou collectivement dénommées « [N] », les agences du Public Health Service des États-Unis au sein du Department of Health and Human Services (« DHHS ») ;(pièces Millenium n°F.1 et F.1 bis).
Le contexte présenté dans le contrat de licence précise, selon la traduction libre non contestée de la société [O] et de ses colitigants (termes soulignés par le tribunal):“1. CONTEXTE
1.01 Dans le cadre de la recherche biomédicale et comportementale, les chercheurs de [N] ont fait des inventions susceptibles d'être commercialisées.
1.02 Par la cession des droits des employés de [N] et d'autres inventeurs, le DHHS, au nom du gouvernement des États-Unis, détient les droits de propriété intellectuelle revendiqués dans toutes demandes de brevet ou tous brevets aux États-Unis et/ou à l’étranger correspondant aux inventions cédées. Le DHHS possède également tous les modes de réalisation tangibles de ces inventions effectivement mis en oeuvre par [N].
1.03 Le Secrétaire du DHHS a délégué à [N] le pouvoir de conclure le présent Accord pour la concession de licences de droits sur ces inventions.
1.04 [N] souhaite transférer ces inventions au secteur privé par le biais de licences de commercialisation afin de faciliter le développement commercial de produits et de procédés à des fins d'utilisation et d'utilité publiques.
1.05 Le Licencié souhaite acquérir des droits de commercialisation sur certaines de ces inventions afin de développer des procédés, des méthodes et/ou des produits commercialisables à des fins d'utilisation et d'utilité publiques.”

Il ressort du titre 42 § 202 et § 203 du code des États-Unis (U.S.C.) Ainsi que de l’organigramme du Department of Health and Human Services (“DHHS”) que le Public Health Service (« [N] ») fait partie du Department of Health and Human Services (“DHHS”). Il est administré par le Secrétaire Adjoint à la Santé (“Assistant Secretary for Health”) sous la supervision et la direction du Secrétaire (“Secretary”). Il comprend les instituts nationaux de santé (“National Institutes of Health ou NIH”), ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention (« CDC ») et la Food and Drug Administration (“FDA”).
Il résulte ainsi des termes de la licence que les droits sur les brevets concédés sont détenus, pour les États-Unis d’Amérique, par le DHHS, représenté par son secrétaire, lequel a délégué au [N] le pouvoir de conclure le contrat de licence. Il en résulte de même que le titulaire des brevets EP 344 et EP 667, à savoir les États-Unis d’Amérique pris en la personne du DHHS représenté par son secrétaire, est aussi le concédant de la licence octroyée à la société [O], la société [A] étant ainsi mal fondée à soutenir l’inverse.
Celà est corroboré par l’acte confirmatif de licence de brevet du 26 avril 2019 inscrit au registre national des brevets en ce qu’il désigne comme contractant, selon la traduction non contestée de l’acte “the Government of the United States of America représenté par son Secrétaire du Department of Health and Human Services (“DHHS”), à travers son Agent, le National Cancer Institure (“NCI”), un Institut du the National Institutes of Health (“NIH”), une agence du United States Public Health Service (“[N]”)” (pièces [O] n°B.1.3 et B.2.3).
La société [A] est ainsi mal fondée à soutenir que le concédant de la licence de la société [O] serait différent du titulaire des brevets concédés.
S’agissant du pouvoir du signataire de la licence en la personne du “Director, Division of Technology Development and Transfer, Office of Technology Transfer”, il est relevé que, le DHHS, en tant qu’agence fédérale, a le pouvoir de concéder des licences conformément à l’article 35 § 207 du code des États-Unis (USC), lequel prévoit (dans la traduction non contestée proposée par la société [O] et ses colitigants):"(a) Chaque agence fédérale est autorisée à : (…) (2) octroyer des licences non exclusives, exclusives ou partiellement exclusives sur des inventions appartenant à l'État fédéral, sans redevance ou moyennant des redevances ou d'autres contreparties, et selon les modalités et conditions, y compris l'octroi au titulaire de la licence du droit de faire valoir ses droits conformément aux dispositions du chapitre 29, jugées appropriées dans l'intérêt public.”

Il résulte également des pièces versées aux débats (notamment pièces USA n°3 et 3.1) que:- le 15 juillet 1988, les directeurs des agences du [N] ont reçu délégation du pouvoir du DHHS de concéder des licences visés à l'article 35 U.S.C § 207 (a) 2/ précité (pièces USA n°4 et 4.1), ce qui inclut le directeur du NIH qui est une agence du [N];
- par un avenant daté du 24 juillet 1991 et publié le 18 novembre 1991, cette délégation de pouvoir a été modifiée pour autoriser le directeur du NIH à déléguer son pouvoir d’octroyer des licences découlant de l'article 35 U.S.C § 207 (a) 2/ au directeur de l’Office of Technolgy Transfer (pièces USA n°5 et 5.1);
- le 24 décembre 1991, le directeur de l’Office of Technolgy Transfer a reçu pouvoir de redéléguer le pouvoir d’octroyer des licences découlant de l'article 35 U.S.C § 207 (a) 2/ (pièces USA n°7 et 7.1);
- le 3 avril 1998, le directeur de l’Office of Technolgy Transfer a délégué ledit pouvoir au directeur de la Division of Technology Development and Transfer de l’Office of Technology Transfer (pièces USA n°8 et 8.1). Cet acte repose sur la délégation de pouvoir produite en pièces 5 et 5.1 par les États-Unis d’Amérique sur laquelle se retrouvent les références citées dans l’acte du 3 avril 1998, de sorte que la société [A] est mal fondée à affirmer que la délégation de pouvoir du 18 novembre 1991 n’est pas produite. En outre, la délégation de pouvoir du 8 mars 1994 invoquée par la société [A] comme également non produite est étrangère au pouvoir de concéder des licences de brevet, de sorte que son défaut de production est indifférent à la question du pouvoir du signataire de la licence concédée à la société [O].

Il est ainsi établi par ces pièces, suffisantes à retracer la chaîne des délégations, contrairement à ce que soutient la société [A], que le signataire de la licence concédée à la société [O], le directeur de la Division of Technology Development and Transfer de l’Office of Technology Transfer, avait le pouvoir de contracter au nom des États-Unis d’Amérique.
Le moyen de la société [A], selon lequel ces délégations de pouvoir ne sont pas opposables au tiers faute de publication, est inopérant en ce qu’il ne repose sur aucun fondement juridique, la société [A] ne justifiant nullement ses allégations à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoit soulevées par la société [A] tirées du défaut de qualité à agir en raison de l’absence d’identité entre le titulaire des brevets litigieux et le concédant de la licence de brevet octroyée à la société [O] et du défaut de preuve du pouvoi